Recherchebericht und Sachprüfung

00:00:06: Willkommen zum IP Courses Podcast,

00:00:10: dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz.

00:00:16: Mein Name ist Lukas Fleischer.

00:00:17: Heute spreche ich mit Michael Stadler über den

00:00:20: Recherchenbericht und den Beginn der Prüfung.

00:00:23: Hallo Michael. Hallo Lukas.

00:00:25: Hier befinden wir uns in einer interessanten Phase des

00:00:27: Verfahrens.

00:00:28: Wir wissen jetzt zum ersten Mal Bescheid,

00:00:31: was das Europäische Patentamt an Stand der Technik

00:00:33: gefunden hat.

00:00:34: Jetzt müssen wir darauf reagieren.

00:00:36: Hier gibt es einige Dinge,

00:00:37: die man beachten muss und vieles was man falsch machen kann.

00:00:40: Das heißt, die Anmeldung ist eingereicht,

00:00:42: die Formalprüfung ist überstanden.

00:00:45: Was macht denn jetzt das Amt und wie geht es dann weiter?

00:00:48: Zunächst einmal wird das Europäische Patentamt einen

00:00:50: Recherchenbericht erstellen.

00:00:52: Dafür sucht der Prüfer nach dem Stand der Technik, der relevant

00:00:55: ist für die Anmeldung, also im Wesentlichen Dokumente.

00:00:58: Das Amt also der Prüfer,

00:01:00: recherchiert aber nicht nur nach Dokumenten,

00:01:02: sondern er gibt auch seine Einschätzung zur Patentierbarkeit

00:01:06: zum Besten.

00:01:07: Man nennt dieses Dokument das da erstellt wird,

00:01:10: auch den erweiterten europäischen Recherchenbericht.

00:01:13: Dieser wird dann dem Anmelder zugestellt und der Anmelder

00:01:16: kann sich entscheiden, ob er das Verfahren weiterführen will

00:01:19: oder nicht.

00:01:20: Wenn er weitermachen will,

00:01:21: muss er an dieser Stelle einen Prüfungsantrag stellen und

00:01:24: dafür eine Gebühr bezahlen und in der Regel muss er auch auf

00:01:28: diesen erweiterten europäischen Recherchenbericht inhaltlich

00:01:31: reagieren.

00:01:32: Es gibt also ein fest vorgeschriebenes Verfahren und eine

00:01:36: Reihenfolge an Verfahrensschritten.

00:01:38: Zuerst recherchiert das Patentamt,

00:01:41: dann bildet es sich eine vorläufige Meinung und gibt eine

00:01:44: schriftliche Stellungnahme dazu ab.

00:01:46: Und dann entscheidet der Anmelder wie bzw.

00:01:49: ob es weitergeht und muss dann den Prüfungsantrag stellen.

00:01:53: Wo finden sich denn die entsprechenden Regelungen für diese

00:01:57: Schritte im EPÜ?

00:01:58: Zum einen haben wir da das Verfahrensrecht, das regelt,

00:02:01: was das Amt tun muss.

00:02:03: In Artikel 92 EPÜ ist geregelt,

00:02:06: dass das Amt recherchiert und einen Recherchenbericht

00:02:09: erstellt.

00:02:10: Dann haben wir Artikel 94, der regelt,

00:02:13: wie die Prüfung der Anmeldung weitergeht.

00:02:16: In der Ausführungsordnung ist das dann noch etwas

00:02:18: detaillierter beschrieben.

00:02:20: Da haben wir die Regel 70,

00:02:22: die den Prüfungsantrag selbst betrifft,

00:02:25: Die Regel 70a die vorschreibt,

00:02:28: dass man auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht

00:02:30: antworten muss und schließlich Regel 71,

00:02:33: die dann das Prüfungsverfahren näher beschreibt.

00:02:37: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer das

00:02:40: materielle Recht im Hinterkopf behalten.

00:02:42: Wir müssen uns ja auch Gedanken machen,

00:02:44: ob wir ein Patent bekommen oder nicht.

00:02:46: Hier geht es dann wieder um Neuheit,

00:02:48: die wir in Artikel 54 finden,

00:02:50: die erfinderische Tätigkeit in Artikel 56,

00:02:53: aber auch das Änderungsrecht,

00:02:55: das in Artikel 123 Absatz 2 geregelt ist.

00:02:59: Gehen wir jetzt also davon aus,

00:03:00: wir haben eine Anmeldung für unseren Kaffeebecher

00:03:03: eingereicht.

00:03:04: Ich halte jetzt diesen erweiterten europäischen

00:03:07: Recherchenbericht in Händen,

00:03:08: der leider negativ ausgefallen ist und der Prüfer meint,

00:03:12: die Patentansprüche seien nicht neu.

00:03:14: Was muss ich denn jetzt tun,

00:03:16: damit das Verfahren weitergeht und wie kann ich reagieren?

00:03:18: Zunächst einmal ist es aus formalen Gründen wichtig,

00:03:22: Prüfungsantrag zu stellen.

00:03:23: Sonst geht das Verfahren einfach nicht weiter und die

00:03:26: Anmeldung geht unter.

00:03:28: Dafür habe ich grundsätzlich eine Frist von sechs Monaten.

00:03:32: Die Frist rechnet sich vom Tag der Veröffentlichung des

00:03:35: Recherchenberichts im europäischen Patentblatt.

00:03:38: Und wann wird dieser Recherchenbericht in der Regel

00:03:40: veröffentlicht?

00:03:41: Veröffentlicht wird der Recherchenbericht frühestens 18

00:03:44: Monate nach dem Anmelde oder Prioritätstag.

00:03:48: Wenn das Europäische Patentamt schnell recherchiert,

00:03:51: bekomme ich als Anmelder den Recherchenbericht schon früher.

00:03:55: Ich habe dann als Anmelder entsprechend Zeit,

00:03:58: mir zu überlegen,

00:03:59: ob ich das Verfahren fortsetzen möchte oder nicht.

00:04:03: Die Veröffentlichung des Recherchenberichts selbst die

00:04:06: passiert aber immer 18 Monate nach dem Anmeldetag.

00:04:09: Wenn die Recherche erst später fertiggestellt wird,

00:04:12: eben erst dann.

00:04:14: Und jetzt also einfach zahlen die Prüfungsgebühr und das

00:04:18: Verfahren geht weiter?

00:04:20: Nein so einfach ist es meistens nicht.

00:04:22: Der Anmelder muss sich in aller Regel auch inhaltlich mit

00:04:25: dem erweiterten europäischen Recherchenbericht

00:04:27: auseinandersetzen und schriftlich darauf reagieren.

00:04:30: Das findet sich in Regel 70a und ist auch in den

00:04:34: Prüfungsrichtlinien näher definiert.

00:04:36: Fassen wir also kurz zusammen.

00:04:38: Damit also das Verfahren nach der Recherche weitergeht,

00:04:41: muss man fristgerecht den Prüfungsantrag stellen und die

00:04:44: entsprechenden Gebühren einzahlen.

00:04:46: Das heißt innerhalb von sechs Monaten nach der

00:04:49: Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts im

00:04:51: europäischen Patentblatt.

00:04:53: Damit das Verfahren weiterläuft,

00:04:55: muss man in dieser Frist eine Prüfungsgebühr zahlen und in

00:04:58: der Regel auch inhaltlich auf den europäischen

00:05:00: Recherchenbericht reagieren.

00:05:02: Nun zum Inhalt.

00:05:03: Der Prüfer hat jetzt bei seiner Recherche einige Dokumente

00:05:06: gefunden, die er im europäischen Recherchenbericht zitiert

00:05:09: und die seiner Ansicht nach die Patentierung unseres

00:05:12: Kaffeebechers nicht zulassen.

00:05:15: Seiner Meinung nach nehmen sie den

00:05:18: Anmeldungsgegenstand neuheitsschädlich vorweg.

00:05:20: Der Mandant und Anmelder ist aber der Ansicht,

00:05:23: seine Erfindung ist neu und erfinderisch.

00:05:25: Kann es denn sein, dass sich der Prüfer bei seiner Beurteilung geirrt hat. Ja,

00:05:29: das ist sehr wohl möglich und eigentlich auch nicht

00:05:32: allzu selten.

00:05:33: Prüfer sind auch nur Menschen und haben nur einen begrenzten

00:05:36: Zeitrahmen, den sie der Recherche und Beurteilung einer

00:05:38: Anmeldung widmen können.

00:05:40: Bin ich als Anmelder der Meinung, dass der Prüfer sich irrt,

00:05:44: kann ich konfrontativ agieren und genau diesen Irrtum

00:05:47: ansprechen.

00:05:48: Ich kann dem Prüfer zum Beispiel zu verstehen geben,

00:05:51: dass in seinem Prüfungsbescheid etwas unrichtig ist.

00:05:53: Etwa, weil der Prüfer den Stand der Technik falsch versteht

00:05:56: und deswegen irrtümlich glaubt er fällt unter den

00:05:59: Patentanspruch.

00:06:00: Auch kann der Fall eintreten,

00:06:01: dass der Prüfer den Patentanspruch einfach nicht richtig

00:06:04: versteht.

00:06:05: Dabei kann man auch Klarstellungen,

00:06:07: also Änderungen im Patentanspruch selbst vornehmen,

00:06:10: damit man mit dem Prüfer eine gemeinsame Verständnisbasis

00:06:13: davon hat, was der Patentanspruch bedeutet.

00:06:16: Und auf diesem Verständnis kann man dann aufbauen,

00:06:19: um Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu argumentieren.

00:06:22: Das heißt,

00:06:23: das Ergebnis des Prüfungsverfahrens steht nicht schon mit

00:06:26: der Recherche und der Übermittlung des

00:06:28: Recherchenberichts fest.

00:06:29: Denn es kann durchaus passieren,

00:06:31: dass ein Prüfer einige Sachen vielleicht nicht richtig

00:06:34: versteht oder Dinge anders sieht als der Anmelder.

00:06:37: In der Beantwortung des europäischen Recherchenberichts kann

00:06:40: der Anmelder den Prüfer also auf falsche

00:06:43: Begriffsverständnisse aufmerksam machen und seine eigene

00:06:46: Ansicht in der Erwiderung darlegen.

00:06:48: Manchmal ist es auch sinnvoll,

00:06:49: den Prüfern noch einmal die Erfindung genau zu erklären und

00:06:52: aufzuzeigen,

00:06:53: warum denn dieser Gegenstand tatsächlich anders zu

00:06:55: interpretieren ist, als es der Prüfer getan hat.

00:06:57: Darauf kann man dann eine Argumentation für die Neuheit oder

00:07:00: die erfinderische Tätigkeit aufbauen.

00:07:03: Oft haben wir die Situation,

00:07:04: dass der Prüfer im Prüfungsbescheid oder im erweiterten

00:07:07: europäischen Recherchenbericht die Ansicht vertritt,

00:07:10: dass die Erfindung nicht neu ist.

00:07:12: Der Anmelder versteht jetzt nicht, warum der Prüfer denn das

00:07:16: so sieht und versucht ja Gründe oder gegebenenfalls Merkmale

00:07:19: zu identifizieren und erklärt dir jetzt,

00:07:22: warum denn seine Erfindung denn tatsächlich neu ist.

00:07:25: Ist das überhaupt möglich und kann man solche Merkmale oder

00:07:28: solche Gründe dann einfach im Verfahren vor dem Europäischen

00:07:31: Patentamt neu anführen?

00:07:34: Ja das ist grundsätzlich möglich.

00:07:37: Das eine ist es kann sein,

00:07:38: dass der Prüfer das betreffende Merkmal,

00:07:40: von dem unser Anmelder oder Erfinder hier spricht,

00:07:43: einfach übersehen hat oder ignoriert,

00:07:45: dass der Patentanspruch, so wie er dasteht,

00:07:48: tatsächlich neu ist.

00:07:51: Sich also der Anmelder zurecht über das Verhalten des

00:07:53: Prüfers beschwert.

00:07:55: Das heißt also wieder Konfrontation mit dem Prüfer?

00:07:59: Ja genau, das ist eben die eine Option.

00:08:02: Ganz generell ist es aber so,

00:08:04: dass der Prüfer seine Recherche ja immer nur auf die

00:08:07: Patentansprüche fokussiert.

00:08:10: Da primär auf den unabhängigen Patentanspruch.

00:08:13: Und so kann es vorkommen,

00:08:15: dass der Prüfer einen Gegenstand im Stand der Technik findet,

00:08:18: der ganz anders aussieht,

00:08:20: als sich der Erfinder seine Erfindung vorstellt.

00:08:23: Und das ist für den Erfinder oder den Anmelder

00:08:26: oft eigenartig.

00:08:27: Das schaut komisch aus,

00:08:29: dass man hier eine negative Feststellung bekommt,

00:08:31: obwohl der in der Anmeldung beschriebene Gegenstand ja neu

00:08:35: ist, ja anders aussieht als der Stand der Technik.

00:08:39: Es kann also sein,

00:08:40: dass das Amt und der Anmelder aneinander vorbei reden,

00:08:43: obwohl beide über dieselbe Anmeldung und dieselben

00:08:45: Patentansprüche sprechen?

00:08:48: Ja das kommt gar nicht so selten vor.

00:08:50: Der Prüfer hat eben immer den Patentanspruch im Auge und

00:08:53: will den beurteilen.

00:08:54: Und wenn das Merkmal, mit dem man hier argumentiert,

00:08:57: nicht oder noch nicht im Patentanspruch drinnen ist,

00:09:01: dann hat der Prüfer mit seiner Argumentation

00:09:03: grundsätzlich recht.

00:09:05: Wenn man andere Merkmale oder andere Kombinationen von

00:09:08: Merkmalen geprüft haben möchte,

00:09:09: dann muss man eben andere Patentansprüche vorlegen und das

00:09:13: kann man grundsätzlich im weiteren Verfahren auch machen.

00:09:16: Das heißt also, im Anmeldungsverfahren prüft das Amt bzw.

00:09:20: der Prüfer eigentlich nur die Patentansprüche bzw.

00:09:23: jene Merkmalskombinationen,

00:09:25: die in den Patentansprüchen enthalten sind.

00:09:27: Das muss nicht immer das sein,

00:09:29: was sich der Erfinder unter seiner Erfindung eigentlich

00:09:32: vorgestellt hat.

00:09:33: Möchte man jetzt als Anmelder oder als Erfinder,

00:09:36: dass ein bestimmtes Merkmal geprüft wird,

00:09:38: dann muss es auch im Patentanspruch stehen.

00:09:41: Jetzt stellt sich natürlich die Frage,

00:09:43: was für Merkmale man denn aufnehmen sollte, um

00:09:46: so einen Patentanspruch im Verfahren gegenüber dem

00:09:49: Stand der Technik abzugrenzen.

00:09:51: Aus einer rein rechtlichen Betrachtung heraus muss man sich

00:09:55: zunächst natürlich überlegen, was hat unsere Erfindung,

00:09:58: was der Stand der Technik nicht hat.

00:10:00: Und dieses Merkmal muss man in den eingereichten

00:10:02: Anmeldungsunterlagen finden,

00:10:04: denn neue Merkmale können an dieser Stelle nicht mehr

00:10:06: eingefügt werden.

00:10:08: Mit einem solchen Merkmal,

00:10:10: das der Stand der Technik nicht zeigt,

00:10:12: kann man jetzt Neuheit herstellen.

00:10:14: Und wenn das Merkmal im Idealfall auch noch einen

00:10:16: unerwarteten technischen Nutzen mit sich bringt,

00:10:19: dann vielleicht sogar erfinderische Tätigkeit.

00:10:22: In unserem Beispiel des Kaffeebechers könnte das etwa ein

00:10:25: besonderer Schaumstoff sein,

00:10:27: den man um den ursprünglichen Kaffeebecher herumwickelt.

00:10:31: Oft hat ja der Anmelder ein besonderes Merkmal

00:10:34: identifiziert,

00:10:35: auf das er sehr stolz ist und von dem er meint,

00:10:38: dass es seine Erfindung ausmacht.

00:10:40: Sollten wir nicht dieses Merkmal annehmen,

00:10:42: um uns abzugrenzen?

00:10:43: Grundsätzlich macht es schon Sinn, die Merkmale zu nehmen,

00:10:45: die dem Anmelder wichtig sind.

00:10:48: Also worauf er denn stolz ist.

00:10:50: Und gerade bei der europäischen Eignungsprüfung hält uns der

00:10:53: Anmelder das ja auch immer genau mit,

00:10:56: welcher Schutz ihm wichtig ist.

00:10:57: Aber ist das auch immer wirtschaftlich sinnvoll,

00:11:00: dieses Merkmal zu nehmen?

00:11:02: Im Idealfall deckt mein Patentanspruch zunächst mein

00:11:05: eigenes Produkt ab.

00:11:07: Das heißt, ich beschränke mich nicht auf irgendein Merkmal,

00:11:09: das möglicherweise in meinem Produkt gar nicht vorkommt,

00:11:12: gar nicht verwirklicht ist.

00:11:14: Ein zweites Kriterium ist es jetzt,

00:11:16: dass das Merkmal nicht einfach umgehbar ist.

00:11:19: Zum Beispiel, weil es so speziell ist,

00:11:21: dass jeder potenzielle Konkurrent sofort zehn Möglichkeiten

00:11:24: finden wird, dieses Merkmal nicht zu implementieren,

00:11:28: dieses Merkmal eben zu umgehen.

00:11:30: Wenn ich also jetzt meinen Anspruch gegenüber dem

00:11:33: Stand der Technik abgrenzen will,

00:11:34: dann bringt mich das in eine schwierige Position.

00:11:37: Denn einmal muss ich in meinen ursprünglich eingereichtenen

00:11:39: Unterlagen ein Merkmal finden,

00:11:40: das zumindest die Neuheit erstellt und andererseits darf ich

00:11:44: mich nicht unnötig beschränken.

00:11:47: Der Anmelder steht dabei aber in einem gewissen Konflikt,

00:11:50: denn er möchte einerseits einen breitestmöglichen Schutz

00:11:52: haben, um Umgehungen so schwierig wie möglich zu machen,

00:11:55: aber andererseits muss dieses neue Merkmal auch die Neuheit

00:11:58: herstellen und stellt somit jedenfalls eine gewisse

00:12:02: Einschränkung oder Präzisierung dar.

00:12:04: Jetzt haben wir die Erwiderung auf den erweiterten

00:12:07: europäischen Recherchenbericht eingereicht und den

00:12:09: Prüfantrag gestellt.

00:12:10: Wie geht denn das Verfahren jetzt weiter?

00:12:13: Nach der Stellung des Prüfungsantrags und unserer Reaktion

00:12:16: auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht muss

00:12:19: jetzt das Patentamt reagieren und das kann schon einmal ein

00:12:22: paar Monate dauern.

00:12:24: Wir müssen schauen, ob das europäische Patentamt mit unseren

00:12:26: Merkmalen, Argumenten und Änderungen zufrieden ist.

00:12:29: Wenn das Patentamt findet,

00:12:31: so wie wir unsere Anmeldung jetzt geändert haben und

00:12:33: so wie wir unsere Argumente jetzt vorgebracht haben,

00:12:37: ist eine Erteilung des Patents möglich,

00:12:39: dann kann das Verfahren fortgesetzt werden und das Amt wird

00:12:42: eine Mitteilung nach Regel 71 Abs 3 herausgeben,

00:12:45: das heißt eine Mitteilung in der die Erteilung eines Patents

00:12:49: in Aussicht gestellt wird.

00:12:51: Jetzt wäre das natürlich der best case,

00:12:53: dass wir das Patentamt sofort überzeugen können,

00:12:56: was passiert aber, wenn das Amt uns noch immer nicht glaubt

00:12:59: und mit unserer Argumentation oder mit unseren Änderungen

00:13:02: noch nicht zufrieden ist.

00:13:04: Wenn es für das Amt noch irgendeinen Grund gibt,

00:13:06: das Patent nicht zu erteilen,

00:13:08: dann wird eine Mitteilung nach Artikel 94 herausgeben und

00:13:11: das Prüfungsverfahren läuft eben weiter.

00:13:14: Und diese Diskussion mit dem Patentamt die kann

00:13:16: grundsätzlich auch mehrmals hin und her gehen.

00:13:19: Wenn man sich da nicht einigen kann und der Anmelder das

00:13:21: will, muss das Amt theoretisch auch mündlich verhandeln.

00:13:25: Ist das Amt aber am Ende immer noch der Meinung,

00:13:28: dass die Anmeldung aus welchen Gründen auch immer nicht

00:13:30: patentierbar ist,

00:13:31: dann wird die Anmeldung im schlimmsten Fall zurückweisen.

00:13:34: Ist das Amt notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind,

00:13:38: führt das Verfahren in Richtung Erteilung fort und gibt eine

00:13:41: Mitteilung über die Erteilungsabsicht heraus.

00:13:44: Ist das Amt mit den Anmeldungsunterlagen noch immer nicht

00:13:47: zufrieden, gibt es eine weitere Mitteilung heraus und

00:13:51: fordert den Anmelder zur Stellungnahme auf.

00:13:53: Kann man das Patentamt nicht von der Patentierbarkeit

00:13:56: überzeugen,

00:13:57: dann wird die Anmeldung im schlimmsten Fall zurückgewiesen.

00:14:01: Davor hat der Anmelder aber noch immer das Recht auf eine

00:14:04: mündliche Verhandlung.

00:14:05: Passen wir also einmal noch kurz zusammen.

00:14:08: Damit das Verfahren nach der Recherche und nach der

00:14:11: Herausgabe des erweiterten europäischen Recherchenberichts

00:14:13: fortgesetzt wird,

00:14:15: muss der Anmelder einen Prüfungsantrag stellen,

00:14:17: die Prüfungsgebühr zahlen und gegebenenfalls inhaltlich auf

00:14:20: den erweiterten europäischen Recherchenbericht reagieren.

00:14:23: Wenn der erweiterte europäische Recherchenbericht negativ

00:14:26: war, kann man entweder argumentieren,

00:14:29: dass der Prüfer sich irrt und die Erfindung eigentlich

00:14:31: patentierbar ist,

00:14:32: oder der Anmelder kann ein neues Schutzbegehren verfolgen

00:14:36: und seine Patentansprüche ändern und eine neue Argumentation

00:14:38: aufbauen.

00:14:40: Dabei sollte man Merkmale wählen,

00:14:42: die einerseits die Neuheit herstellen und andererseits nicht

00:14:46: allzu leicht zu umgehen sind.

00:14:49: Beim Hinzufügen von neuen Merkmalen kommen jedoch nur solche

00:14:54: in Frage,

00:14:55: die auch in der ursprünglich eingereichten Anmeldung

00:14:57: enthalten waren.

00:14:59: Im Prüfungsverfahren entscheidet sich dann durch die

00:15:02: Diskussion mit dem Patentamt,

00:15:04: ob und in welcher Form ein Patentanspruch für gewährbar

00:15:08: erachtet wird.

00:15:09: Hierfür kann der Anmelder entweder versuchen,

00:15:12: das Patentamt zunächst schriftlich oder im Rahmen einer

00:15:16: möglichen Verhandlung von der Patentierbarkeit seiner

00:15:18: Erfindung zu überzeugen.

00:15:20: Hat er Erfolg,

00:15:21: dann wird das Patent erteilt und eine Mitteilung über die

00:15:24: Erteilungsabsicht wird herausgegeben.

00:15:26: Wenn dies nicht gelingt,

00:15:27: dann wird die Anmeldung im schlimmsten Fall zurückgewiesen.

00:15:31: Das war eine Folge zum Thema Recherchenbericht und

00:15:33: Sachprüfung.

00:15:34: Vielen Dank Michael und vielen Dank für Ihr Interesse.

00:15:42: Das war ein IP Courses Podcast.

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