T 779/23 - Filterelement (Verspätung / Offenbarungsüberschreitung)

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00:00:12: Mein Name ist Michael Stadler und heute werde ich gemeinsam mit Lukas Fleischer die Entscheidung

00:00:20: T779/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ansehen.

00:00:26: Hallo Lukas.

00:00:27: Hallo Michael.

00:00:28: Wie bei jeder Folge schauen wir uns ganz zu Beginn die Erfindung an, die zu dem Fall geführt

00:00:34: hat.

00:00:35: Kannst du uns kurz erklären, wofür die Erfindung gut ist und worum es dabei geht?

00:00:39: Die Erfindung betrifft ein Filter-Element mit einem Filter-Medium-Paket, das eine Polymerbeschichtung

00:00:46: auf der Außenseite oben hat.

00:00:48: So ein Filter-Element kann man sich ungefähr vorstellen wie ein Luftfilter für Autos,

00:00:54: ein Medienpaket, wo dann Luft durchgeht und gefiltert wird.

00:00:58: Und der Witz der Erfindung soll der sein, dass diese Polymerbeschichtung eben nicht in

00:01:04: einem Guss- oder Formverfahren hergestellt wird, sondern dass diese Polymerbeschichtung

00:01:09: in einem anderen Verfahren aufgebracht wird und das soll die Beschädigung beim Einbau

00:01:14: verhindern und gut haften und dichten und beispielsweise kann eben diese Polymerbeschichtung

00:01:19: aufgesprayt werden.

00:01:20: Was hat denn nun unser Anmelder gemacht, um für diese Erfindung Patentschutz zu bekommen?

00:01:26: Ja, die Erfindung kommt ursprünglich aus einer US-Anmeldung und ist über eine nationale

00:01:33: PCT-Phase dann nach Europa von europäischem Patent an gekommen und hat natürlich eine

00:01:40: Reihe von US-spezifischen Problemen, die dann später auch noch einmal relevant werden.

00:01:46: Was hat der Vertreter gemacht?

00:01:48: Er hat bei der Einleitung der europäischen Phase die Ansprüche geändert, die Anspruchszahl

00:01:53: reduziert und die Rückbezüge versucht zu reparieren und ein paar Ansprüche umformuliert.

00:01:59: Das Erteilungsverfahren war dann relativ problemlos und der europäische Recherchenbericht hat keine

00:02:06: neuen Dokumente geliefert.

00:02:08: Es wurden dann zusätzlich noch freiwillige Merkmale aufgenommen und freiwillige Änderungen

00:02:12: gemacht und das Patent wurde dann eigentlich relativ rasch erteilt.

00:02:15: Du hast ja auch erwähnt, dass in dem Verfahren Änderungen stattgefunden haben.

00:02:20: Was wurde denn im Verfahren geändert, was dann später noch relevant wurde?

00:02:24: Relevant ist nämlich die Änderung bei einem abhängigen Anspruch, die hier eingeführt worden

00:02:30: ist und zwar die Änderung des Anspruchs 7.

00:02:32: Anspruch 7, des Streitpatents, bezieht sich auf eine spezielle Ausführung der Polymerbeschichtung

00:02:39: und zwar sagt sie, dass die Polymerbeschichtung ein Polyharnstoffmaterial umfasst, also ein

00:02:45: Polyurea-Material.

00:02:46: Und das war ursprünglich so nicht in der PCT-Anmeldung offenbart, denn dieser Anspruch war eigentlich

00:02:53: abhängig von dem Anspruch 6 der definiert, dass die Polymerbeschichtung aus zumindest zwei

00:02:59: Lagen gebildet ist und hat ursprünglich gelautet, dass zumindest eine von diesen beiden Lagen

00:03:05: aus dem Polyharnstoffmaterial besteht.

00:03:08: Und das ist jetzt breiter.

00:03:11: Jetzt ist es eben von der abschließenden Aufzählung, es gibt zwei Schichten und eine

00:03:16: Schicht davon besteht aus diesem Polyharnstoffmaterial, ist es umgeändert worden, dass die gesamte

00:03:22: Schicht ohne auf die Lagen einzugehen dieses Polyharnstoffmaterial umfassen kann.

00:03:27: Okay, also es wurde in einem abhängigen Anspruch eine Änderung vorgenommen, bisher klingt

00:03:32: es aber trotz dieser Änderung, wird relativ normaler, gewöhnlicher Fall, wie er vom Europäischen

00:03:37: Patentamt hundertfach vorkommt, damit er für uns relevant ist, gehe ich mal davon aus,

00:03:43: dass auch Einspruch eingelegt wurde, weil sonst wäre er ja hier zu Ende unserer Fall.

00:03:47: Völlig richtig, also wenn die Prüfungsabteilung Probleme nicht erkennt, ein Einsprechender

00:03:53: erkennt sie meistens und in diesem Fall war es genauso, also es wurde Einspruch eingelegt

00:03:57: und zwar basierend auf Artikel 123 (2) EPÜ, also dieses Problem mit Anspruch 7 wurde thematisiert,

00:04:05: es wurde aber auch mangelnde Ausführbarkeit und mangelnde erfinderische Tätigkeit und mangelnde

00:04:09: Neuheit vorgebracht.

00:04:10: Wird denn unser Patentinhaber dann reagiert?

00:04:13: Ja, wie ein guter Patentinhaber so reagiert, er hat versucht im Hauptantrag zuerst einmal

00:04:20: die erteilten Ansprüche zu verteidigen.

00:04:21: Dann hat er noch neun Hilfsanträge eingereicht und versucht verschiedene Aspekte der Erfindung

00:04:28: abzudecken und mit neuen Argumentationslinien dann auf die erfindlichen Tätigkeits Einwände

00:04:32: zu reagieren.

00:04:33: Das hat auch gut funktioniert, denn die Einspruchshabteilung ist dem Patentinhaber gefolgt, das

00:04:38: Patent wurde vollumfänglich aufrechterhalten und der Einspruch zurückgewiesen.

00:04:42: Das heißt in der ersten Instanz ist das Verfahren so ausgegangen, dass der Patentinhaber recht

00:04:48: bekommen hat und dass das Patent nach der Auffassung der Einspruchshabteilung, wie es

00:04:52: erteilt war, so in Ordnung ist.

00:04:54: Ich nehme an, das hat jetzt unserem Einsprechenden nicht gepasst.

00:04:58: Ganz richtig, der Einsprechende ist als Beschwerdeführer in die Beschwerde gegangen und hat

00:05:04: eben jetzt versucht, die Beschwerderkammer davon zu überzeugen, dass die Einspruchshabteilung

00:05:09: falsch gelegen ist und das Patent eigentlich widerrufen oder zumindest teilweise widerrufen

00:05:13: hätte werden müssen.

00:05:14: Die Argumentation zentriert sich auf zwei Punkte im Beschwerdevorbringen und zwar einmal

00:05:22: eben auf dieses Problem mit Anspruch 7, mit der Zwischenverallgemeinerung oder mit der

00:05:26: unzulässigen Änderung.

00:05:27: Hier eben hauptsächlich darauf, dass der Beschwerdeführer sagt, dass diese abschließende

00:05:35: Formulierung die ursprünglich drin gewesen ist, also dass diese zweite Schicht, die zweite

00:05:38: Lage aus dem Polyharnstoff besteht, dass nur das offenbart gewesen wäre und es keine

00:05:44: Stützung dafür gibt, dass dieser Polyharnstoff umfasst sein muss.

00:05:47: Die zweite Linie des Angriffs ist ein Angriff auf erfinderischer Tätigkeit, wo er auch versucht,

00:05:53: die Entscheidung der Einspruchshabteilung umzudrehen.

00:05:56: Jetzt haben wir uns angesehen, was der Einsprechende des Beschwerdeführer vorbringt, für den ist

00:06:01: es völlig klar, der hat den ersten Instanz verloren, der muss irgendwie widerlegen,

00:06:05: was die Einspruchsabteilung so entschieden hat.

00:06:07: Ein bisschen eigenartig stellt sich ja die Situation für unseren Patentinhaber dar,

00:06:12: der hat er gewonnen in den ersten Instanz.

00:06:14: Was soll der eigentlich tun, vor allem dann, wenn die Argumente des Einsprechenden jetzt

00:06:19: vielleicht doch plausibel wirken?

00:06:21: Der Patentinhaber ist eigentlich immer dann in einer schwierigen Situation, wenn er in

00:06:27: der ersten Instanz recht bekommt oder wenn eine vorläufige Meinung positiv ist, weil man

00:06:32: sich dann schwer tut, zu reagieren.

00:06:34: Denn wenn ich jetzt Hilfsanträge aufbaue und versuche, in selbst erkannte Schwachpunkte

00:06:41: auszuräumen, dann mache ich irgendwie eine Flanke auf und zeige der Gegenseite und dem

00:06:45: Einsprechenden, wo ich Schwächen in meinem Patent sehe.

00:06:48: Also, wenn man schon die Einspruchsabteilung überzeugt hat, dann versucht man vielleicht

00:06:53: bei seinen Argumenten zu bleiben und vor allem, wenn sozusagen die Argumente eigentlich nur

00:06:58: aus dem Einspruchsverfahren reiteriert worden sind, dann hat man auch jetzt keine große Veranlassung

00:07:03: jetzt noch was Neues dagegen zu argumentieren, weil man hat es ja schon einmal geschafft,

00:07:07: eine Abteilung davon zu überzeugen, dass es stimmt.

00:07:09: Bringt man denn in so einer Situation Hilfsanträge?

00:07:12: Vielleicht, die die schon im ersten Instanzlichen Verfahren vorgebracht wurden?

00:07:16: Ja, der richtige Zeitpunkt, um Hilfsanträge einzubringen, ist aufgrund des relativ strikten

00:07:22: Verspätungsregimes vor dem Europäischen Patentamt, der eigentlich der gemeinsam mit der Beschwerdeerwiderung.

00:07:28: Dort habe ich quasi die letzte Chance, Sachen hineinzubringen und selbst da gibt es ja schon

00:07:35: die Möglichkeit der Beschwerderkammer zu sagen, dass es verspätet, weil sie in der ersten

00:07:38: Instanz vorgebracht werden hätte müssen.

00:07:40: In diesem Fall hat er eben seine neuen Hilfsanträge aus der ersten Instanz mitgenommen und auch

00:07:47: weiter substanziert, hat also quasi nichts Neues eingefügt, weil ja auch die Argumente

00:07:51: vom Einsprechenden und Beschwerdeführer nicht substanziell geändert worden sind gegenüber

00:07:57: der ersten Instanz.

00:07:58: Aber diese Änderungsthematik mit dem Anspruch 7, die ist in allen vorliegenden Hilfsanträgen

00:08:07: weiterhin da.

00:08:08: Genau, das war ein Problem, das hat sich durchgezogen, bzw. da war auch der Patentinhaber der Meinung,

00:08:15: wenn er die Einspruchsabteilung davon überzeugt hat, dass es eine Stützung in der Beschreibung

00:08:19: gibt dafür, dann wird das ja wohl die Beschwerderkammer auch so sehen.

00:08:22: Ja, Einspruchsabteilung hat er überzeugt, wie hat es die Kammer jetzt gesehen?

00:08:27: Wie man es wahrscheinlich schon erwartet hat, sieht die Kammer das anders.

00:08:33: Das deckt sich auch mit der Statistik der Beschwerdekammer, denn die Wahrscheinlichkeit,

00:08:40: dass die Beschwerdekammer der Einspruchsabteilung folgt und dass nichts Neues kommt, ist nicht

00:08:46: besonders hoch, vor allem wenn es darum geht, dass ein Patent ohne Änderung aufrechterhalten

00:08:52: wird.

00:08:53: Jetzt war so, dass in der vorläufigen Meinung die Beschwerdekammer hier das Art 123 Problem erkannt

00:09:01: hat, aber anders gesehen hat als alle anderen davor.

00:09:05: Denn sie war jetzt der Meinung, es gibt zwar eine Stützung in der Beschreibung für Polyharnstoff

00:09:11: als Stoff und es wäre vielleicht auch okay, dass das umfasst ist und nicht daraus besteht.

00:09:18: Aber der Anspruch definiert, dass die Polymerbeschichtung ein Polyharnstoffmaterial umfasst und ein Polyharnstoffmaterial

00:09:28: ist etwas, was weiter ist als der Stoff Polyharnstoff selber.

00:09:32: Und damit liegt eine Zwischenverallgemeinerung vor und der Anspruch kann so nicht bleiben.

00:09:38: Aber netterweise haben sie zur erfinderischen Tätigkeit

00:09:39: trotzdem was gesagt, obwohl die Zwischenverallgemeinerung erkannt worden ist.

00:09:43: Was ist denn jetzt eigentlich dieser Unterschied zwischen diesem Polyharnstoff und dem Polyharnstoffmaterial?

00:09:49: Hat sich die Kammer da etwas überlegt?

00:09:52: Ja, ich glaube, der Unterschied ist sehr subtil.

00:09:58: Aber der Knackpunkt ist der, dass eben ein Polyharnstoffmaterial mehr umfassen kann,

00:10:07: nämlich ein jedes Material, das auch Polyharnstoff umfasst.

00:10:13: Also es ist mehr als nur Polyharnstoff der Stoff selber und damit ist es nicht gestützt durch die Beschreibung

00:10:21: und auch nicht durch die ursprünglichen Ansprüche, weil Polyharnstoffmaterial war ja nur im Zusammenhang

00:10:26: mit den beiden Lagen und das eine Lage daraus besteht offenbar.

00:10:30: Also die breite Offenbarung für das Polyharnstoffmaterial, die gab es in den Ansprüchen,

00:10:36: aber eben mit einer abschließenden Formulierung und eine offene Formulierung,

00:10:41: wäre nur für Polyharnstoff den Stoff da gewesen.

00:10:45: Das bedeutet also, im Ergebnis haben wir ein Problem mit dem abhängigen Patentanspruch 7,

00:10:52: weil der auf eine Art Zwischenverallgemeinerung beruht, die so nicht ursprungsoffenbart war.

00:10:58: Wie schaut es denn jetzt mit der erfinderischen Tätigkeit aus?

00:11:02: Auch die erfinderische Tätigkeit sieht die Kammer anders als die Einspruchshabteilung

00:11:07: und ist der Meinung, dass das nicht erfinderisch ist und zwar mit der technischen Aufgabe,

00:11:13: dass es sich um das bereitstehende Alternative erhandelt und das wäre vom nächstliegenden Stand der Technik offensichtlich.

00:11:19: Es werden auch die Hilfsanträge, die im Verfahren sind, diskutiert.

00:11:24: Hier wird zu Hilfsantrag 4, also das ist ein Hilfsantrag, der versucht zu sagen, dass diese neuen Merkmale zu einer besseren Dichtigkeit

00:11:33: dieses Filter-Elements führen, dass die Argumentation der Patentinhaberin hier nicht schlüssig ist,

00:11:40: weil die technische Aufgabe der besseren Dichtigkeit nicht allein durch die Merkmale gelöst wird die im Anspruch sind.

00:11:46: Und damit ist auch das nur eine Alternative und die Alternative ist naheliegend,

00:11:50: weil eben diese konkretere Aufgabe nicht durch die Merkmale gestützt ist, die im Anspruch stehen.

00:11:55: Die Argumente, die du uns jetzt vorgetragen hast, die stammen ja alle aus der vorläufigen Meinung der Beschwerdekammer.

00:12:03: Die wurde also jetzt unseren Parteien zugestellt.

00:12:07: Ich gehe davon aus und sei entsprechend, da hat sich erstmals in dem Verfahren gefreut,

00:12:11: dass die Beschwerdekammer dem jetzt zumindest so teilweise erfolgt bzw. so, dass im Moment es aussieht.

00:12:18: Es wäre ja nichts im Verfahren, was irgendwie aufrechterhalten werden kann.

00:12:23: Wie reagierst du denn jetzt als Patentinhaber, wenn das so was passiert?

00:12:27: Ja, ich glaube, der Patentinhaber hat in diesem Fall vieles richtig gemacht.

00:12:32: Er hat relativ rasch reagiert und einen Schriftsatz und neue Hilfsanträge eingebracht.

00:12:37: Zuerst einmal hat er aus diesen neuen Hilfsanträgen den Anspruch 7 gestrichen,

00:12:42: also dem Anspruch, wo jetzt die Beschwerdekammer ein Problem mit der Offenbarungsüberschreitung gesehen hat

00:12:49: und auf der anderen Seite hat er auch versucht, eben dieses erfinderische Tätigkeits-Problem anzugehen

00:12:54: und hat ihm im Hilfsantrag neue Merkmale aufgenommen, um eben dieses Problem der Dichtigkeit neu zu definieren

00:13:02: und Merkmale drin zu haben, die ihm in seine Aufgabe, die speziellere Aufgabe rechtfertigen.

00:13:07: Das klingt jetzt von einem materiell rechtlichen Standpunkt her richtig.

00:13:11: Rein verfahrensrechtlich ist das zu dem Zeitpunkt im Verfahren nicht eigentlich schon viel zu spät?

00:13:18: Ja, es ist viel zu spät und man muss sagen, in dem Fall hat der Patentinhaber tatsächlich Glück gehabt.

00:13:26: Denke ich, dass die Beschwerdekammer da sehr gnädig war.

00:13:30: Denn eigentlich sind wir jetzt in der letzten Konvergenzphase des Verfahrens,

00:13:35: wo eigentlich außergewöhnliche Umstände vorliegen müssen, dass so eine Änderung überhaupt noch ins Verfahren eingeführt wird.

00:13:42: Weil eigentlich kann die Beschwerdekammer einfach pro forma sagen, das ist jetzt zu spät, ich schaue es mir gar nicht an.

00:13:49: Hier hat der Patentinhaber, glaube ich, auch das insofern richtig gemacht, als dass er sehr umfangreich argumentiert hat,

00:13:56: warum das jetzt außergewöhnliche Umstände sind, nämlich dass diese Argumentationslinie,

00:14:01: die die Beschwerdekammer in ihrer vorläufigen Meinung vorgebracht hat, jetzt für ihn komplett neu war und noch nie so vorgebracht worden ist im Verfahren.

00:14:08: Und dann hat er auch noch dargelegt, dass es halt sehr offensichtlich ist, warum seine neuen Hilfsanträge diese Probleme ausräumen.

00:14:17: Beim Streichen des Anspruchs 7, das glaube ich, braucht man nicht darüber diskutieren.

00:14:20: Das ist eindeutig, wenn der Anspruch nicht mehr da ist mit der Zwischenverallgemeinerung, dann ist das Problem auch nicht da.

00:14:26: Aber auch im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit hat er eben dieses Argument vorgebracht.

00:14:31: Wird das jetzt die Kammer gesehen?

00:14:34: Ja, die Kammer hat dann in der mündlichen Verhandlung eben sehr umfangreich diese Verspätungsthematik diskutiert

00:14:42: und ist dann im Endeffekt wohl zum Schluss gekommen, dass die Argumente der Patentinhaberin gut genug sind,

00:14:49: um diese außergewöhnlichen Gründe recht zu fertigen, eine Änderung so spät im Verfahren zuzulassen.

00:14:54: Interessant in dem Zusammenhang ist, dass der Hilfsantrag, der tatsächlich gewährt worden ist,

00:14:59: dann erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde, weil mit den davor mit dem Schriftsatz eingereichten Hilfsanträgen noch ein Formalfehler drinnen war.

00:15:08: Und die Kammer hat sogar zugelassen, dass der offensichtliche Formalfehler dann noch während der mündlichen Verhandlung ausgeräumt werden hat dürfen.

00:15:15: Das heißt aber in unserer Situation hat der Patentinhaber doch immer gleich bei erster Gelegenheit auf Probleme reagiert, wie sie im Verfahren aufgetreten sind.

00:15:25: Das heißt, das hat er richtig gemacht und im Beschwerdeverfahren da zu zuwarten, wäre wahrscheinlich tödlich gewesen fürs Patent.

00:15:33: Völlig richtig. Und sein großes Glück war eben, dass die Beschwerdekammer die Probleme ein bisschen anders gesehen hat als die Beschwerdeführerin,

00:15:43: weil wenn die Beschwerdekammer jetzt der Argumentation der Beschwerdeführerin gefolgt wäre, dann hätte es diese außergewöhnlichen Umstände nicht gegeben.

00:15:50: Sozusagen das Glück des Patentinhabers war hier, dass die Kammer sich ein eigenes Bild gebildet hat und das war leicht unterschiedlich von dem, was die Beschwerdeführerin vorgebracht hat.

00:16:00: Und damit ist es erst zu dieser Situation gekommen, dass man gesagt hat, das war jetzt zum ersten Mal, dass diese Argumentation in der vorläufigen Meinung aufgetreten ist.

00:16:07: Hätte sie einfach gesagt, es ist so wie der Beschwerdeführer das sieht, dann hätte es wahrscheinlich nicht geklappt, in dem späten Verfahrenszeitpunkt noch neue Hilfsanträge hineinzubekommen,

00:16:16: weil dann wäre dieses Problem ja ursprünglich offensichtlich gewesen.

00:16:20: Und so wie diese Beschwerdekammer das sieht, was ich grundsätzlich sehr gut finde, weil es irgendwie nachvollziehbar ist, so sehen das nicht alle Beschwerdekammern.

00:16:29: Es gibt da durchaus unterschiedliche Rechtsprechungslinien, die das sehr streng sehen, auch was allein das Streichen von Ansprüchen angeht.

00:16:37: Also manche Beschwerdekammer sind so streng, die sagen nicht einmal, wenn ich einen abhängigen Anspruch streiche, dass das in einem späten Verfahrensstadium zulässig ist.

00:16:44: Unser Patentinhaber hat also vor dieser Kammer Glück gehabt, er hat aber gleichzeitig auch sehr schnell und sinnvoll reagiert, so dass er hier sein Patent hat retten können.

00:16:56: Im Endeffekt konnte das Patent also mit den Änderungen aufrecht erhalten werden, die der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung letztendlich vorgeschlagen hat.

00:17:06: Vielleicht kannst du uns noch mal die wichtigsten Punkte aus dieser Entscheidung zusammenfassen.

00:17:11: Ein Punkt ist sicher, dass man als Patentinhaber sehr vorsichtig sein muss mit seinem Vorgehen und sehr vorausschauend.

00:17:18: Und dass es teilweise schwierig ist, die richtige Vorgehensweise zu finden, wenn die Einspruchsabteilung für einen entschieden hat, weil man dann wenig Angriffspunkte hat für seine Argumentationslinien und seine Verteidigung.

00:17:32: Und sich immer die Frage stellt, möchte ich jetzt überhaupt neue Hilfsanträge einbringen im Beschwerdeverfahren, wenn sich das Vorbringen des Beschwerdeführers eigentlich gegenüber dem Einspruchverfahren nicht wirklich geändert hat.

00:17:45: Ein offensichtliches Problem, das eigentlich in fast jedem Verfahren auftritt, ist, dass Artikel 123 EPÜ sehr streng ausgelegt wird, grundsätzlich schon von den Einspruchsabteilungen.

00:17:55: Aber die Beschwerde kann man sich das meistens immer noch einen Zacken strenger.

00:17:59: Das heißt, im Beschwerdeverfahren sind solche Sachen immer sehr, sehr kritisch.

00:18:05: In diesem Fall hat der Patentinhaber insofern Glück gehabt, dass dieses Art 123 Problem nur in einem abhängigen Anspruch vorgelegen ist

00:18:12: und durch das Streichen des abhängigen Anspruchs einfach überwunden werden konnte.

00:18:16: Für den Patentinhaber ist es in so einem Verfahren insbesondere vor der Beschwerdekammer immer wichtig, rasch zu reagieren.

00:18:22: Denn wenn wie in diesem Fall die vorläufige Meinung der Beschwerdekammer neue Argumente oder neue Argumentationslinien enthält, die bis jetzt noch nicht im Verfahren diskutiert wurden,

00:18:32: dann ist es jetzt die letzte Chance darauf zu reagieren.

00:18:34: Und wenn man das sauber argumentiert, dass man hier überrascht worden ist und das außergewöhnliche Umstände vorliegen,

00:18:40: dann kann das wie in diesem Fall unter Umständen dazu führen, dass man auch in einem späten Verfahrensstadium Änderungen einreichen kann.

00:18:47: Das war eine Folge des IP-Courses Podcast.

00:18:50: Vielen Dank, Lukas, und vielen Dank für Ihr Interesse.

00:18:54: Das war ein IP-Courses Podcast.

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