G 1/03 - "Disclaimer" - Entscheidung

00:00:00: Willkommen zum IP-Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtschutz.

00:00:12: Mein Name ist Lukas Fleischer.

00:00:18: In der letzten Folge haben wir die Vorgeschichte der beiden Entscheidungen der Großen Beschwerderkammer

00:00:22: G1 und G2/03 aus dem Jahr 2004 besprochen, die unter dem Schlagwort "undisclosed Disclaimer"

00:00:28: bekannt geworden sind.

00:00:30: Heute sehen wir uns an, wie die Große Beschwerderkammer geantwortet hat.

00:00:34: Wir gewohnt kurz eine Zusammenfassung des Ausgangsfalls oder der Ausgangsfälle.

00:00:38: Im ersten Fall ging es um eine Erfindung zur Herstellung hitzerbeständiger metallisch

00:00:42: beschichteter Gläser oder Glasscheiben, die in Autos, Gebäuden oder Solarzellen verwendet

00:00:46: werden.

00:00:47: Gegen dieses Patent wurde Einspruch eingelegt und der Einspruch basierte auf mangelnde Neuheit,

00:00:51: da ein älteres Dokument einen ähnlichen Gegenstand beschrieb, der zwar alle Merkmal

00:00:56: des Anspruchs aufwies, aber nach Ansicht des Inhabers eigentlich auf einem komplett anderen

00:01:01: Gebiet lag als die beanspruchte Erfindung.

00:01:02: Der Patentinhaber versuchte sich im Einspruch aus dieser Situation zu retten, indem er

00:01:08: einen nicht ursprungsoffenbarten Disclaimer eingeführt hat.

00:01:11: Der zweite Fall drehte sich um einen HIV-Test, der durch einen ähnlichen Einspruch mit Disclaimern

00:01:18: beschränkt wurde, da hier ein älteres Recht vorlag, das neuheitsschädlich für den beanspruchten

00:01:23: Gegenstand war.

00:01:24: Auch in diesem Fall wurde der Einspruch basierend auf dem Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit

00:01:28: eingelegt und der Patentinhaber hat versucht sich mit einem Disclaimer, also dem Ausnehmen

00:01:33: von Merkmalen gegen über dem Stand der Technik abzugrenzen, aber diese Merkmale des Disclaimers

00:01:38: waren ursprünglich nicht in der Anmeldung offenbart.

00:01:40: Die Vorlagefragen, die der Großen Beschwerderkammer gestellt wurden, drehten sich nun um die grundsätzliche

00:01:46: Frage der Zulässigkeit solcher nicht ursprungsoffenbarter Disclaimer.

00:01:50: Besonders relevant war die Frage, ob ein Disclaimer dazu verwendet werden kann, Neuheit

00:01:55: gegenüber einer zufälligen Vorveröffentlichung zu schaffen und was genau als zufällig zu

00:01:59: definieren ist.

00:02:00: Eine andere Vorlagefrage beschäftigte sich mit der Zulässigkeit von Disclaimern, wenn es

00:02:05: um die Abgrenzung zu älteren Rechten geht.

00:02:08: Und schließlich wurde in der Vorlage auch die zulässige Reichweite des Disclaimers diskutiert.

00:02:13: Jetzt wird uns Michael Stadler die Entscheidung der Großen Beschwerderkammer vorstellen.

00:02:16: Hallo Michael.

00:02:17: Hallo Lukas.

00:02:18: Wie ist denn die große Beschwerderkammer jetzt den Fall angegangen?

00:02:21: Zunächst einmal und das ist bei der Großen Beschwerderkammer immer so ein Einstiegspunkt,

00:02:26: ist die Zulässigkeit zu diskutieren.

00:02:29: Und eine wesentliche Zulässigkeitsvoraussetzung hier ist, dass es eine gewisse Uneinigkeit

00:02:34: unter den Beschwerderkammern gibt über die Fragen, die gestellt wurden, in unserem Fall

00:02:39: die nicht ursprungsoffenbarten Disclaimer.

00:02:42: Es gab ja, das haben wir letztes Mal besprochen, eine eher großzügigere Linie, die in bestimmten

00:02:47: Fällen solche nicht ursprungsoffenbarten Disclaimer zuließ.

00:02:51: Im Gegensatz dazu, gab es auch eine Entscheidung oder eigentlich eine Rechtsprechungslinie,

00:02:57: die in einem nicht offenbarten Disclaimer überhaupt einen Verstoß gegen Artikel 123 Absatz 3 EPÜ

00:03:03: erblickt hatte und zwar unabhängig von den Umständen.

00:03:06: Das heißt also auch die Große Beschwerderkammer hat hier eine Divergenz festgestellt, die

00:03:11: ausreichend ist, um eine Vorlagefrage zu rechtfertigen.

00:03:14: Ja, daran bestand kein Zweifel.

00:03:16: Ein Aspekt, der von zahlreichen Inhaber-Vertretern in Amicus Curie  Briefs aufgebracht wurde,

00:03:22: war, dass in Disclaimer eine freiwillige Beschränkung darstellt, bei der der Anmelder  auf einen

00:03:27: Teil seines Anspruchs verzichtet.

00:03:28: Kann man das wirklich so sehen?

00:03:30: Ja, die Aussage findet sich zum Teil auch heute noch so.

00:03:34: Die Kammer hat aber ganz grundsätzlich damit aufgeräumt.

00:03:37: Ich meine, stell dir vor, ein Patentinhaber, der verzichtet ja nicht freiwillig auf seinen

00:03:42: Schutzbereich, obwohl dieser ihm rechtmäßig zusteht.

00:03:46: Das wäre grundsätzlich absurd und das dürften ja auch die Unternehmen gar nicht machen, dass

00:03:52: sie einfach freiwillig Schutzbereich oder Produktionsmöglichkeiten an die Konkurrenz

00:03:57: verschenken.

00:03:58: Als würde ein Unternehmen freiwillig gegenüber allen Konkurrenten einen Marktvorteil aufgeben.

00:04:05: Hinter einer Beschränkung des Patents und sei es auch nur minimal durch einen Disclaimer

00:04:09: steckt immer die Intention, die eigene Position sei es im Anmelde- oder Einspruchsverfahren oder

00:04:15: auch in einem Nichtigkeitsverfahren zu verbessern.

00:04:17: Ja, so würde ich das grundsätzlich auch sehen, dass ein Patentinhaber nie freiwillig auf

00:04:22: was verzichtet, was er eigentlich haben könnte.

00:04:25: Ein weiteres Argument ist, dass die Einschränkung mit Disclaimers keine technische Wirkung mit

00:04:30: sich bringt.

00:04:31: Wie schaut das denn da um mich aus?

00:04:32: Auch das hat die Kammer nicht akzeptiert.

00:04:35: Das geht zurück auf die Entscheidung G1/93, bei der es ja wesentlich darauf ankommt,

00:04:42: ob eine Beschränkung technische Wirkungen hat oder nicht.

00:04:46: Und insoweit hat die Kammer hier ihre Position zur G1/93 noch einmal klargestellt.

00:04:53: Jede Änderung eines Anspruchs bringt im Prinzip eine technische Wirkung mit sich, sonst hätte

00:04:58: sie ja keinen Sinn, wäre zum Beispiel also auch zur Neuheitsabgrenzung nicht geeignet.

00:05:04: Mit dem Disclaimer will man ja gerade etwas aus dem Patentanspruch eliminieren, dass da

00:05:10: nicht drinnen sein soll.

00:05:11: Und das ist natürlich eine technische Einschränkung, sonst ging ja das ja gerade nicht.

00:05:15: Da jetzt also klargestellt worden ist, dass die Einführung auch eines nicht offenbarten

00:05:20: Disclaimers kein freiwilliges Geschenk des Patentinhabers an die Allgemeinheit darstellt,

00:05:25: sondern das Patent retten soll, kann ich jetzt ein Patent von einem älteren Recht mittels

00:05:30: eines solchen nicht offenbarten Disclaimers abgrenzen.

00:05:32: Um die Frage zu beantworten, geht die Kammer jetzt einen Schritt zurück und fragt nach

00:05:38: dem Grund, der hinter dem Artikel 54 (3) EPÜ steht.

00:05:42: Zur Entstehungszeit gab es hier nämlich zwei unterschiedliche Ansätze, wie man mit älteren

00:05:48: Rechten umgehen kann.

00:05:49: Es gab einerseits den Whole-Contents-Aproach, bei dem die gesamte frühere Anmeldung als

00:05:54: Stand der Technik gilt und andererseits den Prior-Claim-Approach, der nur die Ansprüche

00:06:00: beider Anmeldungen miteinander vergleicht, um Doppelpatentierung zu vermeiden.

00:06:04: Warum hat man das so gemacht?

00:06:06: Weil ich meine, grundsätzlich Doppelpatentierung geht es ja um den Schutzbereich und nicht

00:06:10: um die Neuheit als Kriterium der Patentierbarkeit.

00:06:13: Die Entscheidung beruhte im Prinzip auf praktischen Gründen.

00:06:17: Bei der Anwendung des Prior-Claim-Approachs kommt es ja darauf an, was in dem Verfahren

00:06:22: der älteren Anmeldung im Endeffekt rausgekommen ist.

00:06:25: Das heißt, der Prior-Claim-Approach verzögert die Prüfung und erfordert eine genaue Festlegung

00:06:30: des Schutzbereichs des älteren Rechts, was eigentlich nicht die Aufgabe des Europäischen

00:06:35: Patentamts bei der Beurteilung der späteren Anmeldung ist.

00:06:39: Das heißt also, der Whole-Contents-Approach, den das EPA hier bevorzugt ist, sozusagen

00:06:43: eine quick-and-dirty Lösung, die in den meisten Fällen eine Doppelpatentierung verhindert

00:06:48: und zusätzlich ist die Rechtslage bereits 18 Monate nach dem Anmeldetag der älteren

00:06:52: Anmeldung festgelegt.

00:06:54: Und man muss nicht warten, bis das Patent erteilt ist, um zu beurteilen, ob das ein

00:06:58: älteres Recht ist oder nicht.

00:07:00: Genau.

00:07:01: Und wenn man die Bedeutung von älteren Rechten so interpretiert wie die Kammer, dann geht

00:07:06: es eben bei der Abgrenzung vom älteren Recht nur darum, die Erfindung des späteren Anmelders

00:07:13: von der Erfindung des früheren Anmelders abzugrenzen.

00:07:16: Eine Abgrenzung, die eigentlich nur festlegt, wem welcher Schutzbereich zusteht und die

00:07:23: die Allgemeinheit eigentlich gar nichts angeht.

00:07:25: Und damit kann eine solche Abgrenzung auch mit einem Disclaimer vorgenommen werden,

00:07:31: der ursprünglich nicht offenbar ist, denn es geht jetzt nicht darum, was gegenüber der

00:07:37: Allgemeinheit insgesamt wirkt, sondern einfach nur wem von beiden ein gewisser Schutzbereich

00:07:42: zusteht.

00:07:43: Wenn es jetzt aber wirklich nur um die relative Rechtsposition von zwei Parteien geht und

00:07:49: das wirklich so gemeint war, dann erscheint es aber systemwidrig, wenn gleichzeitig ein

00:07:53: älteres Recht von jedermann als Einspruchsgrund gelten gemacht werden kann, oder?

00:07:58: Man kann schon sagen, dass der Whole-Contents-Approach so einfach verständlich und praktikabel er auch

00:08:03: ist, dogmatisch schon viele Fragen aufwirft.

00:08:06: Aus diesem Grund hat auch die Kammer in der Entscheidung T323/97 den dogmatischen

00:08:12: Ballast einfach über Bord geworfen und das Übereinkommen buchstabengetreu befolgt.

00:08:17: Im Ergebnis müssen wir damit leben, dass der Interessenausgleich zwischen dem Inhaber

00:08:21: und dem Anmelder einer früher veröffentlichen Anmeldung auch von einem Dritten wahrgenommen

00:08:26: werden kann.

00:08:27: Und wenn das geht, dann kann man eben auch einen nicht ursprungsoffenbarten Disclaimer

00:08:31: einführen.

00:08:32: Aber ich gebe schon zu, das Ganze steht dogmatisch auf etwas wackeligen Beinen.

00:08:35: Gut, schauen wir uns wieder konkret an, worum es dann eigentlich gegangen ist.

00:08:39: Wie hat denn die Kammer jetzt die Frage mit der zufälligen Veröffentlichung entschieden?

00:08:43: Ja, hier weiß ich die Kammer sehr bewusst, dass sie hier mit dem Feuer spielt, wenn sie

00:08:47: an der Zulässigkeit von Disclaimern dreht und diese auch bei normalen Vorveröffentlichungen

00:08:53: zulässt.

00:08:54: Die generelle Vorstellung der Kammer bestand darin, dass weiterhin zu Beginn eine detaillierte

00:08:59: Beschreibung der Erfindung vorliegen muss und dass man Patentansprüche formuliert mit

00:09:05: Rückzugspositionen, auf die man sich im Fall der Fälle zurückziehen kann.

00:09:08: Wenn man nun nicht ursprungsoffenbarte Disclaimer einfach unbeschränkt erlaubt, würde sich

00:09:14: ein Anmelder oder Inhaber aber nur mehr so abgrenzen.

00:09:17: Wenn man einen Disclaimer aufnimmt, bekommt man im Endeffekt nämlich mehr Schutzbereich,

00:09:23: verglichen mit der sonst üblichen Praxis eigene Merkmale aufzunehmen.

00:09:27: Das Patent würde sich - so die Kammer - auch stärker am Stand der Technik orientieren als an den

00:09:34: eigenen Stärken der Erfindung.

00:09:35: Man hätte also nur noch sehr, sehr allgemeine, nicht neue Schutzbereiche und dann jede Menge

00:09:41: Ausnahmen, die sich einfach am Stand der Technik orientieren.

00:09:45: Die besonderen Merkmale, die die Erfindung ausmachen und die den eigentlichen technischen

00:09:50: Effekt bewirken, hätte man dann allerdings nicht mehr ein Patentanspruch.

00:09:53: Und das wäre eine vollkommen andere Art von Patentansprüchen und Anspruchsformulierung

00:09:59: und so wollte man das eigentlich nicht.

00:10:03: Das würde ja auch zu einem komplett anderen Anmeldverfahren führen, da eigentlich über

00:10:07: den Oberbegriff das Anspruchs 1 hinschreiben und dann mit einem ganzen Haufen von negativen

00:10:15: Disclaimern dann alles ausklammern, was man im Stand der Technik gefunden hat und hat

00:10:20: sozusagen den breitesten Schutzbereich, indem man in den Käse die Löcher erst nachträglich

00:10:25: hineinschneidet.

00:10:26: Genau, du könntest auch völlig spekulativ irgendwelche sehr weitreichenden Ansprüche

00:10:31: formulieren und dann einfach mal schauen, was das Patentamt so findet.

00:10:35: Dann hättest du, wie du richtig sagst, so ein Patentanspruch, der ganz generisch ist

00:10:40: mit einer riesen Latte an Ausnahmen.

00:10:43: So willst du als Allgemeinheit auch nicht einen Patentanspruch dir anschauen.

00:10:48: Nachdem das Verfahren ja Gott sei Dank heute nicht so funktioniert, wie hat denn die Große

00:10:54: Beschwerdekammer verhindert, dass nicht ursprungsoffenbarte Disclaimer das Verfahren so dominieren,

00:10:59: wie wir es gerade angedeutet haben?

00:11:01: Hier hat man zwar grundsätzlich gesagt, nicht ursprungsoffenbarte Disclaimer können zulässig

00:11:07: sein, wenn die Veröffentlichung zufällig ist.

00:11:11: Dieses Kriterium der Zufälligkeit hat man nun aber näher und ich möchte sagen extrem

00:11:17: eng definiert.

00:11:18: Eine Vorwegnahme, also ein Stand der Technik, ist nur dann zufällig vorveröffentlicht, wenn

00:11:26: er so unerheblich für die Erfindung ist und so weit ab von ihr liegt, dass, wie die Kammer

00:11:32: sagt, der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte.

00:11:37: Gemeint ist da wohl, dass der Fachmann die Veröffentlichung nicht bei der Beurteilung

00:11:42: der erfinderischen Tätigkeit und der Ausführbarkeit berücksichtigt hätte. Wie wirkt sich das

00:11:46: auf die Praxis aus, dass das mit der zufälligen Veröffentlichung doch sehr eng

00:11:50: definiert worden ist? Interessant ist, dass es in der gesamten Rechtsprechung

00:11:55: der Beschwerdekammern praktisch keine Entscheidung gibt, die feststellt, dass

00:12:00: eine Vorveröffentlichung zufällig ist und dementsprechend ein nicht ursprungsoffenbarter

00:12:05: Disclaimer zulässig ist. Die Große Beschwerdekammer ist dann aber noch weitergegangen

00:12:11: und hat auch Möglichkeiten für nicht ursprungsoffenbarte Disclaimer geschaffen,

00:12:15: die andere Patentierbarkeitsvoraussetzungen betreffen? Ja, das haben die vorliegenden

00:12:19: Kammern zwar eigentlich nicht gefragt, aber es passt ganz gut zum Fall und die

00:12:23: Große Beschwerdekammer hat sich da bemüht, die Disclaimer-Möglichkeit für alle

00:12:27: nicht technischen Patentierbarkeitsvoraussetzungen zu erlauben.

00:12:31: In diesem Sinn erweisen sich auch die Voraussetzungen der gewerblichen Anwendbarkeit sowie

00:12:36: die Ausnahmen des Artikel 53 als nicht technisch, sodass auch in diesen Fällen

00:12:42: immer ein nicht ursprungsoffenbarter Disclaimer eingefügt werden kann.

00:12:45: Zum Beispiel, wenn es notwendig ist ein Verfahren, zum Beispiel nicht diagnostisch

00:12:52: oder nicht therapeutisch zu machen oder einen Eingriff in die menschliche

00:12:57: Keimbahn auszunehmen. Der Hintergrund, den die Große Beschwerdekammer in dem

00:13:02: Zusammenhang angegeben hat, war der, dass Anmeldungen ja durchaus von Erfindern und

00:13:08: Anmeldern weltweit beim Europäischen Patentamt eingereicht werden und dass

00:13:12: nicht jeder Anmelder oder Erfinder weltweit genau weiß, welche Patentierbarkeitsausnahmen

00:13:18: beim Europäischen Patentamt bestehen, die eben nicht technisch sind.

00:13:23: Und aus diesem Grund hat man das hier zugelassen. Und auch eine spätere

00:13:27: Entscheidung G1/07 hat sich dann genau auf diesen Punkt bezogen, wenn es um den

00:13:33: Ausschluss von Ausführungsformen ging, die chirurgisch waren.

00:13:37: Vielleicht sollten wir uns die Entscheidung auch einmal anschauen. Hat denn die

00:13:40: Große Beschwerdekammer auch definiert, in welchen Fällen ein nicht ursprungsoffenbarter 

00:13:45: Disclaimer nicht eingeführt werden kann?

00:13:48: Ja, grundsätzlich können Disclaimer nicht verwendet werden, wenn diese

00:13:51: einen technischen Beitrag leisten. Das heißt, wenn sie notwendig sind, um

00:13:55: erfinderische Tätigkeit oder Ausführbarkeit herzustellen.

00:13:59: Zum Beispiel, wenn ein Anspruch nicht funktionsfähige Alternativen enthält,

00:14:03: aber die Patentschrift ausreichend klare Kriterien zur Auswahl geeigneter

00:14:08: Alternativen liefert, dann ist ein Disclaimer unnötig. Und du musst dich im

00:14:12: schlimmsten Fall eben auf die funktionsfähigen Alternativen beschränken.

00:14:15: Der praktisch bedeutsamste Fall ist sicher die erfinderische Tätigkeit. Kann man jetzt

00:14:19: sich mit einem undisclosed Disclaimer über die erfinderische Tätigkeit drüber retten?

00:14:24: Dass ein nicht ursprungsoffenbarter Disclaimer hier unzulässig ist,

00:14:28: das war in der Rechtsprechung nicht strittig. Mängel der erfinderischen Tätigkeit

00:14:34: können niemals mit einem nicht ursprungsoffenbarten Disclaimer behoben werden.

00:14:39: Man sieht das auch daran, dass die Grenze der Zulässigkeit eines

00:14:45: nicht ursprungsoffenbarten Disclaimers schon praktisch quer durch die Neuheitsvoraussetzung

00:14:51: durchläuft. Hier hast du die Grenze zwischen der zufälligen Veröffentlichung und dem ganz

00:14:56: allgemeinen Stand der Technik im Sinne des Artikel 54 (2) EPÜ. Bei der erfinderischen Tätigkeit

00:15:02: bist du sicher jenseits dieser Grenze, sodass auch ein Disclaimer keinesfalls zulässig sein kann.

00:15:09: Angenommen, ich möchte jetzt so einen nicht ursprungsoffenbarten Disclaimer einführen und der

00:15:14: überlebt die Zulässigkeitsprüfung. Gibt es denn auch was, worauf man bei der Formulierung

00:15:18: des Disclaimers achten muss, hat die Große Beschwerderkammer uns da Richtlinien gegeben.

00:15:22: Klar ist einmal, dass ein Disclaimer nur dann gerechtfertigt ist, wenn er dazu dient,

00:15:26: eine neuheitsschädliche Offenbarung oder einen nicht patentierbaren Gegenstand auszuschließen.

00:15:32: Es bedeutet jedoch nicht, dass der Anmelder oder Inhaber seine Ansprüche beliebig ändern darf.

00:15:38: Der Disclaimer sollte nur so viel ausschließen, wie nötig ist, um den Rechtsbestand zu gewährleisten.

00:15:45: Die Idee ist schon, die Allgemeinheit nicht mit einer Vielzahl von unnötigen Disclaimern zu

00:15:50: behelligen und damit vollkommen unverständliche Patentansprüche zu produzieren.

00:15:55: Und was passiert jetzt, wenn der Disclaimer gegen diese Voraussetzungen verstößt,

00:16:00: also nicht nur das ausschließt, was er ausschließen muss unbedingt?

00:16:04: Die Kammer erwähnt als grundlegende rechtliche Rahmenbedingungen für die Formulierung des

00:16:10: Disclaimers bzw. für Patentansprüche ganz allgemein sowohl den Artikel 84 wie auch den Artikel 123 (2) EPÜ.

00:16:20: Und im konkreten Verfahren, das heißt, in dem Verfahren, in dem du versuchst,

00:16:24: diesen Disclaimer einzuführen, ist es natürlich egal, gegen welche Norm ein zu weitgehender

00:16:30: Disclaimer verstößt. Das heißt, wenn du im Einspruchsverfahren den Disclaimer einführst,

00:16:37: ist es eigentlich ziemlich egal, ob das ein Verstoß gegen Artikel 84 oder ein Verstoß gegen

00:16:42: Artikel 123 (2) EPÜ ist. Der Anspruch kann so nicht bleiben und es geht halt weiter zum nächsten Hilfsantrag

00:16:49: oder das Patent wird widerrufen. Im Einspruchsverfahren ist es ganz klar, da ist es egal, aber was ist denn,

00:16:55: wenn so ein Patent im Anmeldeverfahren mit einem nicht ursprungsoffenbarten Disclaimer

00:17:01: abgegrenzt wird und es kommt nachträglich zu einem Einspruchsverfahren, dann ist es ja auf einmal

00:17:06: nicht mehr egal, ob es eine Offenbarungsüberschreitung oder ein Klarheitsproblem ist, oder?

00:17:09: Ganz genau. Wird das Patent mit einem zu weit formulierten nicht ursprungsoffenbarten Disclaimer

00:17:17: erteilt, dann kann ein Einsprechender diesen Umstand nur aufgreifen, wenn auch ein Verstoß gegen

00:17:23: Artikel 123 (2) EPÜ vorliegt, wenn das aber nur eine Unklarheit nach Artikel 84 darstellt,

00:17:30: dann ist es kein Einspruchsgrund und kann nicht mehr aufgegriffen werden. Dasselbe gilt auch im

00:17:36: Verhältnis zwischen einem Einspruchsverfahren, in dem der Disclaimer eingeführt wurde, und einem

00:17:41: nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren. Aus der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer geht

00:17:46: nicht 100% klar hervor, gegen welche Voraussetzungen ein nicht ursprungsoffenbarter Disclaimer verstößt,

00:17:55: wenn er zu viel ausschließt. Die Kammern seither, dürften jedoch hier, der für den Inhaber

00:18:02: ungünstigeren Ansicht folgen und auch eine Anfechtung eines zu weiten Disclaimers nach Artikel

00:18:09: 123 Absatz 2 zulassen. Jetzt hat die Große Beschwerdekammer also entschieden, wie die Vorlagefragen zu

00:18:17: beantworten sind. Gehen wir nur wieder zurück zu den Ausgangsfällen. Wie sind denn die beiden

00:18:21: ausgegangen? Im Fall der ersten Vorlagefrage war jetzt strittig, ob die Vorveröffentlichung,

00:18:28: die vom Einsprechenden ins Verfahren gebracht wurde, eine zufällige Vorveröffentlichung ist

00:18:32: oder nicht. Noch kurz zur Erinnerung, das im Stand der Technik offenbarte Glas war zu Bau- und

00:18:39: Ornamentzwecken geeignet und hatte den Vorteil, dass es golden aussieht, obwohl kein Gold drinnen ist.

00:18:45: Die konkreten Eigenschaften, die die Erfindung ausmachten, nämlich die hohe Temperaturbeständigkeit,

00:18:51: die war aber nicht angesprochen. Daher sah die Inhaberin die Vorveröffentlichung

00:18:58: als zufällig und den Disclaimer als zulässig an. Wir waren ja schon bei der Vorstellung der

00:19:03: Ausgangsfälle skeptisch, dass diese Art von Veröffentlichung so weit von der patentierten

00:19:08: Erfindung liegt, dass sie zufällig ist. Wie hat denn die Kammer das nun im Lichter der G 1/03 gesehen?

00:19:14: Ja, die Kammer verneinte die Zufälligkeit der Vorveröffentlichung. Sie meinte zunächst,

00:19:20: dass die Erfindung und der Stand der Technik zum selben technischen Gebiet gehören. In beiden Fällen

00:19:25: ging es um Glasbeschichtungen. Eine sollte golden sein ohne Gold zu verwenden, die andere sollte

00:19:30: leicht biegbar sein, ohne ihre optischen Eigenschaften zu verlieren. Da dieser Stand der Technik auch bei

00:19:36: der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht ausgeschlossen werden konnte, war der Disclaimer

00:19:40: insgesamt unzulässig. Hat denn die Inhaberin dann ihr Patenter damit verloren? Nein, die Inhaberin

00:19:46: hat dann einfach die problematischen Metalle, Titanen-Nitrit und Chrom aus den Listen der

00:19:52: möglichen Materialien im Patentanspruch gestrichen. Das Patent wurde dann also ohne Disclaimer aufrecht

00:19:58: erhalten und die Fassung, die der Patentinhaber dann bekommen hat, war etwas enger und musste

00:20:05: etwas weiter beschränkt werden und zwar auf Merkmale, die auch ursprungsoffenbart waren.

00:20:09: Das heißt, hätte der Patentinhaber das gleich gemacht, dann wäre uns diese Rechtsprechung

00:20:14: der Großen Beschwerdekammer vielleicht mal vorenthalten geblieben. Genau. Schauen wir uns vielleicht den

00:20:19: zweiten Fall an. Hier war es ja keine zufällige Vorveröffentlichung, sondern das Thema war ein

00:20:23: älteres Recht. Wie ist denn das ausgegangen? Im Hauptantrag hat der Inhaber jetzt gleich

00:20:28: zwölf Disclaimer angebracht, der wollte es also wirklich wissen. Die Kammer hat diese Formulierung

00:20:33: auch für zulässig geachtet, weil es ihrer Ansicht nach nicht einfacher möglich war,

00:20:38: den Schutzbereich so zu formulieren. Die Kammer bejahete auch die Zulässigkeit des Disclaimers

00:20:44: im Hinblick auf die Frage, ob dieser eng genug formuliert war, relativ undifferenziert und

00:20:50: ist auch nicht näher darauf eingegangen, ob sich sie um ein Problem des Artikel 123 (2)

00:20:55: oder des Artikel 84 handelt. Also hat in diesem Fall die Disclaimer-Lösung funktioniert und

00:21:01: der Patentinhaber ist glücklich damit geworden? Nein, die Anspruchsfassung war nämlich nicht

00:21:05: neu. Die Inhaberin verfolgt ja das Patent daher in einem Hilfsantrag mit einer Alternative

00:21:09: weiter, die überhaupt keine Disclaimer mehr enthielt. Das war dann auch neu und erfinderisch.

00:21:13: Das heißt also, wir haben zwei Vorlage-Fragenverfahren, in denen es um die nicht ursprungsoffenbarten

00:21:21: Disclaimer geht, aber keines der betroffenen Patente hat nach dem Abschluss der Verfahren

00:21:26: noch einen Disclaimer enthalten. Ja genau, entweder die Voraussetzungen für die Zulässigkeit

00:21:31: des Diskremers waren überhaupt nicht erfüllt, das war im ersten Vorlagefall so, oder die

00:21:36: Ansprüche waren auch mit Disclaimer nicht neu, das war im zweiten Fall so. Scheint überhaupt

00:21:41: so, dass vor allem die Frage der Zufälligkeit der Vorveröffentlichung praktisch nicht vorkommt.

00:21:47: Kannst du uns jetzt noch einmal die wichtigsten Punkte dieser beiden Entscheidungen zusammenfassen?

00:21:51: Mit einem Disclaimer ist es möglich, ganz bestimmte Ausführungsformen aus dem Schutzbereich

00:21:56: eines Patentanspruchs auszuschließen, selbst wenn diese ursprünglich nicht offenbart war

00:22:02: und erst im Laufe des Anmelde- oder Einspruchsverfahrens dem Anmelder oder Inhaber bekannt wird.

00:22:09: Disclaimer kann man grundsätzlich aus drei Gründen einführen, nämlich einerseits um

00:22:13: die Neuheit gegenüber einem älteren Recht herzustellen, andererseits um die Neuheit gegenüber

00:22:18: einer zufälligen Vorveröffentlichung herzustellen und auch um Gegenstände auszuklammern, die

00:22:24: aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

00:22:28: Unter einer zufälligen Vorveröffentlichung versteht man eine Veröffentlichung, die so

00:22:32: unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weit ab von ihr liegt, dass sie

00:22:37: der Fachmann bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte.

00:22:40: Aus formaler Hinsicht ist es wichtig, dass Disclaimer nicht mehr ausschließt als unbedingt

00:22:45: nötig.

00:22:46: Das war ein IP-Courses-Podcast zu den beiden undisclosed Disclaimer Entscheidungen aus

00:22:51: den verbundenen Verfahren G1 und G2 /03 der Großen Beschwerdekammer.

00:22:56: Vielen Dank, Michael, und vielen Dank für Ihre Interesse.

00:22:58: Das war ein IP-Courses-Podcast.

00:23:05: Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken

00:23:13: Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.

00:23:20: [Musik]