G 1/22 "Prioritätsrechtsnachfolge" - Vorlagefragen

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00:00:12: Mein Name ist Gerd Hübscher und heute spreche ich mit Michael Stadler über die verbundenen

00:00:19: Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des europäischen Patentamts G1/22 und

00:00:24: G2/22 aus dem Jahr 2023.

00:00:27: In dieser Folge werden wir über die Vorgeschichte sprechen, die zu diesen Entscheidungen geführt

00:00:31: hat.

00:00:32: Die Große Beschwerdekammer befasst sich in der Regel mit rechtlichen Fragestellungen,

00:00:37: die eine besonders hohe Relevanz haben, weil sie viele Einzelfälle betreffen oder bei denen

00:00:42: es bisher unterschiedliche Rechtsauffassungen in der ersten und zweiten Instanz gab.

00:00:46: Welcher konkrete Sachverhalt liegt in diesem Fall zugrunde?

00:00:50: Die Vorgeschichte beginnt mit einer US Provisional-Anmeldung, die von drei Erfindern gemeinsam

00:00:57: eingereicht wurde.

00:00:58: Es war damals in der USA auch so üblich, bevor der America Invents Act in Kraft trat,

00:01:05: mussten nämlich zunächst die Erfinder als Anmelder eine Anmeldung einreichen.

00:01:09: Danach kam es dann zu einer internationalen Patentanmeldung, die das Prioritätsrecht

00:01:14: der US-Anmeldung in Anspruch nahm.

00:01:16: Für den US-amerikanischen Teil dieser internationalen Anmeldung blieben die Erfinder auch weiterhin

00:01:22: die Anmelder.

00:01:23: Für die anderen Länder war das Recht an der Erfindung inzwischen von den Erfindern

00:01:28: an ihren Dienstgeber übergegangen.

00:01:30: Das heißt, beim europäischen Teil der internationalen Anmeldung, und um den wird es in weiterer Folge

00:01:35: auch gehen, war also der Dienstgeber dieser Erfinder der Anmelder.

00:01:39: Zusammengefasst.

00:01:40: Das umstrittene europäische Patent passiert auf eine ursprünglich auf die Erfinder angemeldete

00:01:45: US-Anmeldung.

00:01:46: Die spätere internationalen Nachanmeldung, aus der schließlich der Streitpatent entstand,

00:01:51: wurde dann von der Dienstgeberin der Erfinder weiterverfolgt.

00:01:54: Das klingt bisher noch nicht nach einem Problem für die große Beschwerdekammer.

00:01:59: Welches Problem ergab sich denn durch den Wechsel des Anmelders zur internationalen Patentanmeldung?

00:02:03: Zunächst lief es eigentlich ganz problemlos.

00:02:06: Das europäische Patentamte erteilte das Patent und noch vor der Erteilung wurde auch noch

00:02:11: eine Teilanmeldung eingereicht.

00:02:12: Doch im Zug eines Einspruchsverfahrens entdeckte der spätere Einsprechende eine sogenannte

00:02:19: Zwischenveröffentlichung.

00:02:20: Also eine Veröffentlichung, die zwischen dem Anmeldetag der US-Provisional Anmeldung

00:02:25: und dem Anmeldetag der internationalen Anmeldung lag.

00:02:27: Solche Veröffentlichungen können die Neuheit und erfinderische Tätigkeit gefährden,

00:02:33: falls das beanspruchte Prioritätsrecht ungültig ist.

00:02:35: Warum wäre das Prioritätsrecht hier ungültig?

00:02:38: War die Erfindung zwischenzeitlich weiterentwickelt worden?

00:02:40: Nein, es ging nicht um eine neue Erfindung während der Anmeldephase, sondern darum,

00:02:45: ob der Dienstgeber überhaupt berechtigt war, das Prioritätsrecht in Anspruch zu nehmen.

00:02:49: Der Einsprechende hat nämlich bezweifelt, dass der spätere Anmelder, also der Dienstgeber,

00:02:54: überhaupt persönlich berechtigt ist, das Prioritätsrecht in Anspruch zu nehmen.

00:02:58: Da ihm also des Recht gar nicht Zustand.

00:03:01: Denn eines ist auch klar, das Prioritätsrecht hat immer der, der die erste Anmeldung eingereicht

00:03:06: hat.

00:03:07: In unserem Fall ist die Erstanmeldung die US-Anmeldung und diese gehörte zum Anmeldezeitpunkt ja den

00:03:11: den Erfindern.

00:03:13: Andere Personen können das Prioritätsrecht nur dann in Anspruch nehmen, wenn ihnen dieses

00:03:17: auch übertragen wurde.

00:03:19: Und genau hier lag das Problem.

00:03:21: Müsste der Dienstgeber dann das Prioritätsrecht von jedem der drei Erfinder einzeln übertragen

00:03:25: bekommen, um es in Anspruch zu nehmen?

00:03:26: Ja, das Europäische Patentamt vertritt hier eine sehr strenge Haltung.

00:03:31: Der Grund ist, dass keiner der drei Erfinder allein und ohne die anderen eine Auslandsanmeldung

00:03:37: vornehmen darf, das Prioritätsrecht also beanspruchen darf, ohne dass er die beiden

00:03:42: anderen Miterfinder irgendwie beteiligt.

00:03:44: In der Vergangenheit gab es sogar solche Fälle, in denen zwei Unternehmen gemeinsam eine erste

00:03:50: Meldung eingereicht hatten, aber nur eines dieser Unternehmen das Prioritätsrecht allein

00:03:55: nutzen wollte.

00:03:56: Das war natürlich nicht möglich, da das eine Unternehmen, das andere bei der Nachanmeldung

00:04:01: nicht einfach übergehen durfte.

00:04:03: Das bedeutet also, um das Prioritätsrecht einer Anmeldung mit mehreren Anmeldern nutzen

00:04:08: zu können, ist eine separate Übertragung des Prioritätsrechts von jedem einzelnen

00:04:13: Anmeldern der Erstanmeldung auf den Anmeldern der Nachanmeldung erforderlich.

00:04:17: Das Europäische Patentamt verlangt also in Fällen mit mehreren Anmeldern eine sehr,

00:04:23: sehr strikte Vorgehensweise.

00:04:24: Jeder Anmelder muss das Prioritätsrecht einzeln übertragen und alle Mitanmeldern müssen

00:04:29: einer Nachanmeldung zustimmen, um das Recht weiterhin zu beanspruchen.

00:04:32: Welche Möglichkeiten gibt es, den Erwerb des Prioritätsrechts nachzuweisen, um das dann

00:04:39: beim europäischen Patentamt auch in Anspruch zu nehmen?

00:04:41: Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt es sich vor der Einreichung der Nachanmeldung

00:04:45: eine schriftliche Bestätigung der Erfinder einzuholen.

00:04:48: Damit sollte bestätigt werden, dass die Erfinder nicht nur die US Provisional-Anmeldung an

00:04:53: ihren Arbeitgeber übertragen haben, sondern diesem eben auch das Recht einräumen mit dem

00:04:58: Prioritätsrecht dieser Anmeldung weitere internationale Anmeldungen durchzuführen.

00:05:03: Vor der Entscheidung G1 und 2/22 war die Rechtsprechung des Europäischen Patentamts

00:05:10: in dieser Hinsicht sehr streng.

00:05:12: Es wurde nämlich gefordert, dass die Übertragung des Prioritätsrechts unbedingt vor der Einreichung

00:05:17: der Nachanmeldung erfolgen musste.

00:05:19: Das bedeutete auch, dass ein solcher Mangel am Anmeldetag der Nachanmeldung nachträglich

00:05:25: nicht mehr behoben werden konnte.

00:05:26: Man kann also nicht das Prioritätsrecht rückwirkend übertragen.

00:05:30: Es war, wenn es nicht bis zum Anmeldetag der Nachanmeldung übertragen war, unwiderruflich

00:05:34: verloren.

00:05:35: Im Zweifel gilt es also, sich von allen Voranmeldern nicht nur das Recht an der Anmeldung, sondern

00:05:41: auch das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität im Rahmen von Nachanmeldungen zu sichern.

00:05:45: Warum gibt es jetzt zwei Aktenzeichen in diesem Fall und welche zwei Fälle stehen hinter

00:05:51: der Entscheidung?

00:05:52: Die zwei Aktenzeichen beziehen sich auf zwei separate Verfahren, die zur Entscheidung

00:05:58: führten.

00:05:59: Die Geschichte des ersten Falls haben wir gerade besprochen.

00:06:01: Der zweite Fall betrifft dieselbe internationale Anmeldung, aber eine parallel eingereichte

00:06:07: Teilanmeldung dazu, die während des laufenden Einspruchsverfahrens zur ersten Anmeldung

00:06:12: gerade im Prüfungsverfahren vom Europäischen Patentamt behandelt wurde.

00:06:16: Hier wurde dann die Prüfungsabteilung ebenfalls auf die im Einspruchsverfahren vorgebrachte

00:06:22: Veröffentlichung aufmerksam.

00:06:24: Dadurch wurde auch bei der Teilanmeldung die

00:06:28: Frage nach der Gültigkeit des Prioritätsrechts relevant.

00:06:30: Die Entscheidung umfasst also zwei Fälle. Eine erste Anmeldung im Einspruchssverfahren

00:06:38: und eine parallele Teilanmeldung, die im Prüfungsverfahren war. In beiden Verfahren war die Wirksamkeit

00:06:43: der Priorität für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevant. Wie hat denn die erste Instanz beim

00:06:48: Europäischen Patentamt über diese beiden Fälle entschieden?

00:06:50: Das Europäische Patentamt hielt an seiner bisherigen Linie fest. Das Patent wurde widerrufen

00:06:57: und die Teilanmeldung wurde zurückgewiesen. Diese Entscheidungen basierten darauf, dass

00:07:02: das Prioritätsrecht nur für einen von drei Anmeldern nachweislich übertragen worden

00:07:07: war. Für die beiden anderen Erfinder konnte keine rechtzeitige Übertragung des Prioritätsrechts

00:07:13: belegt werden. Der Anmelder versuchte anschließend eine Korrektur vorzunehmen, um die beiden

00:07:19: Erfinder, die in der internationalen Anmeldung nicht als Anmelder angeführt waren, rückwirkend

00:07:24: hinzuzufügen. Das Amt ließ diese Korrektur aber nicht zu, da es dies nicht als Versehen,

00:07:30: sondern als eine bewusste Entscheidung der späteren Anmelder interpretierte.

00:07:34: Welche Auswirkungen hatte es jetzt, dass im vorliegenden Fall das Prioritätsrecht nicht

00:07:40: berücksichtigt wurde?

00:07:41: Der Verlust des Prioritätsrechts führte dann dazu, dass ein Dokument, das der Einsprechende

00:07:47: vorgelegt hatte und das zwischen dem ersten Anmeldetag und dem internationalen Anmeldetag

00:07:53: veröffentlicht worden war, als Stand der Technik gewertet wurde. Und dieses Dokument beeinträchtigte

00:07:58: dann die Neuheit der Erfindung. Wäre des Prioritätsrecht hingegen gültig gewesen,

00:08:03: hätte diese Veröffentlichung nicht zum Stand der Technik gezählt und dem Einspruch wäre die Grundlage

00:08:08: entzogen gewesen. Letztlich bewertete die erste Instanz des Patentamts die Erfindung in diesen

00:08:14: beiden Fällen nicht als neu.

00:08:15: Damit nun ein Fall vor die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts kommt, muss er

00:08:20: nicht nur von großer Bedeutung sein, sondern es darf auch keine gefestigte Rechtsprechung

00:08:24: dazu geben. Ist denn so eine Situation tatsächlich so selten, dass sie in über 50 Jahren Europäisches

00:08:30: Patentamt noch nie vorgekommen ist?

00:08:32: Solche Fälle sind nicht unbedingt ungewöhnlich. In den USA war es bis 2013 ganz normal, dass

00:08:38: die Erfinder gemeinsam die erste Anmeldung einreichten und die Anmeldung später vom

00:08:43: Dienstgeber als Nachanmeldung weitergeführt wurde. Auch Zwischenveröffentlichungen, also

00:08:48: Veröffentlichungen zwischen Erstanmeldung und Nachanmeldung kommen häufig vor, oft

00:08:54: durch die Erfinder oder die Anmelder selbst, die ja nach der Erstanmeldung die Erfindung

00:08:59: vermarkten wollen.

00:09:00: Die Fallkonstellation ist nicht ungewöhnlich, die Praxis des Europäischen Patentamts aber

00:09:05: schon. Es wurde nämlich für Einsprechende zunehmend erfolgsversprechend die Gültigkeit

00:09:11: des Prioritätsrechts auch aus formalen Gründen anzufechten. Der Konflikt eskalierte dann eben

00:09:16: im vorliegenden Fall, so dass es hier zu einer Vorlage kam.

00:09:20: Was spricht denn in formaler Hinsicht für eine strenge Handhabung des Prioritätsrechts

00:09:25: jetzt ganz unabhängig von der Frage der Patentfähigkeit?

00:09:28: In erster Linie geht es hier um die Rechtssicherheit für alle Beteiligten, die vom Patent betroffen

00:09:32: sind. Es muss einfach nachprüfbar sein, ob ein Prioritätsrecht zurecht besteht und

00:09:38: ob es dem Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung tatsächlich zugestanden hat. Zudem soll hier

00:09:43: verhindert werden, dass Personen, die nur zufällig Kenntnis der Anmeldungsunterlagen

00:09:47: haben, eigenständig die Priorität für eine Anmeldung beanspruchen können, besonders

00:09:52: dann, wenn sie überhaupt in keiner Beziehung zum ursprünglichen Anmelder stehen.

00:09:56: Das ist nachvollziehbar. Was für Argumente wurden denn umgekehrt vorgebracht, die für

00:10:02: eine weniger strenge Handhabung des Prioritätsrechts sprechen?

00:10:05: Ein interessantes Argument im vorliegenden Fall lautet, dass die europäische Patentanmeldung

00:10:11: auf einer internationalen Patentanmeldung passiert, in der alle drei ursprünglichen

00:10:15: Erfinder auch als Anmelder genannt sind, allerdings nur für die Vereinigten Staaten.

00:10:19: Die Inhaber argumentieren, dass es auch ausreicht, wenn die Erstanmelder auch in der Nachanmeldung

00:10:26: genannt sind und wenn das Anmeldepfomular klar zeigt, dass es der Wille aller Beteiligten

00:10:32: ist, dass der Dienstgeber das Prioritätsrecht auch beim Europäischen Patentamt erhalten

00:10:37: soll.

00:10:38: Das leuchtet ein. Es ist ja auch schwer einzusehen, dass die Anmelder gemeinsam eine Anmeldung

00:10:42: einreichen und sich dann gegenseitig aber nicht die nötigen Prioritätsrechte einräumen.

00:10:46: Ausgehend von diesen Standpunkten, welche Fragen hatte die Große Beschwerdekammer in

00:10:52: diesem Fall nun konkret zu beantworten?

00:10:53: Zunächst ging es um eine eher theoretische Frage, nämlich die Zuständigkeit der Beschwerdekammern

00:10:59: für die Entscheidung, ob ein Beteiligter zurecht behauptet, Rechtsnachfolger des Erstanmelders

00:11:05: zu sein. Sollte die Kammer diese Zuständigkeit verneinen, wäre die Prüfung der persönlichen

00:11:12: Berechtigung zum Prioritätsrecht durch das Patentamt überhaupt nicht mehr zulässig,

00:11:16: was die bisherige Rechtsprechung grundsätzlich verändern würde.

00:11:18: Und wonach hat die Beschwerdekammer inhaltlich gefragt?

00:11:23: Es ging im Wesentlichen um die Situation, die wir gerade besprochen haben und die Kammer

00:11:28: hat es dann etwas abstrahiert formuliert. Wir haben eine internationale Anmeldung mit

00:11:33: einem Anmelder, nennen wir ihn B. In dieser PCT Anmeldung ist ein weiterer Beteiligter,

00:11:40: nennen wir ihn A, nur für die USA als Anmelder genannt, während der Beteiligte B das Recht

00:11:46: an der europäischen Patentanmeldung hat. Die PCT Anmeldung beansprucht eine Priorität

00:11:51: aus einer früheren Patentanmeldung, die ursprünglich von A eingereicht wurde.

00:11:55: Die Frage ist jetzt, kann der europäische Teil der internationalen Anmeldung wirksam

00:12:00: das Prioritätsrecht der US-Anmeldung in Anspruch nehmen oder nicht? Die Kammer hat hier auch

00:12:05: klargestellt, dass es keine zusätzlichen Erfindungen gab, die das Prioritätsrecht

00:12:10: beeinflussen konnten. Und es gibt auch keine ausdrücklichen Übertragungserklärungen im

00:12:15: Akt.

00:12:16: Die Entscheidung und die dahinterstehenden Gründe werden wir uns in der nächsten Folge

00:12:20: des IP-Course-Podcast näher ansehen. Das war eine Folge zu den Vorlagefragen zu G1

00:12:25: und G2/22. Vielen Dank, Michael und vielen Dank für Ihr Interesse.

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