G 3/14 - "Klarheitseinwände im Einspruchsverfahren" - Vorlagefragen
Shownotes
In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2015. Diese Entscheidung beschäftigen sich mit der Frage in welchem Umfang Klarheitseinwände im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu prüfen sind.
Erfindung
Die dem Vorlagefall zugrunde liegende Erfindung betrifft eine medizinische Prothese, bzw eine Protheseauskleidung, die auch als Liner bezeichnet wird. Der Liner (38) zeichnet sich einerseits durch eine verbesserte Schirmbefestigung (17, 8 ,9, 10) und andererseits durch einen schützenden und gleitfähigen Überzug aus, wobei diese Überzugsschicht (47) Parylen umfasst.
Vorlagefall
Im Einspruchsverfahren wurden Einwände der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und der mangelnden Ausführbarkeit diskutiert, wobei die mangelnde Ausführbarkeit im Wesentlichen auf im unabhängigen Anspruch vorhandene Klarheitsmängel abzielte. Erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung legte die Patentinhaberin - nachdem der Hauptantrag wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen wurde - einen Hilfsantrag vor, in welchem die Merkmale des abhängigen Anspruchs 3 aufgenommen wurden, welcher wie folgt lautete
"wobei die Prothesenauskleidung (38) im Wesentlichen über ihrer gesamten Oberfläche beschichtet ist."
Die Einspruchsabteilung ließ den Hilfsantrag nicht zum Verfahren zu, da er ihrer Meinung nach verspätet und prima facie nicht gewährbar war. Es wurde auch festgehalten, dass Hilfsantrag 1 mehrere Klarheitsprobleme aufwies, insbesondere hinsichtlich "im Wesentlichen über ihre gesamte Oberfläche".
Im Beschwerdeverfahren wurde die Klarheitsproblematik erst in der mündlichen Verhandlung diskutiert und aufgegriffen. Die Vorlagefragen wurden formuliert, da es zwei unterschiedliche Rechtsprechungslinien gab:
Die "herkömmliche" Rechtsprechungslinie ausgehend von der Entscheidung T 301/87, in der die Klarheitsprüfung für eine reine Zusammenziehung von erteilten Ansprüchen verneint wurde und eine abweichende Rechtsprechungslinie ausgehend von T 459/09, in der im Einzelfall die Klarheitsprüfung als Ermessensfrage zugelassen wurde, auch wenn es sich nur um eine reine Anspruchskombination handelte.
Vorlagefragen
Der Großen Beschwerdekammer wurden folgende Fragen zur Entscheidung vorgelegt:
Ist der Begriff "Änderungen" in der Entscheidung G 9/91 der Großen Beschwerdekammer (s. Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgründe) so zu verstehen, dass er die wörtliche Übernahme von a) Elementen aus abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung und/oder b) vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch umfasst, sodass die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammern nach Artikel 101 (3) EPÜ verpflichtet sind, so im Verfahren geänderte unabhängige Ansprüche immer auf Klarheit zu prüfen?
Falls die Große Beschwerdekammer die Frage 1 bejaht, ist dann eine Prüfung des unabhängigen Anspruchs auf Klarheit in solchen Fällen auf die übernommenen Merkmale beschränkt oder kann sie sich auch auf Merkmale erstrecken, die bereits im unveränderten unabhängigen Anspruch enthalten waren?
Falls die Große Beschwerdekammer die Frage 1 verneint, ist dann eine Prüfung so geänderter unabhängiger Ansprüche auf Klarheit immer ausgeschlossen?
Falls die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss kommt, dass eine Prüfung so geänderter unabhängiger Ansprüche auf Klarheit weder immer erforderlich noch immer ausgeschlossen ist, welche Kriterien sind dann bei der Entscheidung anzuwenden, ob eine Prüfung auf Klarheit in einem bestimmten Fall infrage kommt?
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