G 1/22 "Prioritätsrechtsnachfolge" - Entscheidung und Gründe

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00:00:09: Dem Podcast für gewerblichen Rechtschutz.

00:00:12: Mein Name ist Gert Hübscher.

00:00:16: In der letzten Folge habe ich mit mich ein Stadler, die vorgeschichtete Entscheidungen

00:00:20: der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts G1/22 und G2/22

00:00:25: aus dem Jahr 2023 besprochen.

00:00:27: Heute wollen wir uns ansehen, wie die große Beschwerdekammer geantwortet hat.

00:00:32: Noch einmal kurz zur Erinnerung an die zentralen Fragen.

00:00:35: Erstens ging es darum, ob das Europäische Patentamt überhaupt zuständig ist, also

00:00:40: berechtigt ist zu prüfen, ob eine persönliche Berechtigung zu den Anspruchnahme der Priorität

00:00:45: besteht.

00:00:46: Wenn das der Fall ist, stellt sich zweitens die Frage nach einer speziellen Konstellation

00:00:51: der persönlichen Prioritätsberechtigung für eine Partei B in einer PCT-Anmeldung.

00:00:55: Hier ist Beteiligter A als Anmelder nur für die USA benannt, während Beteiligter B für

00:01:02: das Europäische Patentamt als Anmelder eingetragen ist.

00:01:05: Diese PCT-Anmeldung möchte eine Priorität aus einer früheren Patentanmeldung beanspruchen,

00:01:11: bei der Beteiligter A als alleiniger Anmelder genannt ist.

00:01:14: Abgesehen von der Frage der persönlichen Berechtigung gibt es mit dem Prioritätsrecht

00:01:19: keine weiteren Probleme.

00:01:20: Jetzt wird uns Michael Stadler die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vorstellen.

00:01:25: Hallo Michael.

00:01:26: Hallo Gerd.

00:01:27: Beginnen wir mit der ersten Frage.

00:01:29: Prüft das EPA weiterhin die Frage der persönlichen Prioritätsberechtigung?

00:01:33: Die Kammer hat dazu eine klare Antwort gegeben.

00:01:37: Ja, das Europäische Patentamt ist zuständig zu beurteilen, ob ein Beteiligter berechtigt

00:01:42: ist ein Prioritätsrecht gelten zu machen.

00:01:44: Die Frage ob der Patentinhaber tatsächlich berechtigt war das Prioritätsrecht zu nutzen,

00:01:50: bleibt also relevant und muss in allen Verfahren von dem Europäischen Patentamt geprüft werden.

00:01:55: Insbesondere also im Anmelde- und Einspruchsverfahren.

00:01:57: Dadurch klar ist, dass die Berechtigung geprüft werden muss.

00:02:01: Stellt sich natürlich die nächste Frage nach dem Recht welches Land es ist, hier vorzugeben.

00:02:06: Zunächst wurde klargestellt, dass das Prioritätsrecht also ein Teilrecht betrachtet wird, das untrennbar

00:02:14: mit der Nachanmeldung, also dem europäischen Patent oder der entsprechenden Anmeldung

00:02:18: verbunden ist.

00:02:19: Wenn in einem PVÜ-Staat eine Erstanmeldung eingereicht wird, dann erwirbt der Anmelder

00:02:25: automatisch das Recht, eine europäische Anmeldung unter Beanspruchung dieses Zeitrangs einzureichen.

00:02:30: Sobald die Erstanmeldung also wirksam eingereicht ist, entsteht auch das Prioritätsrecht für

00:02:35: ein künftiges europäisches Patent und dieses Prioritätsrecht wird ausschließlich durch

00:02:41: das Europäische Patentübereinkommen des EPÜ geregelt.

00:02:44: Das Prioritätsrecht ist also untrennbar mit dem späteren europäischen Patent verbunden.

00:02:48: Sobald eine Anmeldung in einem PVÜ-Staat eingereicht wird, entsteht automatisch das Prioritätsrecht

00:02:54: für eine EP-Anmeldung.

00:02:55: Aber wenn das Prioritätsrecht nur durch das EPÜ geregelt wird, was sind dann eigentlich

00:03:00: diese konkreten Regeln?

00:03:01: Obwohl das Gesetz, also das EPÜ, keine detaillierten Angaben zur privatrechtlichen Übertragung

00:03:07: des Prioritätsrechts macht, ist klar, dass es sich beim Prioritätsrecht nicht um ein

00:03:12: Recht am ursprünglich ausländischen Schutzrecht handelt.

00:03:15: Vielmehr ist es ein Zubehör zum europäischen Patent.

00:03:19: Die Beschwerdekammer stellte zu dem fest, dass sich die Formalitäten für die Übertragung

00:03:23: an den Minimalanforderungen orientieren sollen, wie sie in den Mitgliedstaaten unter ähnlichen

00:03:29: Bedingungen gelten.

00:03:30: Da das Prioritätsrecht in vielen EPÜ-Staaten formlos, zum Beispiel auch mündlich oder durch

00:03:35: schlüssiges Handeln übertragen werden kann, gilt das jetzt entsprechend auch für das Prioritätsrecht

00:03:41: am europäischen Patent.

00:03:42: Die große Beschwerdekammer hat also entschieden, dass die Formalitäten für die Übertragung

00:03:47: des Prioritätsrechts den Minimalanforderungen der Mitgliedstaaten entsprechen sollen, sodass

00:03:53: eine mündliche oder schlüssige Übertragung durchaus ausreichend sein kann.

00:03:56: Aber wie muss eine solche Übertragung im konkreten Verfahren danach gewiesen werden?

00:04:00: Die Kammer hat den Anmeldern oder Inhabern hier leicht gemacht.

00:04:06: Sie hat nämlich eine Vermutung eingeführt, ja fast schon erfunden, um den Anmeldern

00:04:11: oder Inhabern vor der Anfechtung durch Dritte zu schützen.

00:04:14: Diese Vermutung beruht auf dem autonomen Recht des Europäischen Patentübereinkommens,

00:04:20: dass die Große Beschwerdekammer weiterbilden kann.

00:04:22: Der Anmelder, der eine Priorität, gemäß Artikel 88 Absatz 1 EPÜ beansprucht, hat die Vermutung

00:04:30: der Berechtigung für sich.

00:04:32: Ein gesonderer Nachweis.

00:04:34: Der Prioritätsrechtsübertragung ist dann in der Regel nicht mehr erforderlich, vor

00:04:38: allem weil der Anmelder der Nachanmeldung Zugang zu den Anmeldungsunterlagen hatte, die ja

00:04:43: in der Regel noch geheim sind.

00:04:44: Wenn es hier einen Informationsfluss zum Nachanmelder hingegeben hat, dann geht man auch für diese

00:04:51: Vermutung davon aus, dass eine entsprechende Berechtigung vorliegt.

00:04:54: Ein weiterer Punkt, den der Vergangenheit oft eine große Hürde darstellte, war die Anforderung,

00:04:59: dass das Prioritätsrecht bereits vor dem Tag der Nachanmeldung übertragen sein musste.

00:05:02: Wie sieht dann die Große Beschwerdekammer diese Frage im Bezug auf den Zeitpunkt der Übertragung?

00:05:07: Interessanterweise hat die Große Kammer dazu eigentlich im Spruch, also in der rechtsverbindlichen

00:05:15: Anordnung, nichts festgestellt, vor allem weil diese Frage ja in der Vorlage nicht explizit

00:05:20: gestellt wurde.

00:05:21: Die Kammer widmet sich aber dem Thema und schreibt hier einen Absatz und scheint hier

00:05:25: eine eher großzügige Sichtweise anzudeuten.

00:05:28: Dadurch wirkt eine rückwirkende Übertragung des Prioritätsrechts zumindest nicht mehr

00:05:33: völlig ausgeschlossen.

00:05:34: Dennoch wurde dieser Punkt nicht abschließend entschieden und ich würde mich daher nicht

00:05:39: so sehr darauf verlassen, dass eine rückwirkende Übertragung des Prioritätsrechts tatsächlich

00:05:44: zulässig ist.

00:05:45: Insgesamt zeigt die Große Beschwerdekammer also eine eher großzügige Haltung, sodass

00:05:51: auch eine rückwirkende Übertragung des Prioritätsrechts zumindest nicht völlig ausgeschlossen ist.

00:05:55: Nun stellt sich die Frage, wie löst die Große Beschwerdekammer den konkret beschriebenen

00:06:00: Ausgangsfall in der Vorlage?

00:06:02: Die widerlegbare Vermutung gilt auch dann, wenn die europäische Patentanmeldung aus

00:06:08: einer PCT-Anmeldung hervorgeht oder wenn die Anmeldung der Anmeldung der Anmeldung

00:06:12: der Prioritätsanmelder nicht mit dem späteren Anmelder identisch ist.

00:06:16: Nehmen wir das Beispiel der PCT-Anmeldung, die von A und B gemeinsam eingereicht wird.

00:06:22: A ist Anmelder für einige benannten Staaten und B für andere benannten Staaten.

00:06:26: Wir haben also eine territoriale Aufteilung.

00:06:29: Darüber hinaus wird eine Priorität aus einer früheren Anmeldung beansprucht,

00:06:34: bei der A der alleinige Anmelder war.

00:06:37: In diesem Fall geht die Kammer davon aus, dass zwischen A und B eine Vereinbarung besteht,

00:06:42: die es B erlaubt, die Priorität zu nutzen.

00:06:45: Es sei denn, es gibt klare Hinweise auf das Gegenteil.

00:06:50: Angenommen, A und B reichen gemeinsam eine erste Anmeldung ein

00:06:53: und später führt nur A die Nachanmeldung durch.

00:06:57: Das EPA geht es zunächst davon aus, dass A allein zur Nachanmeldung berechtigt ist.

00:07:02: Bedeutet das nicht, dass die Frage der persönlichen Berechtigung in diesem Fall

00:07:05: gar nicht mehr überprüft wird bzw. sehr überprüft werden kann?

00:07:10: Tatsächlich entsteht eine solche Situation, vor allem, wenn ein Einsprechender als Dritter,

00:07:14: also als außenstehende Partei, die Übertragung des Prioritätsrechts anzweifelt.

00:07:19: Die Rechtsgrundlage bleibt aber unverändert.

00:07:21: Das Prioritätsrecht muss weiterhin von allen ursprünglichen Anmeldern

00:07:24: an den Nachanmelder übertragen werden.

00:07:27: Die Vermutung führt hier lediglich zu einer Beweislastverschiebung.

00:07:30: Sie ist nun nicht mehr der Patentinhaber, der seine Berechtigung nachweisen muss,

00:07:34: sondern der Einsprechende oder im Anmeldeverfahren auch das Europäische Patentamt,

00:07:38: das belegen muss, dass der Patentinhaber nicht zu den Anspruchnahme des Prioritätsrechts berechtigt war.

00:07:45: Auch wenn diese Überprüfung in der Praxis kaum möglich sein wird,

00:07:49: sehe ich darin keine gravierenden Rechtsschutzlücken,

00:07:52: vor allem, weil der Einsprechender als außenstehender Dritter

00:07:55: keinen besonderen Schutz in dieser Hinsicht verdient.

00:07:57: Die Frage, wem das Prioritätsrecht letztlich zusteht, betrifft ihn gar nicht,

00:08:01: solange er keinen eigenen Anspruch darauf erhebt.

00:08:06: Die Entscheidung verändert also nicht die Rechtslage an sich,

00:08:08: sondern wirkt sich nur auf die Beweislastverteilung aus.

00:08:12: Nicht der Patentinhaber muss seine Berechtigung nachweisen,

00:08:15: sondern der Einsprechende oder das Amt muss belegen,

00:08:18: dass der Patentinhaber dazu nicht berechtigt war.

00:08:22: Aber was kann ein übergangener Mitanmelder tun,

00:08:24: wenn der andere Anmelder alleine im Ausland anmeldet?

00:08:27: Ein übergangener Mitanmelder hat die Möglichkeit,

00:08:30: die Vermutung der Berechtigung zu widerlegen.

00:08:32: Im Verhältnis zwischen den Mitanmeldern können weiterhin Anfechtungen

00:08:36: der persönlichen Berechtigung am Prioritätsrecht auftreten.

00:08:39: Neben dem Einspruch und der Möglichkeit einer nationalen Nichtigkeitsklage

00:08:44: kann der übergangene Mitanmelder auch die Berechtigung zur Anmeldung selbst anfechten.

00:08:49: Denn sowohl das Prioritätsrecht als auch das Anmelderecht stehen in aller Regel

00:08:55: allen ursprünglichen Anmeldern gemeinsam zu.

00:08:58: Es bedeutet, dass nicht nur die Gültigkeit des Prioritätsrechts angefochten werden kann,

00:09:02: was zur Nichtigkeit des Patents führen könnte,

00:09:05: sondern es ist eben auch eine teilweise Übertragung des bereits erteilten Patents möglich.

00:09:11: In einem solchen Fall kann das Patent weiterhin gültig bleiben,

00:09:14: da außerhalb der Gemeinschaft der Mitanmelder

00:09:16: niemand die Vermutung der Gültigkeit des Prioritätsrechts widerlegen kann.

00:09:22: Der übergangene Mitanmelder kann also die Vermutung widerlegen

00:09:25: und die Berechtigung zur Anmeldung anfechten,

00:09:27: da das Prioritäts- und Anmelderecht grundsätzlich allen Anmeldern gemeinsam zusteht.

00:09:32: Damit besteht die Möglichkeit, sowohl die Gültigkeit des Prioritätsrechts anzufechten,

00:09:37: als auch eine teilweise Übertragung des Patents zu erreichen,

00:09:40: ohne dass Außenstehende die Vermutung widerlegen können.

00:09:44: Was bedeutet diese Entscheidung nun für die Praxis?

00:09:47: Kann man sich ab sofort auf die Vermutung verlassen

00:09:49: und eine sorgfältige Dokumentation des Prioritätsrechts vernachlässigen?

00:09:54: Ich würde dringend davon abraten.

00:09:57: Auch unter den aktuellen Regelungen würde ich Anmeldern weiterhin empfehlen,

00:10:01: vor der Einreichung der Nachanmeldung eine schriftliche Erklärung

00:10:04: über die Nachfolge im Prioritätsrecht zu erstellen.

00:10:07: Diese Erklärung sollte von allen Anmeldern der Erstanmeldung unterzeichnet werden

00:10:11: und zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht werden.

00:10:14: So lassen sich mögliche Zweifel an der persönlichen Berechtigung jedenfalls ausräumen.

00:10:19: Zudem bedeutet eine liberalere Praxis des Europäischen Patentamts ja nicht,

00:10:23: dass andere Länder nicht weiterhin strenge Vorschriften haben könnten.

00:10:28: Besonders bei internationalen Anmeldungen sollte man also darauf achten,

00:10:31: alle erforderlichen Übertragungsformalitäten sicherzustellen,

00:10:34: um das Prioritätsrecht in allen Ländern wirksam zu übertragen,

00:10:37: in denen das Patent später auch weitergeführt werden soll.

00:10:40: Fassen wir also nochmals zusammen.

00:10:43: Die Entscheidungen G1/22 und G2/22 stellen klar,

00:10:47: dass die persönliche Berechtigung für den Prioritätsanspruch vom EPA

00:10:51: als Vorfrage zur Neuheitsprüfung geklärt werden muss.

00:10:55: Auch wenn das EPÜ hierzu keine ausdrückliche Regelungen hält,

00:10:58: geht die Große Beschwerdekammer davon aus,

00:11:00: dass das Recht auf den Prioritätsanspruch allein durch das EPÜ bestimmt wird.

00:11:04: Das bedeutet, dass etwa das Privatrecht der USA

00:11:07: bei der Auslegung einer Übertragungserklärung keine Rolle spielt.

00:11:11: Aus dem einheitlichen Recht des EPÜ ergibt sich nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer

00:11:16: eine Vermutung der Berechtigung zu Gunsten des Anmelders.

00:11:19: Diese Vermutung ist zwar widerlegbar,

00:11:22: kann jedoch von einem außenstehenden Dritten,

00:11:24: der keinen Einblick in die internen Vorgänge der Anmeldergemeinschaft hat,

00:11:27: kaum entkräftet werden.

00:11:29: Nur Miterfinder oder Mitanmelder

00:11:31: sind in der Lage die nötigen Beweismittel

00:11:33: zur Entkräftung dieser Vermutung vorzulegen.

00:11:37: Für den Ausgangsfall einer internationalen Nachanmeldung

00:11:39: vertritt die Große Beschwerdekammer die Auffassung,

00:11:42: dass das Prioritätsrecht dem Nachanmelder übertragen wurde,

00:11:45: sofern keine wesentlichen Anhaltspunkte für das Gegenteil bestehen.

00:11:50: Das war eine Folge zur Entscheidung der G1 und G2/22.

00:11:54: Vielen Dank, Michael.

00:11:56: Und vielen Dank für Ihr Interesse.

00:11:58: Das war ein IP-Courses-Podcast.

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