T 178/23 - Halbleiter-Chip (Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss / Wiedereinsetzung)

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00:00:12: Mein Name ist Michael Stadler und heute werde ich mir gemeinsam mit Lukas Fleischer die

00:00:19: Entscheidung T0178/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ansehen.

00:00:25: Hallo Lukas.

00:00:26: Hallo Michael.

00:00:27: Diese Entscheidung betrifft die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, vor allem in die Beschwerdefrist,

00:00:33: doch bevor wir da in die Details gehen, mal die generelle Frage, worum ist es denn

00:00:37: bei der Erfindung gegangen?

00:00:39: Diese Patentermeldung bezieht sich auf einen Halbleiter-Chip, der eine besonders gute Wärmeerbleitung

00:00:46: ermöglicht und die Frage, die man sich da gestellt hat, wie baue ich einen Halbleiter,

00:00:51: der eine Mehrschichtstruktur aufweist, der gut die Wärme aus diesem Halbleiter herausbringt

00:00:56: und die Idee des Anmelders war da einen speziellen Schichtaufbau vorzuschlagen und dieser Schichtaufbau

00:01:02: ist beschrieben worden und es gab auch Figuren, in denen dieser Schichtaufbau schematisch dargestellt

00:01:07: wurde.

00:01:08: Klingt eigentlich noch eine ganz normalen und netten Anmeldung.

00:01:12: Was ist dann im Verfahren passiert, das es jetzt interessant gemacht hat?

00:01:16: Das Verfahren ist so abgelaufen, das war eine PCT Anmeldung.

00:01:20: Bei der PCT Anmeldung ist dann die vorzeitige Einleitung der europäischen Phase beantragt

00:01:26: worden und gemeinsam mit der vorzeitigen Einleitung sind geänderte Patentansprüche und geänderte

00:01:32: Beschreibungsseiten eingereicht worden und die Zeichnungen, die hätten so wie ursprünglich

00:01:37: veröffentlicht, auch Teil der Anmeldung sein sollen.

00:01:40: Das Verfahren ist dann, hat sich seinen Lauf gegangen und nach einem Prüfungsbescheid ist

00:01:46: dann auch eine Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ ergangen.

00:01:49: Also die Mitteilung über eine Erteilungsabsicht und der war auch ein Druckexemplar beigeschlossen.

00:01:54: Also inhaltlich gab es praktisch keine Probleme.

00:01:56: Die Sache war ohne weiteres Neu und erfinderisch und konnte erteilt werden.

00:02:00: Genau, aber von dem Zeitpunkt haben die Probleme angefangen ihren Lauf zu nehmen, denn in der

00:02:06: Regel 71(3) Mitteilung haben die Figuren gefehlt.

00:02:09: Das heißt weder im Druckexemplar waren die Figuren vorhanden, noch sind sie auf der Seite

00:02:14: der Mitteilung gestanden, wo normalerweise oben steht, welche Unterlagen zur Erteilung

00:02:18: vorgesehen sind.

00:02:19: Das ist aber zu dem Zeitpunkt niemanden aufgefallen und jetzt wurden die normalen Schritte durchgegangen.

00:02:27: Es wurden die Anspruchsübersetzungen eingereicht, die Gebühren wurden entrichtet und es ist

00:02:33: dann dazu gekommen, dass dann am 25.

00:02:37: August 2022 der Erteilungsbeschluss ergangen ist, indem er ja nur drinnen steht, dass das

00:02:42: so wie im Druckexemplar erteilt wird und der Hinweis auf die Erteilung dann im September

00:02:48: stattfinden wird.

00:02:49: Da ist ja offenbar dem Amt und auch unserem Anmelder ein Fehler unterlaufen.

00:02:54: Die erste Frage ist, wie hätte man denn das einfach beseitigen können, wenn man dann

00:03:00: draufgekommen wäre, dass da ein Fehler im Druckexemplar ist, dass da die Zeichnungen

00:03:04: fehlen, nachdem man das Druckexemplar einfach zugestellt bekommen hat?

00:03:07: Ja, also der ideale Zeitpunkt, wo es einem auffällt, ist natürlich immer das Druckexemplar

00:03:12: sorgfältig überprüft und die Mitteilung nach Regel 71(3), dann hätte einem auffallen müssen,

00:03:16: dass die Figuren fehlen, dann hätte man einfach dem Amt mitteilen müssen, da fehlen die Figuren

00:03:21: und es hätte eine neue Mitteilung über die Erteilungsabsicht gegeben, in der die Figuren

00:03:25: enthalten sind.

00:03:26: Im schlimmsten Fall wäre das Prüfungsverfahren wieder aufgenommen worden, halte ich aber in

00:03:29: dem Fall für eher unrealistisch.

00:03:31: Also das wäre der Best Case gewesen.

00:03:33: Jetzt haben wir aber einen Erteilungsbeschluss des Europäischen Patentamts bekommen, das

00:03:38: bedeutet, das Prüfungsverfahren ist eigentlich abgeschlossen.

00:03:42: Ist die Sache jetzt unredbar oder hätte man da, nachdem man, ummittelbar, nachdem man den

00:03:47: Erteilungsbeschluss bekommen hat, vielleicht auch noch etwas tun können, um die ganze Sache

00:03:51: irgendwie glücklich enden zu lassen?

00:03:53: Ja, eigentlich gibt es eine Rechtsprechungslinie des Europäischen Patentamts, die da ein bisschen

00:03:59: anmelderfreundlich ist und sagt, okay, wenn dem Amt ein Fehler passiert ist und das eigentlich

00:04:03: nicht die Fassung ist, die gedacht war zur Erteilung, weil irgendwie was fehlt, dann

00:04:09: ist es so, dass ab und an auch eine Beschwerde dagegen Erfolg hat.

00:04:13: Das heißt, man hätte versuchen können, eine Beschwerde einzureichen.

00:04:18: Dazu hätte man aber die Frist einhalten müssen, nicht.

00:04:21: Also diese Entscheidung ist am 25.

00:04:24: August zugestellt worden.

00:04:26: Mit der damals noch geltenden 10 Tage Frist hätte es am 4.

00:04:30: September als zugestellt gegolten.

00:04:32: Und danach hätte man zwei Monate Zeit gehabt, um die Formalbeschwerde einzulegen und die

00:04:36: Beschwerdegebühren zu zahlen und noch einmal zwei Monate, also vier Monate ab diesem Zeitpunkt,

00:04:41: um die Beschwerdebegründung einzureichen.

00:04:43: Das heißt, man hätte da legen müssen, dass das falsch ist und dass die Figuren eigentlich

00:04:47: Teil der Anmeldung sein hätten sollen, dass das auch bei der Einleitung der europäischen

00:04:50: Phase beantragt worden ist und dass daher offensichtlich ein Fehler passiert ist und

00:04:54: man hätte Beschwerde vielleicht Erfolg gehabt.

00:04:56: Gut, das ist jetzt leider nicht passiert.

00:04:59: Das ist eben bei der Durchsicht der Regeln 71(3)Mitteilung übersehen worden und das

00:05:04: ist noch nicht weiter aufgepoppt.

00:05:05: Ich muss sagen, es ist relativ schwer, dass in einem das auffallt, nachdem es einmal passiert

00:05:10: ist, denn die Sache geht dann ihren Weg.

00:05:11: Und es ist jetzt nicht so, dass jedes Patent unmittelbar nach dem Erteilungsbeschluss dann

00:05:16: noch einmal extra durchgeschaut wird, sondern die Idee ist ja, das einmal zu prüfen und

00:05:20: dann ist es.

00:05:21: Das heißt, wenn es dann einmal durchgerutscht ist, dann ist es eben komplett durchgerutscht.

00:05:25: Das Patent ist dann auch veröffentlicht worden, am 21.09.2022 und unserem Anmelder und späterem

00:05:34: Patentinhaber, ist die ganze Sache selbst ja überhaupt nicht aufgefallen bis zu dem Zeitpunkt.

00:05:40: Die haben mir geglaubt, das ist alles in Ordnung.

00:05:42: Daher die nächste Frage an dich, wie ist denn das Verfahren weitergegangen, wie ist man

00:05:46: dann einmal auf den Fehler überhaupt draufgekommen?

00:05:47: Ja, offensichtlich ist dann folgendes passiert.

00:05:51: Man hat dann nach dem Erteilungsbeschluss die Validierungen durchgeführt und unter anderem

00:05:56: auch in Italien eine italienische Übersetzung eingereicht.

00:05:59: Und es dürfte dann so gewesen sein, dass dem Italienischen Patentamt aufgefallen ist,

00:06:05: dass da die Figuren fehlen.

00:06:06: Das heißt, das italienische Patentamt hat den Patentinhaber darüber informiert, dass

00:06:10: da doch Figuren erwähnt sind in der Beschreibung und die aber nicht dabei sind.

00:06:13: Und das muss offensichtlich der Zeitpunkt gewesen sein, indem das dann dem Anmelder

00:06:18: der Patentinhaber und dann Beschwerdeführer aufgefallen ist.

00:06:21: Und er hat dann was gemacht, was er für richtig gehalten hat, nämlich er hat Beschwerde eingelegt

00:06:26: gegen diese Entscheidung über die Patenterteilung, weil das ist ja nicht das, was er haben wollte.

00:06:32: Es war halt dann leider schon im Jahr 2023 im Jänner.

00:06:37: Und die Frage ist, was hat denn dann die Beschwerdekammer mit dieser Beschwerde gemacht?

00:06:43: Ja, die Beschwerdekammer hat dann eine Mitteilung über einen Rechtsverlust herausgegeben,

00:06:48: indem sie gesagt hat, es ist die Beschwerdefriest leider abgelaufen und damit ist die Gebühr

00:06:54: nicht innerhalb der Beschwerdefrist entrichtet worden und auch die Beschwerde ist nicht innerhalb

00:06:58: der Beschwerdefriest eingereicht worden.

00:07:01: Also ist es zu spät.

00:07:03: Was kann man denn jetzt machen, nachdem einem dieser Fehler passiert ist?

00:07:07: Also es ist schon relativ viel Zeit verstrichen sozusagen.

00:07:11: Ist die Sache grundsätzlich zu dem Zeitpunkt noch rettbar oder ist es jetzt aus?

00:07:16: Also jetzt ist es schon sehr, sehr schwierig, wie wir dann in weiterer Folge auch sehen werden,

00:07:22: da ins Verfahren zurückzukommen.

00:07:23: Der Beschwerdeführer hat das einzige gemacht, was ihm noch eingefallen ist, nämlich er hat

00:07:29: einen Wiedereinsetzungsantrag gestellt, nämlich die Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist

00:07:35: und hat dann noch einmal seinen Beschwerdeschriftssatz eingereicht und hat auch die Beschwerdegebühr

00:07:40: noch ein zweites Mal entrichtet, weil es ist ja auch drinnen gestanden, dass es so spät

00:07:44: war.

00:07:45: Dieser zweite Beschwerdegebühr hat er dann auch zurückbekommen.

00:07:46: bekommen, weil das Europäische Patentamt dann das gesehen hat, dass es gedacht war,

00:07:52: um die erste Gebühr oder eine der Gebühren hat der auf alle Fälle zurückbekommen. Jetzt ist es aber so,

00:07:56: dass in diesem Wiedereinsetzungsantrag, den er gestellt hat, hat er vorgebracht, dass er

00:08:02: erst am fünften Jänner vom Italienischen Patentamt informiert worden ist und das erster Zeitpunkt war,

00:08:07: an dem überhaupt aufgefallen ist, dass da keine Figuren drinnen waren und eigentlich ist er

00:08:11: davon ausgegangen, dass die Figuren ja dabei gewesen sind. Und jetzt hat er das Begründung

00:08:16: geschrieben, trotz Beachtung aller der den Umständen nach gebotenen Sorgfalt, konnte die

00:08:21: Beschwerdefrist nicht eingehalten werden, da ihm ja gar nicht bekannt war, dass die Zeichnungen

00:08:25: gefehlt haben und das wäre ja eigentlich der Absicht der Prüfungshabteilung gewesen auf

00:08:29: Grundlage der Anmeldung mit den Figuren das Patent zu erteilen. Wie hat sich denn dann die

00:08:35: Beschwerdekammer dazu geäußert? Ja, die Beschwerdekammer hat dann festgestellt,

00:08:40: dass die Umstände, die vorgebracht worden sind, die Wiedereinsetzung nicht rechtfertigen können,

00:08:46: weil insbesondere eben die Begründung fehlt, warum denn überhaupt eine Wiedereinsetzung möglich

00:08:54: gewesen wäre. Weil bei der Wiedereinsetzung muss ich ja sozusagen die Umstände darlegen,

00:08:58: warum ich jetzt diese Frist versäumt habe und muss darlegen, warum alle den Umständen

00:09:04: nach gebotene Sorgfalt eingehalten worden ist. Die Beschwerdekammer sagt uns auch, sie sieht diesen

00:09:10: Schriftschatz vom 2.3., in dem die Wiedereinsetzung beantragt worden ist als Antrag auf Wiedereinsetzung

00:09:16: in die Beschwerdefrist und in die Beschwerdebegründungsfrist und auch als Antrag auf Entscheidung

00:09:21: nach Regel 112(2) EPÜ. Wenn wir gerade von Wiedereinsetzung und Fristversäumung sprechen,

00:09:26: haben wir nicht eigentlich zwei Fristen versäumt, weil die haben ja unterschiedliche,

00:09:31: da hat unser Patentinhaber, nicht gleichzeitig die Beschwerdefrist und die Beschwerdebegründungsfrist

00:09:36: verpasst und hätte damit eigentlich zwei Wiedereinsetzungsanträge stellen müssen.

00:09:40: Ja, grundsätzlich ist es so und die Kammer hat auch darauf hingewiesen, dass es eigentlich zwei

00:09:47: Fristen sind, die verpasst worden sind, nämlich wie du sagst die Beschwerdefrist und die Beschwerdebegründungsfrist

00:09:53: und hat sich aber jetzt nicht dazu geäußert, ob auch tatsächlich zwei Gebühren für jeder dieser

00:10:01: verpassten Fristen eingezahlt werden müssen, weil es sozusagen dem Antrag an sich nicht

00:10:06: stattgegeben werden kann und deswegen kann offen bleiben, ob wir zwei Gebühren zahlen

00:10:09: hätte müssen. Es gibt aber offensichtlich unterschiedliche Rechtsprechungslinien,

00:10:12: der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, wo die eine sagt, eine Gebühr reicht,

00:10:16: weil es sind zwei Fristen, die die gleiche Konsequenz haben, weil die gleiche Versäumnis

00:10:21: zugrunde liegt und es gibt aber auch Kammern, die sagen, man hätte zwei Gebühren zahlen müssen.

00:10:25: Jetzt ist es natürlich ein relativ eigenartiger Fall, so der typische Wiedereinsetzungsfall ist

00:10:30: ja der, dass ich eigentlich eine Frist wahren möchte und das auch tun möchte und irgendwas da

00:10:36: in dem Prozess der Fristwahrung schief geht, Auftrag an die Bank zur Zahlung möglicherweise

00:10:43: schief geht oder der Auftrag an die Hilfskraft hier irgendwas einzureichen, schief geht und das

00:10:49: Ganze dann irgendwie verloren geht. Hier schaut es aber doch ein bisschen anders aus, denn hier

00:10:54: hat es ja eigentlich immer die Möglichkeit gegeben, diese Beschwerde einzureichen. Es war

00:10:58: nicht unmöglich für unseren Patentinhaber. Genau, also es ist auch das, was die Kammer

00:11:03: feststellt, dass es eigentlich kein objektives Hindernis gibt, das die Beschwerde verhindert

00:11:08: hätte, sie haben einfach das nur nicht gemacht und es ist niemanden aufgefallen und das an sich

00:11:13: rechtfertigt aber nicht, als es wiedereingesetzt werden kann. Also es gibt nichts, was das verhindert

00:11:20: hätte, sondern es ist einfach aufgrund der Untätigkeit oder der nicht richtigen Bearbeitung

00:11:26: durch den Vertreter ist es zu diesem Fehler gekommen. Im Endeffekt in der vorläufigen Meinung

00:11:32: wird dann auch festgehalten, dass die Wiederinsetzung nicht ausreichend begründet ist und dass dadurch

00:11:39: der Wiederinsetzung wahrscheinlich nicht stattgegeben wird und daraufhin hat kurz vor der mündlichen

00:11:47: Verhandlung dann der Patentinhaber doch noch einmal geschildert, wie das genau, was genau

00:11:53: schiefgegangen ist und da gab es eben eine Abfolge, dass der Herr X, der erste Anwalt sich

00:11:59: das angeschaut hat und innerhalb von einem Monat dann das weitergegeben hat und der hat

00:12:05: aber nicht bemerkt, dass die Figuren nicht dabei sind, dann hat er Herr X, die Kanzlei

00:12:10: verlassen und Herr Y und Herr Z haben den Fall übernommen und die haben dann gar nicht

00:12:14: gewusst, dass die Figuren überhaupt drinnen gewesen wären in der PCT Anmeldung und den

00:12:17: hätte es deswegen auch nicht auffallen können und deswegen war das Italienische Patentamt,

00:12:22: dass die die ersten, die dann das auffallen ist, das war aber in dem Fall nicht genug.

00:12:27: Das heißt, die Beschwerdekammer hat das ganze negativ beschieden und hat im Endeffekt dann

00:12:33: mit dieser Begründung auch den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen. Was ist jetzt die Situation,

00:12:39: vor der der Patentinhaber steht?

00:12:41: Grundsätzlich, nachdem jetzt alle Mittel gescheitert sind, um diese Figuren wieder zurück in das

00:12:49: Patent hineinzubekommen, steht der Patentinhaber vor der Situation, dass er ein Patent hat,

00:12:55: ein erteiltes Patent ohne die Figuren. Das heißt, es ist zu hoffen für ihn, dass in der

00:13:02: Beschreibung die Figuren ausreichend gut beschrieben worden sind, dass das Fehlen der Figuren

00:13:08: an sich jetzt keinen Unterschied für den Schutzbereich ausmacht, weil dann für den

00:13:13: nachfolgenden nationalen Verfahren die Fassung des Druckexemplars dann ausschlaggebend ist.

00:13:18: Was sind denn jetzt die wichtigsten Punkte, die man aus dieser Entscheidung mitnehmen sollte?

00:13:23: Also, der erste und wichtigste Punkt ist einmal der, dass man das Druckrexemplar und die Mitteilung

00:13:28: der Regeln 71(3) ganz genau überprüfen sollte, wenn man sie bekommt. Denn das ist der Zeitpunkt

00:13:33: im Verfahren, indem ich nach Änderung oder indem ich wenn Fehler auffallen, indem ich die ganz

00:13:37: einfach berichten kann, indem ich das Europäische Patentamt einfach darauf hinweise, dass die

00:13:41: Figuren vergessen worden sind und dann habe ich halt eine zweite Mitteilung nach Regel

00:13:45: 71(3), in der die Figuren drinnen sind im besten Fall und im schlimmsten Fall wird das

00:13:50: Prüfungsverfahren aufgenommen, wenn mir zum Beispiel auffallt, dass die Patentansprüche

00:13:54: fehlen oder so irgendwas, das wäre ja auch möglich. Es müsste nicht immer nur die Figuren sein.

00:13:57: Wenn ich jetzt, so wie es unserem Patentinhaber da passiert ist, das verpasse und der zur Erteilung vorgesehenen

00:14:05: Fassung zustimme, dann gibt es noch immer die Möglichkeit, dass man Beschwerde einlegt

00:14:10: gegen den Erteilungsbeschluss. Das muss einem aber rechtzeitig auffallen. Das heißt, wenn man dann

00:14:14: die Patentschrift in Händen haltet und da fällt einem auf, da waren die Figuren nicht dabei,

00:14:18: dann könnte man Beschwerde einlegen und eben die so begründen, dass man sagt, dass das nicht

00:14:23: das ist, was die Prüfungsabteilung eigentlich erteilen hätte sollen, denn ursprünglich war er

00:14:27: beantragt, das europäische Patent mit den Figuren zu erteilen. Ja, grundsätzlich wäre es dann auch

00:14:35: noch möglich, wenn man jetzt die Beschwerdefrist versäumt, dass man den Antrag auf Wiedereinsetzung

00:14:40: stellt, aber in dem Fall muss man einmal nachweisen, dass die den Umständen nach gebotene Sorgfalt

00:14:47: eingehalten wurde und auch nachweisen, dass es objektive Gründe gegeben hat, die dann davon

00:14:52: abgehalten haben, die Frist zu waren. Und das ist nicht immer leicht. Vielen Dank, Lukas. Das war

00:14:59: eine Folge des IP-Courses Podcast. Herzlichen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.

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