G 1/15 "Teilpriorität" - Entscheidung und Gründe

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00:00:12: Mein Name ist Lukas Fleischer.

00:00:17: In der letzten Folge habe ich mit Michael Stadler die Vorgeschichte der Entscheidung der Großen

00:00:21: Beschwerderkammer G1/15 aus dem Jahr 2016 besprochen und heute sehen wir uns an, wie die Große

00:00:27: Beschwerderkammer diese Vorlagefragen beantwortet hat.

00:00:29: Noch einmal kurz zur Zusammenfassung.

00:00:31: Ein Anmelder hat zwischen der Prioritätsanmeldung und der Nachanmeldung eine Verallgemeinerung

00:00:36: vorgenommen, die nicht in den Anmeldungsunterlagen der Prioritätsanmeldung enthalten war.

00:00:41: Und zwar ging es in den Patent um einen Kraftstoff mit einem Kaltfließverbesserer und einem Ammonium

00:00:47: Salz und einem Amid.

00:00:49: Und dieses Ammonium Salz oder Amid wurde in der Nachanmeldung dann nicht mehr beansprucht.

00:00:54: Das Patent wurde dann auf Grundlage dieser verallgemeinerten Fassung ohne Amid oder

00:00:59: Ammonium Salz erteilt und der Anmelder hatte aus einem anderen Grund auch noch eine Teilanmeldung

00:01:05: eingereicht, die dann zur "Poisonous Divisional" geworden ist.

00:01:09: Nach der Patenterteilung hat dann ein Einsprechender die Teilanmeldung als älteres Recht aufgegriffen

00:01:15: und gegen das Patent der Stammanmeldung gelten gemacht.

00:01:18: Und in der ersten Instanz hatte er damit Erfolg und der Fall ging in die Beschwerde und die

00:01:23: Beschwerdekammer dort hat eben die Vorlagefragen formuliert, die uns heute zur G1/15 bringen.

00:01:28: Jetzt wird uns Michael Stadler diese Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vorstellen.

00:01:32: Hallo Michael.

00:01:33: Hallo Lukas.

00:01:34: Wer hat dann die Große Beschwerdekammer jetzt entschieden und dieses Problem aus der

00:01:37: Vorinstanz gelöst?

00:01:39: Die Frage war zunächst einmal ob ich jetzt einen Patentanspruch in seine einzelnen Teilbereiche

00:01:46: aufteilen kann, damit dieser unterschiedliche Prioritäten in Anspruch nehmen kann.

00:01:51: Die Entscheidung G2/98, die bezieht sich nämlich auf unterschiedliche Prioritäten

00:01:57: für unterschiedliche Varianten eines Patentanspruchs.

00:01:59: Was wir hier vorliegen haben, ist aber eine Verallgemeinerung von einer spezialisierten

00:02:05: Form, die eben auf die besagten Amide beschränkt war, auf eine allgemeinere Form, in der dieses

00:02:10: Öl einfach diese Beschränkung auf die Verwendung der Amide nicht mehr hatte.

00:02:15: Das ist jetzt kein echter Alternative, kein echter, generischer ODER Anspruch.

00:02:21: Die Beschwerdekammer musste sich also im ersten Teil jetzt damit beschäftigen, ob es tatsächlich

00:02:26: zulässig war, den Patentanspruch in zwei Teile aufzuteilen, nämlich in einem ersten

00:02:30: Teil, der die Beschränkung auf die Amide hatte und einen anderen Teil, der nämlich die abstrahierte

00:02:37: Form enthielt, bei dem aber die Beschränkung auf die Amide ausdrücklich ausgenommen war.

00:02:42: Das heißt, die Große Beschwerdekammer hat jetzt diese Aufteilung vorgenommen, diese

00:02:48: künstliche Aufteilung von dem Schutzbereich in zwei unterschiedliche Bereiche.

00:02:53: Jetzt sagst du, da ist der aus dem zweiten Teil, ist der erste ausgenommen worden, dass

00:02:59: es sozusagen disclaimt worden ist, ist es da auch ein Disclaimer gegangen?

00:03:02: Ja, in gewisser Weise schon.

00:03:04: Die Frage ist nämlich, darf man diesen Patentanspruch überhaupt so in zwei Teile teilen oder nicht?

00:03:10: Und wir haben hier eine Situation, dass wir sagen, wir haben A und B, also das Allgemeine

00:03:15: und das Spezielle und das zweite Alternative A und nicht B.

00:03:19: Und die Frage ist jetzt, ob diese Alternative A und nicht B, also das Allgemeine und der

00:03:25: Ausschluss der speziellen Merkmale, ob ich das überhaupt als Patentanspruch formulieren

00:03:29: darf, ob das überhaupt zulässig ist im Sinne des Artikel 123 (2) EPÜ.

00:03:34: Denn eines ist auch klar, all diese generischen ODER Formulierungen, die in den bisherigen

00:03:40: Entscheidungen, die auf G2/98 sich referenzierten enthalten waren, waren natürlich ursprungsoffenbart.

00:03:47: Und das war jetzt hier auch eine der großen Fragen, ist denn das Merkmal A und nicht B,

00:03:52: also das Allgemeine mit Ausnahme der Ammonium Salze oder Amide, ist denn das überhaupt ursprungsoffenbart?

00:03:58: Und da ist uns die Entscheidung G1/03 der Großen Beschwerdekammer zu Hilfe

00:04:03: gekommen, die nämlich unter bestimmten Voraussetzungen Disclaimer erlaubt, dass sich also einzelne

00:04:08: Merkmale, die ursprünglich nicht offenbart waren, ausnehmen kann aus dem Schutzbereich

00:04:14: eines Patentanspruchs.

00:04:15: Und das ist grundsätzlich möglich unter dem Voraussetzungen der G1/03, nämlich dann,

00:04:20: wenn ich mich von einem älteren Recht abgrenzen

00:04:22: muss in der Situation, also kann ich auch so eine generische Alternative formulieren,

00:04:28: der lautet das Allgemeine ohne das Spezielle.

00:04:31: Das heißt, in diesem Fall war sozusagen wieder ein Vorteil für den Patentinhaber, dass es

00:04:36: eine Poisonous Divisional war, die als Art 54 (3) Dokument verwendet worden ist, weil sonst hat diese

00:04:43: künstliche Aufteilung gar nicht funktioniert.

00:04:45: Ja, es war natürlich in erster Linie ein großer Nachteil für ihn, weil sonst hätte er das

00:04:50: Problem überhaupt nicht gehabt.

00:04:51: Aber natürlich, dass das ein älteres Recht war und keine Vorveröffentlichung war dann

00:04:56: wiederum ein Vorteil.

00:04:58: Nachdem die Große Beschwerdekammer jetzt diese Unterteilung in zwei Teile vorgenommen

00:05:03: hat, kannst du uns die vielleicht einmal ein bisschen definieren, damit man es leichter

00:05:07: tun drüber zu reden?

00:05:08: Ja, wir haben ja zwei Teile und der erste Teil ist eigentlich relativ klar, das ist

00:05:13: der ursprungs-, also in der Prioritätsanmeldung ursprungs-offenbarte Teil.

00:05:18: Da geht es jetzt eben genau um den Kaltfließverbesserer und der Einschränkung auf das ursprüngliche

00:05:25: in der Prioritätsanmeldung genannte Ammoniumsalz oder Amids.

00:05:29: Ich nenne den Kaltfließverbesserer im folgenden immer Merkmal A und das Ammoniumsalz und

00:05:34: der Amid immer Merkmal B und das wäre sozusagen der Teilbereich oder die Menge, die man dann

00:05:39: im Prinzip mit den Merkmalen A UND B definiert.

00:05:42: Es gibt jetzt noch einen zweiten Teil unseres generischen ODER Anspruchs und das ist der

00:05:48: abstrahierte Teil und der Ausnahme des zuerst genannten speziellen Teils.

00:05:52: Man kann im Prinzip sagen, das ist Merkmal A, der Kaltfließverbesserer und zwar alle

00:05:56: Varianten, die nicht das Ammoniumsalz oder Amid enthalten, also praktisch A ohne B oder

00:06:03: A UND nicht B.

00:06:04: Damit man jetzt die Neuheitsbeurteilung unter diesen Grundsätzen durchführen kann, die

00:06:09: die Große Beschwerdekammer jetzt festgelegt hat, müssen wir uns zuerst die Zeitränge

00:06:13: dieser beiden Teilbereiche des Anspruchs anschauen.

00:06:15: Wie schauen denn die aus?

00:06:17: Na ja, was den speziellen Teil betrifft, den haben wir natürlich schon in der ursprünglichen

00:06:22: Prioritätsbegründung der britischen Anmeldung offenbart und dieser Teil A UND B, der hat

00:06:28: natürlich den Zeitrang der Erstanmeldung.

00:06:31: Das bedeutet, für diesen speziellen Teil haben wir überhaupt kein älteres Recht-Problem,

00:06:36: denn die gehen ja auf den gleichen Anmeldetag zurück.

00:06:40: Das bedeutet, für diesen speziellen Teil gibt es einfach keinen Stand der Technik, der

00:06:45: irgendwie relevant wäre.

00:06:46: Kritisch ist natürlich der Teil, der den generalisierten Patentanspruch unter Ausnahme der ursprünglichen

00:06:53: eingereichten Merkmale enthält, also unter Ausschluss oder unter Ausnahme des Ammoniumsalzes

00:06:57: oder Amids.

00:06:58: Der kann sich selbstverständlich nicht auf den Zeitrang der prioritätsbegründenden Anmeldung

00:07:04: berufen, sondern der wird mit dem Anmeldetag der Anmeldung datiert und dem steht dann natürlich

00:07:11: auch die Teilanmeldung als älteres Recht gegenüber, zumindest in dem Umfang, als er sich auf

00:07:16: das Prioritätsrecht verlassen kann.

00:07:18: Gut, jetzt haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, um uns die Neuheit anzuschauen.

00:07:22: Wie hat denn jetzt die Große Beschwerdekammer das mit der Neuheit gesehen, also wie schaut

00:07:27: das mit der Beurteilung der Neuheit jetzt aus unter den Gesichtspunkten?

00:07:31: Da, für den speziellen Fall, für den Fall A UND B, ja überhaupt kein Stand der Technik

00:07:35: vorliegt, ist der neu.

00:07:37: Also wir haben ja gesagt, der ist ja ohnehin rückdatiert auf die ursprüngliche Prioritätsanmeldung,

00:07:43: daher gibt es hier kein Neuheitsproblem.

00:07:44: Oder als zweite Alternative aus unserem Anspruch, die ja ebenfalls neu sein muss, haben wir

00:07:49: jetzt A OHNE B.

00:07:51: Das bedeutet, es müsste einen Stand der Technik geben, der das Merkmal A zeigt, aber nicht

00:07:57: das Merkmal B.

00:07:58: Und zumindest unser älteres Recht kennt eine solche Offenbarung nicht, denn im älteren

00:08:04: Recht ist ja immer A in Kombination mit B offenbart.

00:08:07: Das heißt, eine Offenbarung, dass A da ist, B aber nicht, die findet sich in unserem

00:08:12: älteren Recht ja gerade nicht.

00:08:14: Und aus diesem Grund gibt es auch keinen Stand der Technik.

00:08:18: der unserer zweiten Alternative A ohne B entgegensteht.

00:08:23: Was war denn jetzt das Ergebnis, was ist für den Patentanspruch rausgekommen,

00:08:28: nachdem all diese komplexen Überlegungen durchgeführt worden sind?

00:08:31: Es war erstaunlich simpel.

00:08:33: Wir haben ja zwei Teile, die sind ja beide patentierbar.

00:08:37: Und man kann diese beiden Teile natürlich als separate Patentansprüche ausschreiben.

00:08:43: Man kann sie auch in einem Patentanspruch mit ODER verknüpfen.

00:08:46: Wenn man sich das noch mal kurz in Erinnerung rufen.

00:08:49: Wir haben den einen Teil A UND nicht B und wir haben den anderen Teil A UND B.

00:08:54: Und wenn man sich das logisch überlegt, dann bleibt über A.

00:09:00: Was für uns bedeuten würde, A ist ja unser Kaltfließverbesserer.

00:09:05: Und ob das Merkmal Ammonium, Salz oder Amid jetzt dabei ist oder nicht,

00:09:09: macht für die Frage, ob etwas unter dem Patentanspruch fehlt

00:09:12: oder nicht eigentlich kein Unterschied.

00:09:14: Denn wir haben sowohl die Variante behandelt, wenn das Ammonium Salz dabei ist,

00:09:18: dann haben wir die Priorität und sind deswegen neu.

00:09:20: Und wenn das Ammonium Salz nicht dabei ist,

00:09:22: dann haben wir einfach kein älteres Recht, das uns neuheitsschädlich entgegensteht.

00:09:25: Das heißt, im Endeffekt reicht es aus oder hat es auch dann dazu geführt,

00:09:30: dass man einfach das Merkmal, dass zwischen Erstanmeldung und Nachanmeldung gestrichen wurde,

00:09:34: einfach weglassen konnte.

00:09:36: Das heißt, dass es tatsächlich diese Unterteilung nur theoretisch passiert,

00:09:40: das heißt, um zu beurteilen, ob es neu ist oder nicht

00:09:42: wird die künstliche Unterteilung durchgeführt.

00:09:46: Ich schaue mal beide Teile an und wenn es für beide Teile okay ist,

00:09:49: dann füge ich das Ganze wieder zusammen und bin dann eigentlich davon,

00:09:51: wo ich ursprünglich weggegangen bin.

00:09:53: Ganz genau.

00:09:54: Und nachdem wir uns jetzt überlegt haben, wie das im Lichter der G1/15 war,

00:09:56: müssen wir jetzt eigentlich gut ausschauen,

00:09:58: wie ist denn das Verfahren jetzt dann tatsächlich ausgegangen?

00:10:00: Ja, tatsächlich ist es so ausgegangen,

00:10:02: dass das Patent in der Beschwerde aufrecht erhalten wurde

00:10:06: und dann weiter bestanden hat.

00:10:08: Und zwar genau in der Fassung mit A, dem Kaltfließverbesserer.

00:10:12: Führt jetzt die Entscheidung G1/15 dazu,

00:10:16: dass alle Probleme gelöst sind, die auftreten könnten,

00:10:21: wenn man von einer prioritätsbegründeten Anmeldung

00:10:23: auf eine prioritätsbeanspruchende Anmeldung

00:10:25: eine Abstraktion durchführt am Anspruch und Sachen weggelassen.

00:10:29: Wenn das Einzige, was auftritt, ein älteres Recht ist,

00:10:35: dann hat die Große Beschwerdekammer die Situation hier gelöst.

00:10:38: Denn sofern ich ein älteres Recht habe,

00:10:41: und da kommen noch mal einmal zur Entscheidungen vielleicht zurück,

00:10:44: zum allerersten Punkt,

00:10:45: wenn ich ein älteres Recht habe,

00:10:47: dann kann ich diesen Trick der Zweiteilung,

00:10:50: wie wir ihn aus der G1/03 kennen, mit dem Disclaimer anwenden.

00:10:54: Das bedeutet nur, wenn ich ein älteres Recht habe,

00:10:56: ist es mir überhaupt erlaubt, zu unterteilen in A UND nicht B,

00:11:00: und A UND B.

00:11:02: Also diese Zweiteilung bekomme ich eben nur,

00:11:04: wenn ein älteres Recht vorliegt.

00:11:07: Das sagt uns aber umgekehrt,

00:11:09: wenn ich eine Abgrenzung von etwas einem anderen Stand der Technik,

00:11:12: als ich ein älteres Recht habe,

00:11:14: z.B. von einer eigenen Zwischenveröffentlichung,

00:11:16: dann geht das gerade nicht,

00:11:17: und dann bricht die gesamte schöne Argumentation in sich zusammen,

00:11:21: weil dann gibt es einfach keine zwei ursprungsoffenbarten Teile,

00:11:24: die ich dann so als genierische ODER Varianten verwenden könnte.

00:11:27: Das heißt, das funktioniert in dieser Situation nicht.

00:11:30: Das typische Beispiel dafür wäre eben,

00:11:33: dass ich zwischen der Erstanmeldung und der Nachanmeldung

00:11:36: eine spezielle Ausführungsform veröffentliche, z.B. Verkaufe.

00:11:40: Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem hier,

00:11:44: nämlich, dass diese Anmeldung davon ausgeht,

00:11:46: dass es zwischen Erstanmeldung und Nachanmeldung

00:11:48: überhaupt keine eigenen Veröffentlichungen gegeben hat.

00:11:51: Das ist ja praktisch relativ unwahrscheinlich,

00:11:55: denn normalerweise willst du ja deine Anmeldung einreichen

00:11:59: und dann mit deinen Produkten auf den Markt zu kommen.

00:12:01: Und unserem Anmelder ist es hier so zugute gekommen,

00:12:04: dass es keine anderen nachgewiesenen Veröffentlichungen gegeben hat,

00:12:08: die hier die Argumentation zerstört hätten.

00:12:11: Wäre bekannt geworden,

00:12:14: dass die ihr eigenes Produkt A+B veröffentlicht hätten,

00:12:17: dann hätte die ganze Argumentation nicht mehr funktioniert,

00:12:19: weil wir die Zweiteilung,

00:12:21: zwei generische ODER Ansprüche,

00:12:23: nicht mehr hätten vornehmen können,

00:12:24: weil das nach der G1/03 eben nur

00:12:27: zur Abgrenzung von älteren Rechten zulässig ist.

00:12:30: Vielleicht noch eine kurze Frage.

00:12:32: Die G1/03 beschäftigt sich ja mit undisclosed Disclaimern,

00:12:36: also Disclaimern, die nicht in der Ursprungsvariante offenbart sind.

00:12:39: Wäre es jetzt eine Möglichkeit,

00:12:40: dass ich, wenn ich merke,

00:12:42: ich möchte mich auf der Nachanmeldung abstrahieren,

00:12:44: dass ich dann selber einen Disclaimer reinschreibe

00:12:46: und sozusagen diesen ODER Anspruch tatsächlich konkret formuliere,

00:12:51: dann müsste es ja wieder funktionieren

00:12:53: mit der Betrachtung der G1/15, oder?

00:12:55: Hier kommen wir in die Gefilde

00:12:57: von zwei anderen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer,

00:13:01: die sich mit disclosed Disclaimern,

00:13:03: also mit ursprungsoffenbarten Disclaimern beschäftigt haben.

00:13:07: Und die noch ein bisschen strenger sind,

00:13:10: denn bei diesen zwei Entscheidungen,

00:13:12: G2/10 und G1/16,

00:13:14: kommt es bei einem ursprungsoffenbarten Disclaimer darauf an,

00:13:17: dass nicht nur der Anspruch offenbart ist

00:13:20: und das spezielle Merkmal, also A UND B,

00:13:22: sondern dass auch irgendwo ausdrücklich erwähnt ist,

00:13:25: dass man das Merkmal B auch weglassen kann.

00:13:28: Und das findet sich üblicherweise in der ersten Anmeldung nicht,

00:13:32: sodass die ganze Argumentation hier auch nicht funktionieren wird.

00:13:35: Also ich könnte es nicht einfach in die Nachanmeldung reinschreiben.

00:13:38: Genau, aber auch das müsste es ja natürlich

00:13:41: zum Zeitpunkt der Nachanmeldung schon wissen.

00:13:43: Genau, also da will ich sozusagen das direkt darauf hinschneidere

00:13:46: und dir das Oder in meine Nachanmeldung hineinschreibe

00:13:50: und dann quasi ein Disclosed Disclaimer

00:13:52: in die Nachanmeldung reinschreibe,

00:13:54: dann hätte ich ja kein Offenbarungsproblem in der Nachanmeldung

00:13:57: mit dem Disclaimer und könnte sagen,

00:13:59: ja, aber du hättest da Problem der erfinderischen Tätigkeit möglicherweise.

00:14:04: Und das Problem der erfinderischen Tätigkeit hast du beim älteren Recht nicht.

00:14:08: Und da würdest du wahrscheinlich dann rausfliegen.

00:14:11: Kannst du das nochmal um die wichtigsten Punkte der Entscheidung

00:14:14: und die Auswirkungen auf die tägliche Praxis zusammenfassen?

00:14:18: In der Entscheidung G1/15 ging es um die giftige Teilanmeldung

00:14:21: und der Anmelder hatte also zwischen Erstanmeldung

00:14:23: und Nachanmeldung eine Verallgemeinerung vorgenommen,

00:14:26: die in der Ursprungsanmeldung eben nicht vollständig offenbart war.

00:14:30: Das Patent wurde dann auf der Grundlage der verallgemeinerten Fassung erteilt

00:14:35: und nach der Erteilung erhob dann ein Einsprechender Einspruch

00:14:38: und argumentierte eben, dass die Teilanmeldung als älteres Recht

00:14:41: der Stammanmeldung neuheitsschädlich gegenübersteht

00:14:45: und in erster Instanz hatte er auch Erfolg.

00:14:47: Die Große Beschwerdekammer hatte dann, nachdem also eine Beschwerde eingelegt wurde,

00:14:51: zu klären, ob das jetzt in der Situation möglich ist,

00:14:54: unterschiedliche Prioritäten und Zeitränge für die einzelnen Teilbereiche des Anspruchs

00:14:59: in Anspruch zu nehmen.

00:15:00: Aus der Entscheidung G2/98 wissen wir, dass das grundsätzlich möglich ist.

00:15:05: Im vorliegenden Fall haben wir aber nicht zwei echte Alternativen gehabt,

00:15:09: sondern eine verallgemeinerte und eine spezialisierte Form.

00:15:12: Der Knackpunkt der Entscheidung hier war,

00:15:14: dass diese Unterteilungen eine spezielle und eine verallgemeinerte Form aber möglich war,

00:15:20: und zwar den Gesichtspunkten der Entscheidung G1/03.

00:15:24: Es wurde also hier sozusagen quasi als Gedankenkonstrukt ein Disclaimer eingebaut,

00:15:29: der es eben erlaubte, den allgemeinen Teil des Anspruchs

00:15:32: ohne die spezialisierte Merkmalskombination als eigene ODER Variante zu beurteilen.

00:15:37: Und im Endeffekt konnten also beide ODER Varianten als neu beurteilt werden,

00:15:43: gegenüber dem älteren Recht.

00:15:45: Und damit konnte man eben auch ein Patent erteilt bekommen.

00:15:48: Interessanterweise hat der Patentanspruch selbst dann von diesem Disclaimer überhaupt nicht mehr gezeigt,

00:15:54: sondern es war eben nur mehr das verallgemeinerte Merkmal in Patentanspruch enthalten,

00:15:59: und das Patent konnte in der erteilten Form weiter bestehen.

00:16:03: Der Einspruch wurde letztlich zurückgewiesen.

00:16:05: Das war eine Folge des IP-Courses Podcast.

00:16:08: Vielen Dank, Michael, und vielen Dank für Ihre Interesse.

00:16:11: [Musik]

00:16:14: Das war ein IP-Courses Podcast.

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00:16:32: [Musik]