G 1/99 - Verschlechterungsverbot ("Reformatio in peius") - Vorlagefragen

00:00:00: Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.

00:00:09: Herzlich willkommen, liebes Publikum, mein Name ist Fabian Haiböck und heute darf ich an meiner

00:00:14: Seite Michael Stadler begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo, Servus. Heute haben wir

00:00:20: als erste Mal vertauschte Rollen. Ich darf der Interviewer sein. Ich hoffe, dadurch kommt es

00:00:25: nicht zu einer wesentlichen Verschlechterung. Aber ich glaube, ohne Verschlechterung werden wir

00:00:30: heute nicht auskommen. Welche Entscheidung hast du denn heute mitgebracht? Ja, heute habe ich die

00:00:35: G 1/99 mitgebracht, die auch unter dem Schlagwort Verschlechterungsverbot oder mit dem

00:00:42: schönen Latinisch klingenden Namen "reformatio in peius" bekannt geworden ist. "Reformatio in peius",

00:00:48: der klingelt bei mir, hat jetzt nicht nur im Patentrecht, glaube ich, seine Wurzeln,

00:00:52: sondern auch im Zivilrecht. Du bist ja nicht nur Patentanwalt, sondern tatsächlich auch Jurist,

00:00:58: du hast Jus studiert. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was der Zweck von diesem

00:01:03: Leitsatz "reformatio in peius" ist? Verschlechterungsverbot bedeutet, dass es in der Beschwerde nicht

00:01:12: schlechter werden kann, zumindest dann nicht, wenn der, der die Beschwerde einlegt, der einzige

00:01:16: Beschwerdeführer ist. Die Idee ist die, wir haben eine Entscheidung der ersten Instanz,

00:01:21: in unserem Fall ist eben das Europäische Patentamt im Einspruchsverfahren und wenn jetzt eine

00:01:27: Entscheidung rauskommt, die so unentschieden ist, also wo es so ein Zwischending gibt, also in unserem

00:01:32: Fall eine Beschränkung des Patents, aber keine Zurückweisung des Einspruchs, kein voller Widerruf des

00:01:38: Patents, sondern sowas dazwischen, dann können ja grundsätzlich beide Beschwerde erheben,

00:01:43: der beide nicht genau das gekriegt haben, was sie eben wollten. Und wenn aber jetzt nur

00:01:48: einer Beschwerde einlegt, dann gilt das sogenannte Verschlechterungsverbot, das bedeutet für den,

00:01:53: der Beschwerde einlegt, kann es nicht schlimmer werden. Es soll so ein bisschen die Angst davon

00:01:59: nehmen, dass ich in die nächste Instanz gehe, es soll nichts blöder werden für mich. Genau,

00:02:03: zumindest dann nicht, wann nicht der andere auch noch Beschwerde einlegt. Dann kann es natürlich

00:02:08: auf jeden Fall blöder werden für mich. Das heißt in der Praxis, wenn es so einen Fall geben würde,

00:02:13: sind beide am besten beraten, dass beide einfach die Beschwerde einlegen. In der Situation würde

00:02:18: ich das tun, sofern es nicht völlig abwegig ist. So weit, so gut mal zur "reformatio in peius" zu den

00:02:27: Grundlagen, das EPA hat ja die "reformatio in peius" auch in zwei Großen Beschwerdekammerentscheidungen

00:02:34: angesprochen, um die soll es aber heute nicht gehen. Genau, da war vorher schon so bekannt,

00:02:39: dass es sowas wie das Verschlechterungsverbot insgesamt gibt. Einmal war nur der Patentinhaber

00:02:45: in die Beschwerde gegangen, da war die Frage, kann das Patent dann in der Beschwerde widerrufen

00:02:50: werden? Antwort Nein, weil das, was dann im Einspruch aufrechterhalten wurde, in der Konstellation,

00:02:56: ist eben das Schlechterste, worauf der Patentinhaber zurückfallen kann. Wenn die Beschwerde des

00:03:02: Patentinhabers zurückgewiesen wird, bleibt die erstinstanzliche Entscheidung bestehen und die

00:03:07: sagt eben, dass das Patent nur teilweise aufrechterhalten wird. Umgekehrt geht es natürlich auch, aber

00:03:12: da kommen wir heute eben in so eine Situation, die nicht ganz so einfach war. Okay, also wir sind jetzt am

00:03:18: Ende des Tages keine Juristen, zumindest ich nicht, sondern Patentanwälte. Wir Patentanwälte brauchen

00:03:23: immer etwas Handfestes: eine Erfindung. Um welche Erfindung geht es denn heute? Die Erfindung oder

00:03:28: die gesamte Entscheidung ist auch unter dem Namen des Patentinhabers 3M bekannt geworden. Ich wusste

00:03:33: auch nicht, was das heißt. Das ist Minnesota Mining and Manufacturing, also ein Weltkonzern, der

00:03:38: alles Mögliche tut. Und in der Entscheidung ging es also um ein Rückstrahlmaterial. Ich stelle mir

00:03:45: das so vor wie ein Material, das du irgendwo draufklebst und da sind so Linsen drauf und die

00:03:49: strahlen das Licht einfach besonders gut zurück. Was hat das für ein Einsatz in der Realität? Wenn

00:03:56: irgendeine Fläche leuchten muss, wenn du Fluchtwege beleuchten möchtest oder ähnlich

00:04:00: heißt, dann hast du natürlich die Notwendigkeit, dass du so ein Material irgendwo brauchst, damit

00:04:04: das halt ordentlich rückstrahlt. Und hier haben wir eben ein Verfahren, um so ein reflektierendes

00:04:10: Rückstrahlmaterial eben zu machen. Und die Idee ist, dass da so kleine Linsen in das Material

00:04:16: eingebettet sind. Die Linsen sind für sich schon bekannt gewesen. Es ist also um die Befestigung

00:04:22: gegangen. Ist das korrekt? Ja, genau. Also Linsen gab es, da gab es jede Menge Stand der Technik,

00:04:27: wie man so was machen kann. Und es gab auch Materialien, die haben irgendwie nicht ganz so

00:04:32: gut funktioniert, weil wenn da Wasser drauf kommt, wird dieser Rückstrahleffekt der Linsen

00:04:36: irgendwie vermindert. Und die Idee war also jetzt, ein Rückstrahlmaterial zu bauen,

00:04:40: dass er so wirklich besser reflektiert hat. Und hierfür gab es eben das erfindungsgemäße Verfahren.

00:04:46: Im Prinzip beginnst du mit so einem Trägerstoff und da tust du die Linsen eben drauf. Und dann

00:04:53: kommt eben der Schritt, auf den es dann später auch ankommt. Nämlich, dass man dann auf der einen

00:04:57: Seite eine Schicht aufbringt. Die wird hier Bindeschicht genannt. Die ist also thermoplastisch.

00:05:03: Das ist so eine Art durch Hitze verformbare Kunststofffolie. Und die bringst du von oben so

00:05:09: in Kontakt mit den Linsen, dass die eben nur auf der reflektierenden Schicht, nur auf den

00:05:14: Linsen haften bleibt, aber gerade nicht am Trägermaterial. Das Trägermaterial ziehst du dann ab

00:05:19: von der anderen Seite und dann beschichtest du es von der anderen Seite wieder mit einer

00:05:24: Deckfolie, die ist einfach transparent und dann wird es versiegelt. Und dann hast du diese

00:05:28: Linsen praktisch eingebettet zwischen zwei Schichten und damit kann man dann vernünftiger

00:05:34: agieren. Und schon im Prüfungsverfahren war also dieses in Kontakt bringen von den Linsen und dieser

00:05:41: Bindeschicht so, dass die Trägerfolie nicht mit dran klebt. Irgendwie essentiell. Und darum ging es

00:05:48: auch, damit man die nachher wieder abziehen kann, ohne dass halt alles fest und zusammen

00:05:52: pickt und klebt. Du hast das Prüfungsverfahren jetzt schon angesprochen. Das Prüfungsverfahren verlief

00:06:00: reibungslos. Das heißt, wir sprechen ihm ist ja irgendwo dann auch logisch, wenn es um die

00:06:08: "reformatio in peius" geht. Wir brauchen ein kontradiktorisches Verfahren. Sprich, die wesentliche Thematik wird

00:06:15: sich im Einspruchsverfahren abspielen. Was ist denn da passiert? Genau, Prüfungsverfahren gab

00:06:21: wohl einen Einwand, es gab eine kleine Änderung. Aber im Einspruchsverfahren hat man dann etliche

00:06:27: Neuheitsangriffe. Das Einspruchsverfahren war gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Was da auffällig

00:06:33: war, ist, dass das Verfahren relativ alt ist. Wir sprechen davon der G 1/99. Verfahrensrechtlich

00:06:39: sind wir da bei Weitem nicht in der heutigen Zeit. Und das merkt man daran, wie das geführt

00:06:45: wurde. Also der Patentinhaber hat dann neue abhängige Patentansprüche eingereicht. Aus heutiger Sicht

00:06:51: würde das aber nicht funktionieren. Und es gab auch etliche Haupt- und Hilfsanträge, die da

00:06:57: irgendwie wild gemischt wurden. Also diese strenge formalistische Sicht, wie man das heute hat,

00:07:04: das war überhaupt nicht der Fall. Die haben zum Beispiel diskutiert Ansprüche 1 bis 8 aus dem

00:07:10: Hauptantrag und dann die Ansprüche 9 bis 20 aus dem Hilfsantrag 1. Es klingt wie der wilde Westen

00:07:14: ein bisschen. Es ist wie der wilde Westen. Nein, und da wird man auch ganz strikt davon abraten,

00:07:21: dass man jetzt eine Einspruchsabteilung sagt, bitte prüfen wir doch die Ansprüche 1 bis 8 aus

00:07:25: dem Hauptantrag und 9 bis 20 aus dem Hilfsantrag. Ich glaube, das wird nicht gut gehen. Und die

00:07:30: Einspruchsabteilung selbst hat dann noch die Wendung "Lens" eingefügt, ganz am Anfang, um das klar zu

00:07:36: machen. Auch das ist aus heutiger Sicht völlig abwegig. Das tut die Einspruchsabteilung...

00:07:42: Antrags ungebunden. Normalerweise nicht. Die haben halt so irgendwie alle gemeinsam dran

00:07:49: mitgewirkt, da ein Patent draus zu machen, das irgendwie halt weiterhin aufregt.

00:07:54: Ja, das EPA ist ein Amt zum Erteilen von Patenten. Da hat sich wahrscheinlich die

00:08:00: Einspruchsabteilung auch bemüßigt gefühlt, dass sie den Anmelder da unterstützt. Okay,

00:08:06: also Einspruchsabteilung, du hast erklärt viele Anträge verfahrensrechtlich nicht so streng,

00:08:13: wie es heute passiert. Aber welche Aspekte, die für die spätere Große Beschwerdekammer

00:08:20: Entscheidungen relevant sind, hat es da jetzt wirklich gegeben. Was relevant ist,

00:08:26: dass das Patent eingeschränkt wurde. Es gab da mehrere Verfahrensschritte und der Verfahrensschritt

00:08:31: bei dem es darum geht, diese Bindeschicht an dem Gewebe, wo die Linsen drin sind, anzubringen,

00:08:37: wo das Gewebe dann noch abgezogen wird, das dann wegkommt. Dieser Schritt ist relativ

00:08:43: fitzelig oder schwierig gewesen sein und deswegen wurde der Patentanspruch da enorm

00:08:50: eingeschränkt. Und unter anderem gab es da auch eine Beschränkung, die also gesagt hat, es gibt einen

00:08:56: allmählichen Viskositätsverlauf über einen Temperaturbereich von 50 Grad angezeigt durch eine

00:09:04: weniger als um eine Größenordnung verringerte Verlustmodulkurve gemessen in Dyn pro Quadratzentimeter.

00:09:12: Also ich als Nichtfachmann in dem Gebiet verstehe es ohnehin nicht.

00:09:17: Es klingt sehr unhandlich auf jeden Fall. Es klingt sehr unhandlich. Im Endeffekt hat die

00:09:24: Einspruchsabteilung dieses Merkmal aber akzeptiert und zwar sowohl nach Artikel 123 (2) EPÜ, aber das

00:09:33: Merkmal hat in Kombination mit vielen anderen dann auch dazu geführt, dass das neu und

00:09:38: erfinderisch wurde. Okay, so du sagst, die Einspruchsabteilung hat das nicht aus Überschreitung

00:09:43: der ursprünglichen Offenbarung gesehen. Also das sagt ja der Artikel 123 (2) EPÜ aus und so ist es dann

00:09:50: zu einer Zwischenentscheidung gekommen, wonach dieser neue Anspruch als neu und erfinderisch

00:09:55: gewertet wurde. Was waren die Argumente der Gegenseite diesbezüglich? Ja, die haben halt aus dem

00:10:03: Stand der Technik argumentiert, dass dieses und jenes neuheitsschädlich ist. Das waren die Hauptargumente.

00:10:09: Selbstverständlich haben die auch andere Argumente gebracht. Das überschreitet doch die

00:10:17: Offenbarung ist unklar und ähnliches. Also die haben schon aus allen Rohren geschossen grundsätzlich.

00:10:21: Das Hauptargument war aber weiterhin, es ist nicht neu und nicht erfinderisch. Okay, das heißt,

00:10:27: wir haben in diesem Einspruchsverfahren nicht Hauptaugenmerk auf die Überschreitung der

00:10:32: ursprünglichen Offenbarung gehabt. Okay, wird aber dann später wahrscheinlich noch relevant? Wie ist

00:10:39: es weitergegangen? Nein, gar nicht. Interessanterweise, überhaupt nicht. Überschreitung der Offenbarung war

00:10:47: keines der Hauptthemen in der Entscheidung. Auch wenn es immer wieder so rauskommt und wovor die

00:10:54: Entscheidung dann letztendlich verwendet wird, ist es in der Entscheidung selber überhaupt nicht

00:10:58: Thema gewesen. Interessant. Es gab dann, wie es kommen musste, natürlich die Beschwerde des

00:11:04: Einsprechenden. Der Patentinhaber war damit zufrieden. Sonst hätten wir auch diese "reformatio

00:11:09: in peius" Diskussion überhaupt nicht gehabt. Der würde bei den Beschwerden gehen und dann hätte es

00:11:13: halt eine ganz normale Diskussion in zweiter Instanz. Hätte man keine G 1/99 gehabt vielleicht. Also wir

00:11:19: müssen froh sein. Genau, es war nur der Einsprechende, der Beschwerde eingelegt hat,

00:11:24: nicht der Patentinhaber. Okay, was hat der Einsprechende gerügt? Der Einsprechende hat

00:11:31: alles mögliche gerügt, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und auch Klarheit, zumindest was

00:11:39: den Hauptantrag betrifft. Und da hat man dann eben die Situation, dass die Beschwerdekammer,

00:11:45: jetzt aufgegriffen hat und gesagt hat, dieses neu eingefügte Merkmal oder die Einfügung des

00:11:51: Merkmals, die diesen Viskositätsverlauf betrifft, die macht den Patentanspruch insgesamt unklar.

00:11:57: Ah Klarheit war das Thema. Klarheit war das Thema. Es war nicht die Überschreitung der Offenbarung,

00:12:03: es war wirklich Klarheit. Das heißt, es muss dann wohl tatsächlich ein Merkmal aus der

00:12:08: Beschreibung gewesen sein, weil wenn es aus dem Anspruch gezogen wäre, sollte die Klarheitsthematik

00:12:14: ja kein Thema sein, oder war das damals noch nicht geklärt? Das war das wissen wir erst seit der

00:12:18: G 3/14. Da hat der Lukas Fleischer gemeinsam mit dem Gerd Hübscher eine Folge dazu gemacht.

00:12:26: Das ist erst ungefähr 15 Jahre später entschieden worden, dass das kein Thema ist,

00:12:31: aber die Beschwerdekammer hier hat es also notwendig befunden, die Klarheit zu prüfen,

00:12:36: dass man das insgesamt in irgendeinem Kontext tut, war damals auch schon klar auf die eine oder

00:12:40: andere Weise so klar ziseliert, wie die G 3/14 das tut nicht. Aber es war ein Problem für

00:12:48: die Kammer und die Kammer hat gemeint, so ist der Patentanspruch jedenfalls nicht gewährbar.

00:12:55: Okay, die Reaktion der Patentinhaberin ist dann welche?

00:13:01: Die Patentinhaberin wollte das Merkmal dann einfach streichen.

00:13:08: Jetzt haben wir das erste Problem.

00:13:11: Jetzt haben wir das erste Problem. Genau, wir haben also die Situation, dass man in der Zwischenentscheidung, die vom Patentinhaber

00:13:18: unangefochten war, eine enge Fassung hatten und der Patentinhaber will jetzt auf einmal

00:13:25: das unklare Merkmal rausstreichen. Würde dann natürlich den Einsprechenden verschlechtern?

00:13:29: Das würde den Einsprechenden verschlechtern, ganz genau so ist es.

00:13:33: Und da haben wir jetzt schon einleitend gehört, da gibt es, auch im Patentrecht, eben diese G-Entscheidung,

00:13:39: die das eigentlich verbieten sollte.

00:13:41: Ganz genau, diese Entscheidung gibt es, also dieser Grundsatz, dass es auch sowas wie Teilrechtskraft

00:13:47: gibt, dass es diese Jetzt haben wir das erste Problem. gibt, dass wenn ich mich nicht gegen eine für mich

00:13:51: nachteilige Entscheidung beschwere, dass ich dann nicht wieder zurück kann, das wissen

00:13:56: wir eigentlich schon.

00:13:57: Was war jetzt dann das Problem in diesem Fall? Weil wenn es eh schon entschieden ist,

00:14:02: man darf es nicht, ganz einfach.

00:14:04: Ganz genau, so hat das natürlich der Einsprechende auch gesehen, also das ist natürlich ganz klar

00:14:10: dessen Position. Und wir hatten auch schon so einige Jahre davor, was die G 1/93 betrifft,

00:14:20: eine extrem harsche Linie, allerdings in einer etwas anderen Konstellation, nämlich bei

00:14:26: der G 1/93 ging es um die Frage des Vergleichs zwischen der erteilten Fassung und der später

00:14:30: aufrecht erhaltenen Fassung.

00:14:32: Wir haben es jetzt ein bisschen anders und vielleicht nur prozessual, die teilrechtskräftige

00:14:37: Fassung gegenüber dem, was man dann in der Beschwerde möchte.

00:14:40: Es sind zwei unterschiedliche Dinge, die man hier miteinander vergleicht, aber bei der

00:14:44: G 1/93 haben wir gesehen, dass das extrem streng gehandhabt werden kann und dass du dann

00:14:50: so in einer Zwickmühle oder unentrinnbare Falle, wurde es auch bezeichnet, drinnen sitzt und

00:14:55: einfach nicht mehr rauskannst. Und genau das hätte unserem Patentinhaber grundsätzlich

00:15:01: hier auch blühen können.

00:15:02: Ja offenbar hat es dann aber auch noch, oder denke ich mir in der Vergangenheit, andere

00:15:08: Rechtsprechungslinien gegeben, die das dann vielleicht näher so streng gesehen haben?

00:15:11: Genau, das ist ja auch der Grund, warum es dann letzten Endes zu einer Vorlage an die

00:15:17: Große Beschwerdekammer überhaupt gekommen ist, nämlich weil unterschiedliche Kammern

00:15:22: diese Situation unterschiedlich gesehen haben und dann mal gemeint haben, naja in

00:15:26: der Situation muss man doch irgendwie einen Ausgleich schaffen und dem Patentinhaber dann

00:15:31: doch die Möglichkeit geben, hier wieder auf eine patentierbare Fassung zurückzukommen.

00:15:37: Die Problematik hier ist ja wirklich, der Patentinhaber hätte ja überhaupt keine Chance gehabt,

00:15:42: sich irgendwie jetzt nur so verteidigen, der war nicht beschwert, der hat keine Beschwerde

00:15:47: einlegen können, sprich der hätte sie in dieses Konstrukt der Jetzt haben wir das erste Problem, also

00:15:52: der war da drinnen, jetzt hat der halt in diesem Fall wirklich keine Möglichkeit gehabt und

00:15:56: ich glaube das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo man sich denkt, der bitte irgendwie

00:15:59: eine Chance braucht er schon.

00:16:02: Ja, ich meine aus heutiger streng formalistischer Sicht würdest du natürlich sagen, na bitte

00:16:08: nie im Leben hätte der auf den, also erstens nie im Leben hätte er keine Beschwerde einreichen

00:16:13: dürfen, nie im Leben hätte er vorher schnell auf diesen eingeschränkten Anspruch zurückgehen

00:16:18: dürfen, er hätte fünf Varianten dazwischen bauen müssen, also das ist die heutige Sicht,

00:16:22: ich kann ihm das Rückblick natürlich nicht vorwerfen, damals war es einfach nicht so

00:16:28: streng, aber hier haben wir dann natürlich schon mit dem Verschlechterungsverbot aber

00:16:33: auch mit dieser unentrinnbaren Falle, haben wir dann so die ersten Guillotinen eingebaut,

00:16:40: die also wirklich scharf hineingeschnitten haben und gesagt haben, okay, bis hierher

00:16:43: und nicht weiter.

00:16:44: Okay, also wir haben die Problematik skizziert, wir haben das grundlegende Problem, dass eigentlich

00:16:50: die "reformatio in peius" auch im Patentwesen eine wesentliche Rolle spielt, aber es gibt

00:16:56: Unsicherheit in der Rechtsprechung, sprich, wenn es Unsicherheit gibt, dann ist die Beschwerdekammer

00:17:01: regelmäßig bemüht, diese Unsicherheit beiseite zu schaffen und ich glaube, das hat sie auch

00:17:06: in diesem Fall gemacht, nämlich mit gewissen Fragen an die Große Beschwerdekammer.

00:17:12: Also grundsätzlich geht es jetzt die Frage, wie kriege ich das unklare Merkmal weg oder

00:17:18: soll der Patentinhaber, der ja keine Beschwerde eingelegt hat, irgendwie dieses unklare Merkmal

00:17:24: beiseite schaffen können?

00:17:25: Ja, so detailliert haben sie gar nicht gefragt, interessanterweise.

00:17:30: Okay.

00:17:31: Es war die Klarheit nämlich auch nie ein Thema, die ganze Entscheidung ist nicht auf die Klarheit

00:17:35: beschränkt und wird in der heutigen Sichtweise eigentlich, und du hast das ja zuerst so erklärt,

00:17:42: eigentlich in Bezug auf Artikel 123 (2) EPÜ, als sozusagen Doppelmühle gesehen, um die es hier

00:17:50: gegangen ist.

00:17:51: Genau, die Frage war nämlich die, muss ein, zum Beispiel durch Streichungen des einschränkenden

00:17:58: Anspruchsmerkmals geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und

00:18:05: alleinige Beschwerdeführer schlechter gestellt würde, als ohne die Beschwerde.

00:18:09: Also damals hat man nur kurz formuliert, es ist nicht ganz so 100%ig Klarheit, aber

00:18:15: im Prinzip geht es darum, wenn ich einen Patentanspruch als Patentinhaber und ausschließlich Beschwerde

00:18:22: beteiligter, aber nicht Beschwerdeführer einreiche, muss dieser geänderte Patentanspruch zurückgewiesen

00:18:29: werden, wenn ich ihn gegenüber der erstinstanzlichen Entscheidung breiter mache.

00:18:34: Puh, okay, ich glaube, diese Frage muss ich jetzt einmal sacken lassen und vielleicht

00:18:42: geht es unseren Zuhörer:innen ja genauso.

00:18:44: Darum würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir mit diesem kleinen Cliffhanger diese

00:18:49: Folge mal beenden und uns das Ergebnis für nächste Woche aufheben.

00:18:52: Darum würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen Dank fürs Mitbringen dieses interessanten

00:18:56: Falles.

00:18:58: Ja, Servus und bis zum nächsten Mal.