T 123/23 - Blutzuckermessgerät (Offenbarungsüberschreitung / Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren)
Shownotes
In dieser Episode sprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 123/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patenamts. Gegenstand des Verfahrens ist ein In-Vivo-Glukosemesssystem, also ein Blutzuckermessgerät in Form eines Patch-Sensors am Oberarm, die Frage der Ausführbarkeit in Zusammenhang mit dem Schutz sensibler Daten und die Frage, wie späte Anspruchsänderungen prozessual behandelt werden.
Die Erfindung
Technisch geht es um die Absicherung sensibler Gesundheitsdaten: Sensordaten sollen nur dann von einem Lesegerät (inkl. Smartphone) ausgelesen werden dürfen, wenn zuvor eine Authentifizierung zwischen Sensor und Lesegerät stattgefunden hat. Der Clou der Erfindung liegt weniger in der Verwendung eines asymmetrischen Schlüsselprinzips an sich, sondern in der Schlüssel-Verteilung: Der „private“ Schlüssel wird etwa als Barcode/optisches Zeichen im Zusammenhang mit der Produktverpackung bereitgestellt und erst nach erfolgreichem Abgleich wird das Auslesen ermöglicht.
Prüfungsverfahren und Stand der Technik
Im Prüfungsverfahren wurden insbesondere zwei Dokumente für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen:
- D1: Authentifizierung (klassisch) – allerdings im Kontext von E-Mails.
- D2: Glukosesensorik/CGM-Systeme aus dem Stand der Technik.
Der Prüfer kombinierte diese Lehren und stellte die erfinderische Tätigkeit in Frage. Erst im Laufe des Prüfungsverfahrens wurde die Anspruchsformulierung so geändert, dass die Verteilung des privaten Schlüssels (Barcode/optisches Zeichen) in den Mittelpunkt rückt.
Einspruchsverfahren
Das anschließende Einspruchsverfahren eskalierte in Umfang und Komplexität (zahlreiche Entgegenhaltungen, sehr viele Hilfsanträge, umfassende vorläufige Meinung). Materiell stand insbesondere Art. 83 EPÜ (Ausführbarkeit) im Zentrum:
Die Einsprechenden argumentierten, dass ein „private key“ auf einer Verpackung Sicherheitslücken öffne; eine Fachperson würde ein solches Setup nicht ohne Weiteres implementieren. Wenn der Anspruch keine konkreten technischen Details zur Authentifizierung bzw. zum Sicherheitsniveau enthält, fehle es an ausreichender Offenbarung, um die Erfindung zuverlässig auszuführen.
Zusätzlich wurde Art 123 (2) EPÜ diskutiert – aber nur im Zusammenhang mit dem weiteren unabhängigen Anspruch 8.
Die Einspruchsabteilung folgte den Argumenten der Einsprechenden, was den Widerruf des Streitpatents zur Folge hatte.
Beschwerdeverfahren
In der Beschwerde deutete die Kammer in der vorläufigen Meinung an, dass sie die strenge Sicht der Einspruchsabteilung in Hinblick auf die Ausführbarkeit nicht teilt. Zugleich zeichnete sich ab, dass die Sache wegen offener Punkte wohl in die erste Instanz zurückverwiesen werden würde.
In der mündlichen Verhandlung kam jedoch die überraschende Wendung: Ein Einwand der Offenbarungsüberschreitung (Art 123 (2) EPÜ) wurde in Zusammenhang mit Anspruch 1 diskutiert – konkret richtete sich dieser gegen die im Prüfungsverfahren eingeführte Alternative („Barcode oder anderes optisches Zeichen“ wird eingescant). Das Problem: Die zweite Alternative ("anderes optisches Zeichen") sei nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar.
Die Patentinhaberin versuchte, noch in der mündlichen Verhandlung durch Streichung/Änderung zu reagieren. Genau hier schlug Art 13 (2) VOBK zu: Späte Änderungen nach Ladung werden grundsätzlich nicht berücksichtigt, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor. Die Kammer sah diese nicht – insbesondere, weil der Einwand bereits im Einspruchsschriftsatz thematisiert worden war, auch wenn er in der Einspruchsentscheidung nicht diskutiert wurde. Da die Patentinhaber also bereits früher mit entsprechenden Hilfsanträgen reagieren hätte können (eigentlich müssen), wurde selbst die Streichung der strittigen Alternative während der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen. Ergebnis: der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag nicht zugelassen, es wurde nicht zurückverwiesen, sondern das Patent wurde widerrufen.
Zusammenfassung
Offenbarungsüberschreitungen werden beim EPA, insbesondere vor den Beschwerdekammern, notorisch streng beurteilt. Jede Änderung während des Verfahrens, insbesondere wenn aus der Beschreibung geschöpft wird, hat das Potential, das Patent zu Fall zu bringen.
Die vorläufige Meinung der Beschwerdekammer ist tatsächlich nur vorläufig, da die endgültige Entscheidung erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung getroffen wird. Die Abkehr von der vorläufigen Meinung kann nur dann als außerordentlicher Verfahrensumstand die Einreichung von Hilfsanträgen in der letzten Konvergenzphase (also im Anwendungsgebiet von Art 13 (2) VOBK) rechtfertigen, wenn die Gründe, die zur Änderung der Meinung der Beschwerdekammer geführt haben, nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Verfahren vorgebracht wurden bzw. bekannt waren.
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Feedback & Hörerfragen
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Transkript anzeigen
00:00:00: Willkommen beim IP-Courses-Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
00:00:09: Willkommen im neuen Jahr 2026 zum IP-Courses-Podcast. Wenn es Ihnen so geht wie mir, dass Sie über
00:00:15: die Weihnachtsfeiertage einige Kekse gegessen haben, könnten Sie Sorge haben, was Ihren
00:00:19: Blutzuckerspiegel betrifft. Die Frage ist, ob das jetzt einfach verspätet ist, Fabian.
00:00:25: Hallo im neuen Jahr. Hallo alle unsere Zuhörer. Ja, es geht tatsächlich heute um Blutzuckermessgeräte.
00:00:32: Ich finde das Coole an unserem Job ist, dass man sich ganz oft mit Technologie beschäftigen darf,
00:00:38: die auch wirklich wertvoll für den einen oder anderen ist und so auch, vor allem im
00:00:44: medizinischen Bereich, glaube ich. Es gibt Leute, die haben Diabetes und solche Diabetiker
00:00:51: haben Probleme mit der Verarbeitung von Glucose im Blut, weil sie einfach das dafür
00:00:56: notwendige Hormon, also Insulin, nicht produzieren können. Und um solche Problematiken vorzusorgen,
00:01:03: gibt seit den letzten Jahren sogenannte In-Vivo-Sensorgeräte, die sind solche Patches,
00:01:09: die werden am Oberarm geklebt und da penetriert wirklich ein Sensor die Blutbahn und dieser
00:01:16: Sensor überwacht kontinuierlich die Glucosekonzentration im Blut. Eigentlich eine schlaue Sache,
00:01:23: die die Lebensqualität sicher sehr steigern kann im Vergleich zu dem, was bisher möglich war.
00:01:26: Warum geht es denn in der Erfindung? Also grundsätzlich solche Sensoren sind bekannt,
00:01:31: die werden permanent auf den Oberarm gegeben und dann üblicherweise mit einem Lesegerät,
00:01:38: das kann mittlerweile mit mittels Smartphone erfolgen, werden die Analyse-Daten in vorgegebenen
00:01:44: Intervallen abgefragt und dann kann daraus eben die vorgegebene Insulinmenge, die man dann
00:01:51: sich einspritzen muss, herausgefunden werden. Was jetzt das Problem ist, zumindest laut dem Erfinder,
00:01:57: ist, dass dieses Auslesen von beliebigen Lesegeräten erfolgen kann. Diese sensible
00:02:04: Information ist also nicht sicher. Und aus diesem Grund sieht die Erfindung Folgendes vor: Es kann
00:02:09: nämlich nur ein Auslesen stattfinden, wenn diese Interaktion zwischen Sensor und Lesegerät
00:02:15: vorher authentifiziert wird. Das erfolgt mittels einem privaten Schlüssel und einem öffentlichen
00:02:21: Schlüssel. Die werden auf irgendeine Art und Weise abgeglichen. Und erst dann kann man diese
00:02:27: Sensordaten analysieren. Kann man sich gut vorstellen, dass die Sicherheit bei solchen
00:02:32: Anwendungen sehr relevant ist. Aber auf der anderen Seite, also ein asymmetrisches Schlüsselverfahren
00:02:36: ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues. Das gibt es ja für alle möglichen Anwendungen. Ich könnte
00:02:41: mir vorstellen, dass hier die erfinderische Tätigkeit durchaus problematisch gesehen wurde. Genau
00:02:45: während dem Prüfungsverfahren hat es im Wesentlichen zwei Dokumente gegeben, die der
00:02:50: erfinderischen Tätigkeit entgegenstanden. Zum einen, die D1, so hat das der Prüfer angeführt,
00:02:55: war das ein Authentifizierungsverfahren, allerdings für E-Mails. Das war seit über 30 Jahren bekannt.
00:03:02: Und das hat im Wesentlichen alle verfahrensrelevanten Merkmale gezeigt, bis auf die Anwendung am
00:03:08: Blutzuckermessgerät. Und die D2 war eine aus dem Stand der Technik bekannte Blutzuckermesssensorik.
00:03:16: Und der Prüfer hat dann D1 und D2 miteinander kombiniert und gesagt, das ist nicht erfinderisch.
00:03:21: Also eher die D2 mit der D1 wahrscheinlich.
00:03:24: Nächstliegender Stand der Technik war tatsächlich D1, also das E-Mail-Authentifizierung. Zum
00:03:28: mindestens im ersten Bescheid vom Prüfer.
00:03:31: Finde ich gewagt, hätte ich jetzt nicht erwartet.
00:03:33: Absolut, ja. Also genau das habe ich mir auch gedacht, wie ich das gelesen habe. Die Anmelderin
00:03:37: hat es dann auch anders gesehen, hat dementsprechend Eingaben vorbereitet. Sie sind sich nicht ganz
00:03:42: einig geworden, dann hat es aber ein Telefongespräch gegeben und im Rahmen vom Telefongespräch haben
00:03:48: sich Prüfer und die Anmelderin darauf geeinigt, dass dieser private Code, der da zur Verfügung
00:03:54: gestellt wird, ein Barcode ist oder ein anderes Zeichen, das von diesem Lesegerät einscanbar
00:04:00: ist und dieser einscanbare Code, also ist auf einer Verpackung aufgedruckt und eben auf
00:04:04: dieser Verpackung, wo auch dieses Blutmessgerät mitgeschickt wird. Also es gibt da Zusammenhang
00:04:09: zwischen Blutmessgerät und diesem privaten Code und dieser private Code wird dann mit
00:04:12: irgendeinem Public Code abgeglichen und so soll die Authentifizierung erfolgen.
00:04:17: Das heißt, der Kern der Erfindung ist dann eigentlich nicht mehr die Verschlüsselung
00:04:20: an sich, sondern die Schlüsselverteilung.
00:04:21: Genau so ist es.
00:04:22: Jetzt geht es ja heute eigentlich um eine T-Entscheidung. Also die T 123/23. Also irgendwie
00:04:29: müssen wir jetzt schon diesem an sich noch recht trivial klingenden Erteilungsverfahren
00:04:35: weiterkommen. Was ist denn dann passiert?
00:04:36: Ja, es gibt noch einen Zwischenschritt. Wir sind im Pharmabereich. Im Pharmabereich ist
00:04:41: sehr, sehr viel Geld im Spiel und es hat dann jetzt offenbar mehrere Mitbewerber gegeben,
00:04:47: die sich an dieser Authentifizierungsmethode gestoßen haben. Es hat einen Einspruch gegeben
00:04:53: mit 45 Entgegenhaltungen. Es hat dann einen Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers
00:04:58: gegeben, also zusammengefasst. Es war ein Einspruchsverfahren, die Folge von diesem Prüfungsverfahren
00:05:04: und das war wirklich ein irrsinnig breitgetretenes Einspruchsverfahren. Also nur, dass man ein
00:05:10: Gefühl dafür bekommt. Es hat 95 Hilfsanträge gegeben. Die vorläufige Meinung von der
00:05:15: Einspruchsabteilung war 450 Seiten lang. Die habe ich mir nicht alle durchgelesen. Ich
00:05:20: hoffe, du verzeihst mal es. Aber es war höchstens ...
00:05:22: Ich kann es so nicht alles fragen. Klingt aufwendig, klingt nach mehrtägiger mündlicher
00:05:28: Verhandlung. Die mündliche Verhandlung war tatsächlich nur auf einen Tag angesetzt,
00:05:32: was ich weiß. Das ist aber dann sportlich bei so vielen Hilfsanträgen.
00:05:35: So ist es. Grund ist das hauptsächlich die mangelnde Offenbarung diskutiert worden. Also
00:05:43: die mangelnde Ausführbarkeit. Was jetzt das Hauptargument war, diese vorgeschlagene Verifizierung
00:05:49: über diesen privaten Key, der eigentlich auf der Verpackung ist, das ist eine so unsichere
00:05:56: Methode. Das würde keine Fachperson machen und ist auch sehr unüblich. Und aus diesem Grund
00:06:03: bräuchte es eine zusätzliche Information, wie diese Authentifizierung mit diesem privaten Key
00:06:10: und diesem Public Key erfolgt. Also eine aus dem Stand der Technik bekannte Authentifizierung kann
00:06:17: nämlich hierzu nicht herangezogen werden. Das wäre nämlich einfach viel zu unsicher. Das ist
00:06:22: die Hauptargumentation von der Einsprechenden gewesen. Und diese Argumentation hat tatsächlich
00:06:28: auch die Einspruchsabteilung übernommen. Das ist tatsächlich interessant. War denn dieses
00:06:33: Sicherheitslevel irgendwie definiert im Anspruch? Nein, also es war wirklich sehr allgemein gehalten.
00:06:39: Es war einfach irgendein privater Key, also irgendein Public Key. Und im Rahmen des Prüfungsverfahrens
00:06:45: sind dazu gekommen, dass dieser private Key eben ein aufgedruckter Barcode oder ein anderes
00:06:50: optisches Zeichen ist. Wie diese Authentifizierung jetzt zu erfolgen hat, war nichts Teil des
00:06:55: Anspruchs. Aber es ist ja bekannt, dass asymmetrische Schlüssel typischweise paarweise generiert
00:06:59: werden und der Private Key halt geheimdelt werden. Der Public Key öffentlich ist wieder Name schon
00:07:04: gesagt. Wenn ich jetzt einfach auf dem Lesegerät ein Speicher mache, aller Public Keys, einfach
00:07:08: dann den Private Key lesen, den zugehörigen Public Key herausfinden. Fertig. Genau, aber
00:07:13: die Einsprechende hat eben argumentiert, dadurch dass dieser Private Key eben nicht mehr Private
00:07:18: ist, weil er ja überall aufgedruckt ist, kann eben dieses bekannte Authentifizierungsverfahren
00:07:24: ohne erhebliche Lücken aufzureißen, also sicherheitsrelevante Lücken aufzureißen,
00:07:30: nicht angewandt werden. Und aus diesem Grund müsste man da ein bisschen mehr dazu sorgen
00:07:34: und in der Beschreibung ist diesbezüglich aber nichts gesagt worden.
00:07:37: Total spannender Ansatz. Also im Wesentlichen geht es darum, dass die Erfindung einfach...
00:07:41: Sicherheitslücken aufreist. Ja. Und sagt ja, das ist unüblich und aus diesem Grund bräuchte
00:07:47: man nähere Offenbarung, damit man das ausführbar machen kann. Genau, das war der Ansatz von
00:07:52: Einspruchsabteilung. Das heißt, das ist einer der seltenen Fälle, wo es wirklich darauf
00:07:56: ankommt, ob das wahrscheinlich sogar gewerbliche anwendbar ist oder so. Sie haben nicht die
00:08:01: gewerbliche Anwendbarkeit in den Mund genommen, aber es ist wohl ein bisschen eine Parallelität
00:08:07: dazu zu sehen, das stimmt. Wie gesagt, das ist aber nur eine Einspruchsabteilung, ob
00:08:10: das hält oder nicht, das ist eine andere Frage. Dann gehen wir vielleicht einen Schritt weiter,
00:08:14: weil das ist schon noch irgendwie die Fuß. Ja, aber was ich noch einwerfen möchte, neben
00:08:19: dieser Thematik wurde auch die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung eines Anspruchs
00:08:24: 8 diskutiert. Das ist ein zweiter unabhängiger Anspruch. Dieser unabhängige Anspruch wurde
00:08:30: auch als Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung angesehen. Gut, das würde keine
00:08:34: Rolle spielen, egal wo sie passiert, die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung
00:08:37: wäre ja eine solche. Genau, nur also Fokus darauf. Damals ist es um den, also im Einspruchs
00:08:42: verfahren ist es um den Anspruch 8 gegangen, nicht um den Anspruch 1, der dann später Rolle spielen wird.
00:08:46: Merke ich mir für das Beschwerdeverfahren. Ja, genau so ist es. War das auch so aufwendig,
00:08:51: das Beschwerdeverfahren gab es da auch noch immer 94 Hilfsanträge, da war das dann schon irgendwie.
00:08:55: Ja, also grundsätzlich beim Beschwerdeverfahren wurden auch diese 94 Hilfsanträge mal vorsorglich
00:09:00: eingereicht. Später wurden die aber auf circa 20, 24, 25 destilliert. War das dann überhaupt
00:09:08: zulässig? Wir hatten mal eine Entscheidung, wo genau die gleiche Argumentation aus dem
00:09:11: Einspruchsverfahren im Beschwerdeverfahren nochmal vorgelegt wurde. Bezüglich diesen Hilfsanträgen,
00:09:16: die wirklich direkt übernommen worden sind, hat es kein Problem gegeben. Aber wir kommen heute
00:09:20: trotzdem noch auf die Verfahrensordnung von der Beschwerdekammer, insbesondere an den Artikel 13 (2) VOBK,
00:09:27: wo nach Änderungen im Beschwerdeverfahren nach Ladung zur mündlichen Verhandlung überhaupt
00:09:33: nicht mit berücksichtigt werden müssen. Also das war dann auch eine Thematik, aber auf das kommen
00:09:37: wir später zu sprechen. Auf jeden Fall zurück. Es war natürlich auch ein aufwendiges Verfahren,
00:09:43: aber die vorläufige Meinung von der Beschwerdekammer, die hat keine 450 Seiten gehabt, sondern die war
00:09:48: sehr, sehr knackig. Das waren nur sieben Seiten. In diesen sieben Seiten wurde mal erwähnt, dass
00:09:55: dieses Ausführbarkeitsthema von der Einspruchsabteilung überhaupt nicht geteilt wird. Nur weil irgendein
00:10:00: Nachteil aufgerissen wird, bedeutet es nicht, dass das für die Fachperson automatisch nicht
00:10:06: ausführbar ist. Aus meiner Sicht ist diese Argumentation wesentlich stimmiger als die
00:10:10: Argumentation der Einspruchsabteilung. Des Weiteren hat die Beschwerdekammer anklingen lassen,
00:10:15: dass es auch die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung des Anspruchs 8 als Überschreitung
00:10:21: ansieht und hat dann abschließend gesagt, da noch so viele Punkte undiskutiert sind, wird
00:10:29: wohl davon auszugehen sein, dass diese Angelegenheit zurückverwiesen wird an die Einspruchsabteilung.
00:10:34: Das war so, mit diesem Mindset ist man dann in die mündliche Verhandlung von der Beschwerdekammer
00:10:39: gegangen. Ein bisschen ein Pyrrhussieg, beziehungsweise wer hat denn eigentlich Beschwerde eingelegt?
00:10:43: Also nur die Patentinhaberin oder auch die Einsprechende?
00:10:46: Nur die Patentinhaberin, die Einsprechende war überhaupt nicht beschwert.
00:10:50: Wunderbar. Was ist dann bei der mündlichen Verhandlung passiert?
00:10:54: Jetzt wird es ganz, ganz spannend. Es werden grundsätzlich mal die Punkte durchdiskutiert,
00:10:59: Ausführbarkeit, wie gesagt, es bleibt ausführbar. Bezüglich Anspruch 8 hat es dann keine Diskussionswürdigkeit
00:11:06: mehr gegeben. In den zuletzt vorgelegten Hilfsanträgen ist der nämlich gestrichen worden. Zumindest
00:11:11: so wie für mich ersichtlich war das dann keine Thematik. Das heißt, der Beschwerdeführer
00:11:17: ist jetzt eigentlich davon ausgegangen. Okay, das wird zurückverwiesen. Was jetzt aber
00:11:22: die Beschwerdekammer macht, ist auf ein weiteres Argument der Beschwerdegegnerin einzugehen,
00:11:29: nämlich auf eine erneute 123 (2) Thematik. Ich hab ja vorher schon gesagt, Anspruch 1, hat
00:11:35: ein Merkmal gehabt, dass entweder dieser Barcode, dieser private Schlüssel ist oder ein weiteres
00:11:41: optisches Zeichen, das ist im Prüfungsverfahren dazu gekommen und das wird eingescannt. Und
00:11:46: die Gegnerin zeigt jetzt auf, während der mündlichen Verhandlung, dass dieses weitere
00:11:53: Zeichen, dass das eingescannt wird, eigentlich nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist
00:11:59: in den Anmeldeunterlagen. Ein böser Tiefschlag. Das ist ein sehr böser Tiefschlag, weil es
00:12:05: einfach in der vorläufigen Meinung wirklich überhaupt nicht behandelt worden ist, nicht
00:12:08: explizit erwähnt worden ist, es ist lediglich erwähnt worden. Es gibt noch Thematiken bezüglich
00:12:13: einer Überschreitung, die soll aber bitte wieder vor der Einspruchsabteilung diskutiert werden.
00:12:18: Jetzt wird der Beschwerdeführer nervös, der hat jetzt 24 Hilfsanträge eingereicht und alle
00:12:25: Hilfsanträge weisen dieses Merkmal auf, das die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung
00:12:30: begründet. Ja, was muss man jetzt machen? Ich meine, das ist wirklich eine unangenehme
00:12:35: Situation, weil im Grunde genommen ist es schon einmal fragwürdig, dass das niemand aufgefallen
00:12:38: ist. Also gerade bei so einem Verfahren müsst man doch sehr genau darauf schauen, was man da
00:12:42: beschränkt und wie man es beschränkt. Aber gut, wenn ich es nicht gesehen habe, dann... Ja,
00:12:46: ich gebe da recht. Änderungen während einer mündlichen Verhandlung sind so oder so extrem
00:12:51: unangenehm. Ich habe bei der letzten mündlichen Verhandlung meine Uhr oben gehabt. Ich habe solche
00:12:56: Änderungen machen müssen. Spontan Stresslevel 100 ist mir angezeigt worden. Also das ist
00:13:01: wirklich sehr, sehr unangenehm. Das heißt, ich kann mir da wirklich gut in diese Lage versetzen.
00:13:05: Was jetzt die Beschwerdeführerin gemacht hat, sie hat darum gebeten, kurz unterbrechen, damit
00:13:12: ein neuer Hilfsantrag eingereicht werden kann und hat es dann vorgelegt. Und jetzt kommt eben
00:13:18: diese sehr, sehr strenge Verfahrensordnung von der Beschwerdekammer, nämlich Artikel 13 (2) VOBK
00:13:22: ins Spiel, wonach es solche späten Änderungen per Default, die müssen einfach nicht mehr berücksichtigt
00:13:29: werden, außer und wirklich nur dann, wenn außerordentliche Umstände nachgewiesen werden können.
00:13:36: Wie zum Beispiel, dass das Argument nicht vorgebracht wurde bis jetzt? Genau. Die Beschwerdeführerin
00:13:40: hat jetzt folgendes argumentiert. Erstens, eigentlich hätte zurückverwiesen werden sollen.
00:13:45: Zweitens, die in der vorläufigen Stellungnahme wurde das nie behandelt. Drittens, eine Änderung,
00:13:51: also die Streichung dieses Merkmales, es war einfach nur eine Alternative, ist so einfach,
00:13:58: es ist weder komplex, noch würde es das Verfahren unnötig in die Länge ziehen. Und die Gegnerargumente
00:14:05: von der Beschwerdegegnerin waren dann Folgende: Wir haben dieses Argument bereits in der
00:14:11: Einspruchsschrift gebracht, nur weil es weder von der Einspruchsabteilung noch von der Beschwerdekammer
00:14:17: explizit aufgenommen worden ist, heißt es noch lange nicht, dass ihr keine Möglichkeit
00:14:22: gehabt habt, darauf zu reagieren. Und genau das ist dann auch von der Beschwerdekammer
00:14:27: übernommen worden, also sie haben dann wirklich gesagt, auch wenn das eine ganz einfache Änderung
00:14:32: ist, ihr hättet es bereits wirklich genug Möglichkeiten gehabt, auf diesen Vorwurf zu
00:14:38: reagieren. Und wenn wir jetzt eine solche Änderung zulassen würden, dann müssten wir wieder
00:14:43: zurückverweisen, bzw. Sie müssten alle Ansprüche, alle 95 oder 96 Hilfsanträge bezüglich
00:14:50: dieses veränderten Merkmals neu geprüft werden und das kann nicht der Verfahrensökonomie
00:14:55: entsprechen. Und aus diesem Grund machen wir von diesem Artikel 13 (2) VOBK Gebrauch und lassen
00:15:00: diesen Hilfsantrag nicht zu und das Patent würde dann auch wiederrufen.
00:15:05: Eine harte Entscheidung und insofern finde ich, dass es das tatsächlich sehr interessant
00:15:10: ist, was die Verfahrensökonomie betrifft, weil diese Regelungen, die eigentlich für
00:15:13: die Verfahrensökonomie geschaffen werden, führen ja, und das sieht man ja nicht nur
00:15:17: in dem Fall, sondern in vielen Fällen dazu, dass sich die Komplexität des Verfahrens
00:15:21: eigentlich zunehmend an den Beginn des Verfahrens verlagert, verlagern muss. Also ich muss alles
00:15:26: vorgebracht haben in Wahrheit mit dem ersten Schriftsatz. Was bedeutet das, dass so
00:15:31: sagen, irgendeine Einschränkung, die im Laufe des Verfahrens passiert, wo ich dann vielleicht
00:15:35: keine neue Angriffslinie aufmachen kann oder so, okay, einverstanden. Also ich muss alles
00:15:38: vorbringen, damit es einmal im Verfahren ist, sonst ist es verspätet und ich muss zu allem
00:15:42: Stellung genommen haben, sonst ist es verspätet. Auch wenn dann diese Argumentationslinie
00:15:46: nicht weiterverfolgt wird, das geht aber auch nicht. Das heißt, ich muss auch alle
00:15:50: Verteidigungs- oder Angriffslinien durchziehen durchs Verfahren. Was bedeutet das, dass
00:15:55: das Verfahren insgesamt irre aufwendig wird.
00:15:57: Dahingehend gebe ich dir recht, aber man muss sich natürlich nicht auf unvorhersehbare
00:16:03: Angriffe vorbereiten. Also ich habe es selber gehabt, da wurde im Rahmen von der mündlichen
00:16:07: Verhandlung ein paar Tage vorher noch eine neue Argumentationslinie vorgebracht. Die wurde
00:16:12: tatsächlich von der Einspruchsabteilung zugelassen und dann habe ich aber auch relativ
00:16:17: spät im Verfahren noch Änderungen vorbringen dürfen. Die Einspruchsabteilung ist dann zumindest
00:16:23: bemüht, so meine Ansicht, dass sie diese Kulanz auf beide Seiten gleich ausübt oder eben nicht.
00:16:30: Ja, dass es halt dann nicht ewig geht. Also ich kenne das auch, dass dann das hin und
00:16:35: her noch zugelassen wird und irgendwann ist halt dann schon schon und den, den es dann
00:16:39: trifft, den trifft es hat.
00:16:40: Das ist wirklich, aber es ist wirklich in dem Fall extrem unangenehm, wenn das während
00:16:45: der mündlichen Verhandlung vom Beschwerdeverfahren passiert. Da denkt man so, okay, wirklich
00:16:50: 25 Hilfsanträge, die habe ich vorher schon bearbeitet, eigentlich waren es 96 und alle
00:16:54: 25 beinhalten jetzt dieses problematische Merkmal und dann gibt es noch die 13 (2)-Regelung. Ich
00:17:01: habe verloren. Das Ding ist tot.
00:17:04: Es wäre natürlich toll, wenn man jetzt noch im Beschwerdeverfahren eine Teilanmeldung
00:17:07: einreichen könnte, aber leider sagt die Regel 36 EPÜ, explizit ist es nur für die anhängige
00:17:13: Anmeldung möglich ist und damit scheidet auch der Weg aus. Das heißt, alles tot, unerwartet,
00:17:19: unerwartet hart.
00:17:20: Sehr, sehr hart, aber ich glaube, was man sich für die Praxis mitnehmen kann, ist, dass
00:17:24: man wirklich auch nicht immer nur auf die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung oder
00:17:30: der Beschwerdekammer schaut, man wirklich auch immer genau überprüft, welche Einwände
00:17:35: dann von der Einsprechenden - seien sie jetzt aufgenommen worden oder nicht, dass man das auch wirklich
00:17:41: genau kontrolliert.
00:17:42: Aber auch ein schönes Beispiel, dass die mündliche Verhandlung doch noch irgendwie zu einer
00:17:46: überraschenden Wendung führen kann. Da merkt man, dass man auch mit viel Aufwand nicht
00:17:50: immer oder man sich nicht freikaufen kann. Manchmal kann man 94 Hilfsanträge, 400 Seiten
00:17:55: Argumentation mit einem kleinen Wort abdrehen. Umso wichtiger, dass man beim Formulieren von
00:18:00: den Ansprüchen wirklich sorgfältig ist, wirklich genau prüft, wo die Offenbarung herkommt
00:18:04: und wirklich sicherstellt, dass da keine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung
00:18:07: ist. Ein trauriges für den Patentinhaber, aber doch ein sehr eindrückliches Lehrbeispiel.
00:18:12: Absolut, ja, der Meinung bin ich auch. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt jetzt wirklich genau,
00:18:16: dass man bezüglich der Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung in Europa nicht genau genug
00:18:21: sein kann.
00:18:22: Ja, ich glaube, das ist ein Schlusssatz, den man wahrlich so stehen lassen kann und damit
00:18:26: verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge beim IP Courses Podcast.
00:18:29: Servus Gerd, bis zum nächsten Mal.
00:18:36: Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org,
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