G 1/23 - Wegfall des "Nacharbeitbarkeits-Kriteriums" - Entscheidung

00:00:03: Willkommen beim IP-Courses-Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.

00:00:09: In der letzten Folge haben wir uns die Entscheidung der Beschwerdekammer T 438/19 angesehen,

00:00:16: bei der es darum ging, ob ein auf dem Markt befindliches Produkt in all seinen Eigenschaften

00:00:23: zum Stand der Technik wird, auch wenn nicht klar ist, wie dieses Produkt hergestellt wird.

00:00:28: Im Zuge dieses Verfahrens ist es zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer gekommen,

00:00:33: die jetzt unter dem Aktenzeichen G 1/23 über diese Vorlage zu entscheiden hat.

00:00:39: Wie beim letzten Mal habe ich auch diesmal Lukas Fleischer bei mir,

00:00:42: der mit mir gemeinsam die einzelnen Punkte des Verfahrens durchgehen wird.

00:00:45: Hallo Lukas.

00:00:46: Hallo Michael.

00:00:47: Heute schauen wir uns die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer an,

00:00:52: und wir werden sehen, dass dieses Reproduzierbarkeitskriterium

00:00:56: tatsächlich von der Kammer verneint wird und damit eine langjährige Rechtsprechungslinie neu aufgeräumt wird.

00:01:06: Und wie die Große Beschwerdekammer zu dieser Überzeugung gelangt ist,

00:01:10: dass diese alte Rechtsprechungslinie abzulehnen ist, das schauen wir uns jetzt in weiterer Folge im Detail an.

00:01:16: Wie ist denn die Kammer das angegangen?

00:01:19: Es war diesmal etwas eigenartig. Was die Kammer zunächst gemacht hat, war:

00:01:22: Sie hat die Begriffe aus der Vorlagefrage begonnen auszulegen.

00:01:27: Das heißt, die Vorlagefrage war schon sehr dicht formuliert,

00:01:31: und jetzt gab es da einzelne Wörter oder Begriffe,

00:01:33: die die Große Beschwerdekammer einfach mal untersucht hat.

00:01:36: Das heißt, die Große Beschwerdekammer hat sich diesmal nicht eine eigene Frage gestellt,

00:01:42: sondern hat sich die Frage gestellt: Wie ist denn die Frage zu verstehen,

00:01:45: die uns die vorlegende Kammer gestellt hat?

00:01:47: Genau, das ist auch eine kreative Möglichkeit,

00:01:50: die Vorlagefrage so ein bisschen in die eigene Richtung abzuwandeln.

00:01:53: Aber man bleibt zumindest ein bisschen im Rahmen von dem, was die Vorlagefrage vorgegeben hat.

00:01:57: Die erste, vielleicht etwas nebensächliche Frage war die,

00:02:00: ob „chemical composition“ und „product“ jetzt das Gleiche bedeuten.

00:02:04: Es wurden nämlich in der Vorlage und in der G 1/92 unterschiedliche Begriffe verwendet.

00:02:10: Aber letzten Endes hat die Große Beschwerdekammer hier keine nennenswerten Unterschiede gesehen.

00:02:16: Es geht im Wesentlichen halt einfach immer um den Stoff, der als Stand der Technik veröffentlicht wurde.

00:02:22: Die interessantere Frage ist ja die nächste Auslegungsfrage, nämlich: Was ist der Unterschied zwischen Analysierbarkeit und Reproduzierbarkeit?

00:02:31: Weil das ist ja eigentlich eine Kernfrage der gegenständlichen Entscheidung.

00:02:35: Man kann diese Wörter grundsätzlich unterschiedlich auslegen.

00:02:38: Wenn man es allerdings auslegt wie die G 1/92, dann sind das zwei grundverschiedene Dinge.

00:02:44: Unter dem „Analysieren“ versteht man einfach das Erkennen von Eigenschaften des betreffenden Produkts,

00:02:50: wie es einem veröffentlicht entgegentritt.

00:02:53: Und „Reproduzieren“ betrifft dann die Herangehensweise,

00:02:57: dass man ausgehend von eigenen Stoffen sich da eine Kopie erstellt.

00:03:02: So hat die Große Beschwerdekammer in der G 1/23 die alte Entscheidung G 1/92 verstanden.

00:03:09: Es muss also die technische Lehre reproduzierbar sein,

00:03:13: damit der betreffende Gegenstand zum Stand der Technik zurechenbar ist.

00:03:17: Jetzt, wo die Große Beschwerdekammer die Vorlagefragen ausgelegt hat,

00:03:22: versucht sie jetzt, der Entscheidung G 1/92 unterschiedliche Interpretationen zu unterstellen

00:03:29: und schaut sich an, ob diese Interpretationen in sich technisch sinnvoll sind

00:03:33: oder ob sie einen Unterschied machen.

00:03:35: In der ersten Interpretation geht die Große Beschwerdekammer davon aus,

00:03:40: dass ein Produkt in seiner Gesamtheit nicht zum Stand der Technik gehört,

00:03:44: wenn das Produkt nicht reproduzierbar ist.

00:03:47: Und in der zweiten Interpretation geht sie davon aus,

00:03:50: dass eben nur die Zusammensetzung vom Stand der Technik auszuschließen ist,

00:03:56: nicht aber die Merkmale, die das Produkt hat und die analysierbar oder wahrnehmbar sind.

00:04:05: Schauen wir uns vielleicht zuerst die erste Interpretation an.

00:04:09: Zu welchem Schluss kommt denn die Große Beschwerdekammer im Hinblick auf die erste Interpretationsmöglichkeit?

00:04:15: Die Große Kammer sagt schon einmal vorab, dass wir es hier mit einer Fiktion zu tun haben,

00:04:20: weil wir etwas, das an sich bekannt ist, vom Stand der Technik ausschließen.

00:04:26: Das wäre für sich genommen noch nichts Problematisches.

00:04:29: Fiktionen haben wir im Patentrecht genug.

00:04:31: Das wäre nicht das grundsätzliche Problem.

00:04:34: Denken wir an missbräuchliche Veröffentlichungen:

00:04:35: Da nehmen wir auch ganz bewusst einzelne Veröffentlichungen aus dem Stand der Technik aus.

00:04:40: Ein Problem besteht allerdings deshalb, weil ein auf den Markt gebrachtes Produkt,

00:04:46: das ja für jedermann ersichtlich ist, mit keiner seiner Eigenschaften auf dem Markt zum Stand der Technik gehören wird.

00:04:53: Das heißt, einzelne Personen werden zumindest einige Eigenschaften des Produkts kennen,

00:04:58: zum Stand der Technik wird das aber im Zuge der Vermarktung des Produkts nie.

00:05:02: Die Große Beschwerdekammer hat also offensichtlich ein Problem damit, dass ein Produkt, das dem Fachmann zur Verfügung steht,

00:05:09: allein deswegen nicht zum Stand der Technik gehören soll, wenn er es nicht selber nacharbeiten kann.

00:05:14: Wenn er nicht selber hergehen kann und sagen: Ich kann aus irgendwelchen Grundstoffen dieses Produkt nachbauen.

00:05:20: Genau, wo du gerade die Grundstoffe erwähnt hast: In die Richtung geht die Kammer weiter.

00:05:24: Denn wenn man das Nacharbeitbarkeitskriterium ernst nimmt, dann müsste ja jeder Ausgangsstoff für die Erstellung des Stoffs zur Verfügung stehen.

00:05:34: Und nicht nur der Ausgangsstoff, sondern auch jeder Ausgangsstoff, der notwendig ist, diesen Ausgangsstoff herzustellen.

00:05:40: Und jeder Ausgangsstoff, der notwendig ist, um den Ausgangsstoff für den Ausgangsstoff herzustellen, und so weiter.

00:05:46: Das heißt, letzten Endes würden wir uns da in einem unendlichen Regress befinden,

00:05:51: sodass wir irgendwann einmal den Grundstoff nicht mehr in der Lage sind, herzustellen.

00:05:56: Das Problem ist also: Bei welchem Material starten wir?

00:05:59: Ab welchem Punkt können wir Materialien nicht mehr erzeugen,

00:06:02: sondern wir müssen uns auf das Vorhandene verlassen und darauf zurückgreifen?

00:06:05: Die ganze Argumentation der Nacharbeitbarkeit aufgrund von Grundstoffen bricht irgendwann zusammen,

00:06:12: weil es einfach keine Ausgangsmaterialien mehr gibt, die man herstellen kann.

00:06:16: Könnte man nicht hergehen und sagen, man definiert ein Set aus Grundstoffen,

00:06:20: und die stehen einmal zur Verfügung als quasi Elementarstoffe,

00:06:24: aus denen man dann alles andere herleiten kann?

00:06:27: Der Patentinhaber hat es natürlich probiert, diesen Punkt einzuführen.

00:06:31: Das Problem ist allerdings immer nur: Welche Materialien erklärst du zum Grundstoff

00:06:35: und welche nicht? Denn es ist im Prinzip nicht ohne Weiteres einzusehen,

00:06:40: dass Kohlenstoff, in welcher Form auch immer, einen Grundstoff darstellt,

00:06:44: aus dem du dann letztendlich diese Polyolefine bauen kannst,

00:06:47: während der Stoff Engage 8400 kein Grundstoff ist.

00:06:51: Es ist also überhaupt nicht offensichtlich, was ein Grundstoff ist und was kein Grundstoff ist.

00:06:56: Und es ist jetzt auch nicht die Aufgabe der Beschwerdekammern,

00:06:59: so eine Liste von Grundstoffen zu definieren, von denen man auszugehen hat.

00:07:03: Das heißt, zusammenfassend sieht die Große Beschwerdekammer also diese erste Interpretation als nicht technisch sinnvoll an:

00:07:10: Dass also ein Produkt nicht zum Stand der Technik gehört,

00:07:14: weil es nicht reproduzierbar ist.

00:07:15: Wie schaut es dann jetzt mit der zweiten Interpretationslinie aus,

00:07:20: dass also nur die Zusammensetzung vom Stand der Technik auszuschließen ist?

00:07:24: Die Große Beschwerdekammer bringt einige Argumente.

00:07:27: Das Kernproblem aber auch dieser zweiten Interpretation

00:07:30: ist genau das Gleiche wie bei der ersten Interpretation:

00:07:33: Nämlich man kommt auch hier in den gleichen unendlichen Regress,

00:07:36: wo man wieder bei der Frage endet: Was ist denn ein Grundstoff?

00:07:39: Das heißt, wir haben den gleichen Widerspruch,

00:07:41: den wir auch bei der ersten möglichen Interpretation gesehen haben.

00:07:44: Das heißt, keine dieser beiden Interpretationen führt aus Sicht der Großen Beschwerdekammer

00:07:49: zu einer sinnvollen Auslegung der Entscheidung G 1/92.

00:07:54: Und jetzt kommt die Große Beschwerdekammer zum Schluss,

00:07:58: dass die G 1/92 so zu lesen ist,

00:08:02: dass eine chemische Zusammensetzung eines Produkts Stand der Technik darstellt,

00:08:06: wenn das Produkt als solches der Öffentlichkeit zur Verfügung steht,

00:08:11: analysierbar ist, und zwar unabhängig davon, ob es Gründe gibt, diese Analyse durchzuführen.

00:08:16: Denn das Kriterium der Reproduzierbarkeit ist aus Sicht der aktuellen großen Beschwerdekammerentscheidung

00:08:22: ja in sich nicht notwendig, technisch nicht schlüssig, und damit fällt das auch aus der G 1/92 heraus,

00:08:29: und sie ist so zu lesen, dass diese Reproduzierbarkeit eben keine Erfordernis mehr ist dafür,

00:08:34: dass etwas zum Stand der Technik gehört.

00:08:36: Beim letzten Mal haben wir uns dann ja noch über das Kriterium des unzumutbaren Aufwands

00:08:41: unterhalten, der einerseits bei der Ausführbarkeit an sich eine Rolle spielt, andererseits aber auch

00:08:46: im Rahmen der G 1/92 relevant war. Hier ist die Große Beschwerdekammer nur im Bereich der

00:08:52: Analyse darauf eingegangen. Wie das genau funktioniert, lässt die Kammer aber offen. Es

00:08:57: gibt da unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten, vor allem wann diese konkrete Analyse durchgeführt

00:09:03: werden muss, sei es am Anmeldetag oder wenn über das Patent entschieden wird. Das heißt, damit hat

00:09:08: sich die Große Beschwerdekammer in eine Position gebracht, in der sie die erste Vorlagefrage

00:09:13: beantworten kann, und sie beantwortet sie, wie eigentlich schon abzusehen war, so, dass ein

00:09:19: auf den Markt gebrachtes Produkt nicht allein deswegen vom Stand der Technik ausgeschlossen

00:09:24: werden kann, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur vom Fachmann nicht analysiert

00:09:30: oder reproduziert werden kann. Dann hätten wir jetzt die erste Vorlagefrage abgehandelt.

00:09:35: Jetzt zur zweiten Vorlagefrage: Wie sieht es mit der Frage zu den schriftlichen Beschreibungen des Produkts aus?

00:09:43: Die Herangehensweise der Großen Beschwerdekammer ist da jetzt relativ wenig überraschend.

00:09:48: Wenn schon die Reproduzierbarkeit keine Voraussetzung dafür ist, dass etwas zum Stand der Technik gehört,

00:09:53: dann ist auch die Zusammenschau von Produktdatenblättern mit dem konkreten Produkt eine Offenbarung, die zum Stand der Technik gehört.

00:10:03: Also man kann hier durchaus ein konkretes Produkt in Zusammenschau mit zusätzlichen Informationen,

00:10:09: die dieses konkrete Produkt näher definieren und Produkteigenschaften oder Produkteignungen nahelegen,

00:10:16: als gemeinsame Offenbarung ansehen und schafft damit so etwas wie quasi eine abstrakte Merkmalskombination,

00:10:22: so wie wir es eigentlich auch beim Vergleich von Patentliteratur mit Anspruchsmerkmalen kennen.

00:10:29: Das heißt aber: Wenn der Stoff als solcher ohnehin Stand der Technik ist, dann ist eigentlich dieses Produktdatenblatt einfach nur eine zusätzliche Information, praktisch eine Beweiserleichterung dafür, dass dieser Stoff diese Eigenschaften hat. Ich müsste die Eigenschaften grundsätzlich auch aus dem Stoff ableiten können, mit dem Dokument tue ich mir aber leichter.

00:10:50: Das heißt, die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die zweite Vorlagefrage ist wenig überraschend, denn diese zusätzlichen Informationen, die sich zwar auf ein nicht reproduzierbares Produkt beziehen, bilden dennoch Stand der Technik, da schon das Produkt als solches Stand der Technik ist.

00:11:08: Das heißt, die zusätzlichen Informationen werden dem Produkt zugerechnet und bilden damit auch den Stand der Technik.

00:11:15: Und die dritte Frage war aufgrund der Beantwortung der ersten zwei Fragen nicht mehr zu beantworten, weil sie irrelevant war.

00:11:22: Lukas, jetzt zur entscheidenden Frage: Wie ist denn das Verfahren eigentlich ausgegangen?

00:11:27: Nachdem die Große Beschwerdekammer mit der Beantwortung der Vorlagefragen der Patentinhaberin ihre Verteidigungslinie de facto entzogen hat,

00:11:35: hat sich die Patentinhaberin dazu entschieden, ihr Einverständnis mit der erteilten Fassung zurückzunehmen,

00:11:40: sodass es zu keiner inhaltlichen Entscheidung in diesem Fall gekommen ist.

00:11:44: Das heißt also: Weil der Patentinhaber alle seine Anträge zurückgenommen hat,

00:11:48: bleibt der Beschwerdekammer gar nichts anderes übrig,

00:11:51: als die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung, die er aufrechterhalten hatte,

00:11:56: jetzt aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

00:12:00: So, ich glaube, dann sind wir durch mit dieser revolutionären, aber doch langen Entscheidung der Großen Beschwerdekammer.

00:12:08: Beim nächsten Mal werden wir dann im Panel über die Auswirkungen dieser Entscheidung diskutieren.

00:12:13: Da werden wir den Gerd Hübscher und den Fabian Haiböck mit dabei haben und uns einige Fragen ansehen,

00:12:20: die dann im Nachgang zu dieser Entscheidung G 1/23 so aufgeschlagen sind.

00:12:26: Ja, vielen Dank, Michael, für die spannende Diskussion, und ich freue mich schon auf unseren Panel Talk. Bis zum nächsten Mal.

00:12:33: Bis zum nächsten Mal.

00:12:38: Das war ein IP-Courses-Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.

00:13:50: