T 697/22 - Hydrokultur-Wachstumsmedium (Anpassung der Beschreibung / G 1/25 Vorlage)

00:00:02: Willkommen beim IP-Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.

00:00:10: Wenn Sie schon einmal in einem Einspruchsverfahren Ihr Patent einschränken mussten, dann kennen Sie diese Situation sicher.

00:00:18: Das Europäische Patentamt fordert Sie auf, die Beschreibung des Patents an die jetzt eingeschränkten Patentansprüche anzupassen, damit das Patent wieder konsistent wird.

00:00:28: Das ist für einen Patentinhaber eigentlich eine relativ unangenehme Situation, denn er muss dann kurzfristig die Beschreibung ändern,

00:00:36: in der Hoffnung, dass jetzt alles so abgeändert ist, dass es dem Europäischen Patentamt passt.

00:00:42: Und welche interessanten Blüten diese Situation so treiben kann, das schauen wir uns heute an.

00:00:47: Denn heute habe ich den Gerd Hübscher zu Gast und der hat uns da einen ganz besonderen Fall mitgebracht.

00:00:53: Hallo Gerd.

00:00:53: Hallo Michael.

00:00:54: Bevor wir in diese besondere Situation, die ich gerade geschildert habe, einsteigen, schauen wir uns vielleicht einmal an, um welche Erfindung es in diesem Fall gegangen ist.

00:01:03: Ja, also tatsächlich ist eine Situation, wo man kurzfristig in der mündlichen Verhandlung nicht nur Ansprüche, sondern auch die Beschreibung anpassen muss und sich vielleicht gar nicht so über die Tragweite seiner Handlungen bewusst ist, ein ungünstiger Fall, der durchaus das Risiko birgt, dass man sich sein eigenes Grab schaufelt.

00:01:19: Und was braucht man, um ein Grab zu schaufeln?

00:01:21: Natürlich Erde. Und das spinnt jetzt auch den Kreis zum Beginn dieser Odyssee.

00:01:26: Nämlich bei der Anmeldung ging es um ein hydroponisches Pflanzenwachstumsmedium,

00:01:31: also ein Substrat, in dem Pflanzen ohne Erde wachsen,

00:01:35: also typischerweise mit einer Nährlösung statt einem Boden.

00:01:40: Und so ein Medium muss im Wesentlichen zwei Aufgaben erfüllen,

00:01:43: nämlich einerseits eine mechanische Stabilisierung der Wurzeln sicherstellen

00:01:47: und auf der anderen Seite Wasser und Nährstoffe zuführen.

00:01:50: Wie hat denn der Patentanspruch ausgeschaut, den unser Anmelder jetzt bekommen wollte?

00:01:55: Ja, bei bekannten Materialien auf dem Gebiet besteht das Problem,

00:01:58: dass der Binder, der eben diese einzelnen Stoffe zusammenhält, oft Phenol enthält,

00:02:03: und das kann wiederum das Pflanzenwachstum beeinträchtigen.

00:02:05: Und die Lösung der Anmeldung war, dass das Medium so ausgestaltet wird,

00:02:09: dass ein sehr geringer bis kein Phenolgehalt besteht

00:02:12: und gleichzeitig eine ausreichend mechanische Festigkeit sichergestellt wird.

00:02:17: Gemäß Anspruch 1 waren dazu Mineralfasern und ein organisches Bindemittel erforderlich,

00:02:24: wobei das Wachstumsmedium insgesamt eine verwitterte interlaminare Festigkeit von mindestens 4 Kilopascal

00:02:31: und einen Phenolgehalt unter einer Höchstgrenze aufweist.

00:02:34: Und daran sieht man schon: Die verwitterte interlaminare Festigkeit war ein Begriff,

00:02:40: der so nicht standardisiert war, wo aber durchaus in der Beschreibung auch ein Verfahren zur Bestimmung aufgeschienen ist.

00:02:48: Das heißt also, wir haben einen Patentanspruch für ein Pflanzenwachstumsmedium

00:02:52: und das zeichnet sich neben ein paar Bestandteilen dadurch aus, dass man die Festigkeit beschreibt

00:02:58: und auch noch die weitestgehende Freiheit von Schadstoffen.

00:03:02: Wie hat sich denn das Patentamt jetzt im Anmeldeverfahren verhalten?

00:03:06: Also das Ganze war eine internationale Patentanmeldung.

00:03:08: Das heißt, es gab mal eine Written Opinion.

00:03:10: Da wurde zunächst einmal ein Klarheitsproblem bemängelt nach Artikel 6 PCT,

00:03:14: nämlich aufgrund dieser verwitterten interlaminaren Festigkeit,

00:03:18: also dieser, auf Englisch heißt es eigentlich,

00:03:21: weathered interlaminar strength,

00:03:22: mit dem Problem, dass das nicht eindeutig bestimmbar sei

00:03:25: und damit ein Vergleich mit dem Stand der Technik schwierig sei.

00:03:28: Es ist also an sich ein fast klassischer Fall,

00:03:30: dass ich einen ungewöhnlichen Parameter im Patentanspruch habe,

00:03:32: ohne eine klare Messdefinition.

00:03:35: Dazu kam auch noch ein weiterer unabhängiger Anspruch 12, der sich auf einen mehr oder weniger Product-by-Process-Anspruch bezogen hat, nämlich auf die gewachsene Pflanze, die in diesem Substrat gewachsen ist.

00:03:47: Da wurde auch gesagt, das ist nicht neu, weil die Pflanze als solche, als gewachsenes Produkt, dann nicht mehr unterscheidbar ist von anderen Pflanzen.

00:03:54: Klingt beides zunächst einmal nachvollziehbar.

00:03:57: Da wir ja hier ein Einspruchsverfahren diskutieren, muss unser Anmelder aber dann das Europäische Patentamt doch davon überzeugt haben,

00:04:04: dass er dafür ein Patent bekommen soll.

00:04:06: Wie hat er das jetzt geschafft?

00:04:08: Ja, so war es auch.

00:04:10: Es war wohl strittig.

00:04:12: Also es gab im Erteilungsverfahren,

00:04:14: war man schon kurz vor der mündlichen Verhandlung,

00:04:16: die konnte dann aber doch aufgrund einer telefonischen Rücksprache

00:04:19: noch abgewendet werden.

00:04:21: Letztendlich wurde der erteilte Anspruch dann etwas eingeschränkt.

00:04:25: Und zwar, also einerseits gab es in der Beschreibung

00:04:28: dann eine Klarstellung,

00:04:29: wie diese weathered interlaminar strength zu bestimmen sei.

00:04:33: Und es wurde auch noch eingeschränkt, dass das organische Bindemittel ein Maillard-Reaktionsprodukt beinhaltet.

00:04:40: Und das hat dann zumindest die Prüfungsabteilung davon überzeugt, dass das Ganze patentfähig ist.

00:04:45: Das heißt also, der Patentanmelder hat im Anmeldeverfahren eine Definition aufgenommen,

00:04:52: die den ursprünglich unklaren Begriff „verwit­terte interlaminare Festigkeit“ jetzt klarer und deutlicher festlegt.

00:04:59: Hat es da keine Probleme mit der Überschreitung der Offenbarung gegeben?

00:05:02: Nein, das war schon drinnen.

00:05:04: Und zwar gab es eine relativ genaue Beschreibung davon, sogar mit einem Verweis auf einen European Standard aus 1986 mit bestimmten Details bzw. Variationen.

00:05:15: Also es war schon relativ klar bereits in den Anmeldeunterlagen, wie das zu bestimmen ist.

00:05:20: Das heißt, der Anmelder hat das Patentamt einfach davon überzeugt, dass dieser unklare Parameter letzten Endes aber doch so weit definiert ist, dass dadurch die Reichweite des Patentanspruchs feststellbar ist?

00:05:31: So ist es, genau.

00:05:32: Gut, nachdem das Anmeldeverfahren relativ einvernehmlich und streitfrei zu Ende gegangen ist,

00:05:37: muss es wohl ein Einspruchsverfahren gegeben haben,

00:05:40: das letztendlich zu einer Beschwerdekammerentscheidung geführt hat.

00:05:44: Genauso ist es.

00:05:45: Wie so oft gab es einen Einspruch, und zwar in dem Fall durch die Rockwool International A/S,

00:05:51: wobei das Patent angegriffen worden ist aufgrund aller Einspruchsgründe,

00:05:55: also Neuheit und erfinderische Tätigkeit, 100 a) EPÜ, aber auch unzureichende Offenbarung, 100 b) EPÜ,

00:05:59: und letztendlich auch unzulässige Erweiterung, 100 c) EPÜ.

00:06:02: Es gab auch zahlreiche Entgegenhaltungen, ich glaube es waren insgesamt 14, von denen aber hauptsächlich drei dann im späteren Verfahren relevant waren.

00:06:10: Wie hat sich denn die Patentinhaberin jetzt gegen diese einzelnen Angriffe verteidigt?

00:06:16: Also es gab mehrere Schriftsätze und die Patentinhaberin hat sich mit verschiedensten Hilfsanträgen, also in Summe waren es fünf Hilfsanträge, verteidigt und hat im Wesentlichen versucht, zunächst einmal das Patent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten.

00:06:31: Und hat es funktioniert?

00:06:33: Ein Problem war, dass zunächst einmal versucht worden ist,

00:06:38: zusätzliche Parameter dieses Bindemittels mit hineinzubringen.

00:06:41: Das war aber eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung,

00:06:44: also ein 123(2)-Problem,

00:06:46: weil das eine Feature-Combination aus mehreren Listen war.

00:06:49: Und das hat die Einspruchsabteilung als nicht zulässig angesehen.

00:06:53: Das Gleiche galt auch für den ersten Hilfsantrag.

00:06:55: Der zweite Hilfsantrag hat Artikel 83 nicht erfüllt,

00:06:59: war also nicht ausreichend gestützt.

00:07:00: Das klingt interessant, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) bzw. Artikel 83 wird praktisch immer herangezogen,

00:07:08: aber nur in den seltensten Fällen führt er zum Erfolg. Warum hat es denn hier geklappt?

00:07:12: Hier hat es deswegen geklappt, weil die Beschreibung tatsächlich sehr, wie soll man sagen, effizient war.

00:07:18: Es waren nämlich tatsächlich nur acht Seiten und von den acht Seiten gab es nur zwei Seiten inhaltlicher Beschreibung.

00:07:24: Der Rest war im Wesentlichen ein Ausführungsbeispiel.

00:07:27: Demgegenüber war der beanspruchte Bereich tatsächlich sehr, sehr breit.

00:07:31: Diese Kombination aus sehr breitem Anspruch und kaum Stützung hat in dem Fall,

00:07:35: zumindest aus Sicht der Einspruchsabteilung, tatsächlich zu einem erfolgreichen 100 b)-Angriff geführt.

00:07:41: Und auch die Einspruchsabteilung war der Meinung, dass Artikel 83 hier tatsächlich nicht erfüllt ist.

00:07:45: Also ein relativ seltener Fall, dass dieser Einspruchsgrund einmal zum Erfolg führt,

00:07:49: aber man soll nichts unversucht lassen.

00:07:51: Hin und wieder kommt es zu einem Widerruf aufgrund dieser Vorschrift.

00:07:55: Jetzt schauen wir uns den weiteren Verlauf des Verfahrens an.

00:07:58: Konnte denn unsere Patentinhaberin ihr Patent zumindest teilweise noch retten?

00:08:02: Wie schaut es mit dem dritten Hilfsantrag aus?

00:08:04: Im Hilfsantrag 1c hat die Patentinhaberin jetzt versucht,

00:08:07: einfach das problematische Merkmal, nämlich diesen sehr breiten Bindergehalt von 2 bis 10 Gewichtsprozent,

00:08:13: einfach zu streichen.

00:08:14: Das klingt sehr nach Zwischenverallgemeinerung.

00:08:16: Es war aber tatsächlich nicht so sehr eine Zwischenverallgemeinerung,

00:08:19: sondern es ging ja zunächst einmal darum,

00:08:22: dieses Problem der mangelnden Stützung dieses breiten Merkmals zu beheben,

00:08:26: also dieses Suffizienzproblem der Offenbarung zu beheben.

00:08:29: Die Einsprechende hat gemeint, es sei zu spät und außerdem nicht neu.

00:08:33: Die Einspruchsabteilung hat den Antrag durchaus zugelassen,

00:08:37: wohl aber im Wissen, dass sie ihn nicht als neu ansieht.

00:08:41: Maßgeblich war dabei unter anderem,

00:08:43: dass dieses hydroponische Pflanzenwachstumsmedium

00:08:47: selbst nicht als unterscheidendes technisches Merkmal angesehen wurde,

00:08:51: sondern im Kern nur eine Eignungsangabe.

00:08:54: Und das hat dazu geführt, dass eben das Ganze gegenüber der D4 nicht neu war.

00:08:59: Daraufhin hat die Patentinhaberin einen anderen Ansatz verfolgt,

00:09:02: und zwar hat sie versucht, im Hilfsantrag 1d jetzt von diesem Pflanzenwachstumsmedium wegzukommen

00:09:11: und auf ein Verfahren zum Züchten einer Pflanze mit diesem Pflanzenwachstumsmedium zu gehen.

00:09:17: Wohl auch, um diesem Problem zu begegnen, dass das Pflanzenwachstumsmedium für sich keine ausreichende Unterscheidungskraft hat.

00:09:24: Die Einsprechende hat auch 1d als verspätet angesehen.

00:09:28: Außerdem ändert das nach Ansicht der Einsprechenden nichts an der mangelnden Neuheit bzw. erfinderischen Tätigkeit.

00:09:35: Die Einspruchsabteilung hat das differenzierter gesehen.

00:09:38: Sie hat den Hilfsantrag 1d zugelassen und auch die daraufhin zusätzlich vorgebrachten Dokumente D12 und D14.

00:09:45: Und sie hat diesen Gegenstand gegenüber der ursprünglichen D1 als neu angesehen, hat dann aber letztendlich ihn als nicht erfinderisch angesehen, womit auch der Hilfsantrag 1d nicht zum Erfolg geführt hat.

00:09:59: Die Patentinhaberin hat aber gesehen, dass grundsätzlich jetzt dieser Wechsel zu einem Verfahren Sinn macht und hat nun versucht, zusätzliche Merkmale hineinzubringen.

00:10:08: Das zu breite Merkmal dieses Binders war ja schon weg.

00:10:13: Sie hat jetzt versucht, diesen Binder wieder näher zu konkretisieren,

00:10:15: und zwar indem sie beschränkt hat, dass der Binder auf Reaktionsprodukten basiert,

00:10:20: die durch Aushärten einer wässrigen Lösung erhalten werden,

00:10:23: die wiederum Zitronensäure, Ammoniak und Dextrose umfasst.

00:10:26: Das war also sehr, sehr spezifisch.

00:10:29: Und diesen Anspruchswortlaut hat dann tatsächlich,

00:10:33: obwohl die Einsprechende gemeint hat, er sei verspätet und daher nicht zuzulassen,

00:10:37: die Einspruchsabteilung tatsächlich als gewährbar angesehen.

00:10:41: Jetzt haben wir ja schon eingangs darüber gesprochen, dass auch die Beschreibung geändert werden muss,

00:10:46: selbst wenn die Patentansprüche insgesamt zulässig sein sollten.

00:10:51: Wie ist es denn in diesem Fall vor sich gegangen?

00:10:53: Auch da gab es eine ausführliche Diskussion, wie denn die Beschreibung anzupassen wäre.

00:10:58: Und zwar standen einige Absätze zur Diskussion.

00:11:02: Und auch da müssen wir uns wieder vergegenwärtigen:

00:11:05: Die erteilte Fassung hatte in Summe, glaube ich, um die 30 Absätze.

00:11:10: Die Frage war jetzt, welche dieser Absätze geändert werden mussten,

00:11:14: insbesondere durch die Änderung der Anspruchskategorie

00:11:17: und die Klarstellung, indem dieses eine Merkmal gestrichen wurde.

00:11:20: Und das war zwischen den Parteien strittig.

00:11:23: Was muss man denn da so typischerweise ändern?

00:11:26: Typischerweise besteht das Problem, dass der neue Anspruch

00:11:29: Teilen der Beschreibung zumindest widerspricht

00:11:32: oder eben nicht mehr durch die Beschreibung gestützt wird.

00:11:34: Das heißt beispielsweise, es gibt mehrere Ausführungsbeispiele

00:11:37: und einige davon fallen einfach nicht mehr unter den Patentanspruch aufgrund der Beschränkung.

00:11:41: Ganz genau so ist es, ja. Und so war es auch da.

00:11:44: In vielen Fällen ist es auch so, dass der unabhängige Patentanspruch

00:11:47: davor in der Beschreibung wortwörtlich wiedergegeben wird.

00:11:50: Muss auch sowas angepasst werden?

00:11:52: Ja, typischerweise schon, wenn klar ist, was jetzt Teil der Erfindung ist

00:11:57: und was Teil des Standes der Technik ist.

00:11:58: Das wird normalerweise schon moniert.

00:12:00: War aber hier kein Problem, oder?

00:12:02: Hier gab es das Problem nicht, weil die Beschreibung insgesamt so, wie habe ich vorhin gesagt, effizient war,

00:12:09: dass es eben auf diesen Absätzen wenig standardmäßigen Beschreibungs- oder Anspruchswortlaut gab,

00:12:14: sondern es ging wirklich nur um Offenbarungsgehalt und insbesondere war strittig,

00:12:19: dass die Absätze 1, 5, 10, 12, 13, 16 und 20 angepasst werden müssen,

00:12:26: weil sie eben zum Teil Ausführungsformen umfassen, die ursprünglich behobene Klarheitsmängel und dergleichen und eben auch diesen Kategorienwechsel betroffen haben.

00:12:35: Die Einspruchsabteilung war der Meinung, ja, also die Absätze 1, 5, 10 und 12 sind tatsächlich anzupassen.

00:12:44: Die Einsprechende hat weiter noch eine Anpassung in den Absätzen 13, 16 und 20 gefordert.

00:12:49: Das hat die Einspruchsabteilung aber nicht so gesehen.

00:12:51: Daraufhin hat die Patentinhaberin eben diese vier Absätze angepasst.

00:12:56: Die Absätze 13, 16 und 20 so gelassen, wie sie waren.

00:12:59: Und daraufhin wurde dann das Patent in geänderter Form aufrechterhalten.

00:13:03: Wie kann ich mir das Prozedere vorstellen?

00:13:05: Die haben da in der mündlichen Verhandlung jetzt darüber gesprochen,

00:13:08: welche Absätze in der Beschreibung geändert werden müssen und welche nicht.

00:13:13: Hat die Einspruchsabteilung nach dieser Besprechung irgendwie entschieden,

00:13:17: dass eine solche Änderung stattfinden muss

00:13:19: und dass man mit dieser Hausübung den Patentinhaber in die Pause schickt?

00:13:23: Wie ist das vor sich gegangen?

00:13:25: Das wüsste ich auch gern. Ich habe die Minutes durchgelesen und die Minutes sind in, wie soll ich sagen, üblicherweise sehr knapp gefasst.

00:13:34: Es steht wohl:

00:13:35: "The opponent and the proprietor exchanged argumentation concerning the adaptation of the description with respect to the claims according to auxiliary request 1e."

00:13:43: "After deliberation, the chairman announced the opinion of the opposition division that only paragraphs require amendment."

00:13:50: Dann hat sich offensichtlich die Einspruchsabteilung zurückgezogen, hat darüber beraten und hat kundgetan, welche Absätze ihrer Meinung nach zu ändern wären.

00:13:58: Daraufhin hat die Einsprechende weiterhin den Antrag aufrechterhalten, dass noch darüber hinaus Absätze zu ändern wären.

00:14:06: Der Patentinhaber ist mehr oder weniger der Meinung der Einspruchsabteilung nachgekommen und daraufhin ist die Verhandlung geschlossen worden.

00:14:15: Das heißt also, der Patentinhaber hat dann eine Beschreibung vorgelegt, in der er die einzelnen Absätze der Beschreibung, auf die die Einspruchsabteilung hingewiesen hatte, abgeändert hat.

00:14:25: Und dann wurde seitens der Einspruchsabteilung, nachdem die mit der Beschreibung einverstanden war, die Aufrechterhaltung in geändertem Umfang beschlossen.

00:14:34: Das vermute ich. Näher entnehme ich das nicht. Der nächste Punkt in den Meeting Minutes ist die Frage, ob die technische Qualität der Videokonferenz ausreichend war.

00:14:42: Das heißt also, wir haben eine erstinstanzliche Entscheidung der Einspruchsabteilung,

00:14:47: mit der das Patent im Umfang des fünften Hilfsantrags 1e aufrechterhalten wurde.

00:14:53: Und es liegt eine Beschreibung vor, bei der die Patentinhaberin die Beschreibung angepasst hat,

00:14:59: und zwar genau so weit, wie die Einspruchsabteilung das gefordert hat.

00:15:03: Die Einsprechende war damit offensichtlich nicht zufrieden

00:15:07: und hat eine weitergehende Anpassung der Beschreibung gefordert.

00:15:11: Jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Einsprechende mit der Situation unzufrieden war und Beschwerde eingelegt hat.

00:15:20: Aber wie es immer so ist bei einem Unentschieden vom Europäischen Patentamt im Einspruchsverfahren, hat ja auch die Patentinhaberin ein Beschwerderecht.

00:15:28: Wer ist denn in unserem Fall jetzt in Beschwerde gegangen?

00:15:31: In dem Fall waren alle ungerecht behandelt, sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende, und beide haben Beschwerde eingelegt.

00:15:39: Die Patentinhaberin ihrerseits hat die negative Behandlung ihrer Haupt- und Hilfsanträge moniert.

00:15:45: Die Einsprechende hat umgekehrt die Zulassung und materielle Beurteilung dieses Hilfsantrags 1e gerügt

00:15:51: und zusätzlich auch die mangelnde Anpassung der Beschreibung.

00:15:55: Das heißt, wir haben in zweiter Instanz praktisch wieder die volle Entscheidungsbreite der ersten Instanz.

00:16:00: Es geht also von Aufrechterhaltung des Patents ohne Änderungen, also Zurückweisung des Einspruchs,

00:16:05: bis zum vollständigen Widerruf des Patents.

00:16:08: Wie hat denn jetzt die Beschwerdekammer die einzelnen Anträge gesehen?

00:16:12: Ja, im Wesentlichen ist das Ganze offensichtlich noch einmal durchexerziert worden.

00:16:17: Im Großen und Ganzen hat die Beschwerdekammer aber die Ansicht der Einspruchsabteilung bestätigt.

00:16:23: Sie hat auch in Bezug auf diesen Hilfsantrag 1d, wir erinnern uns, das war so der erste mit dem Wechsel auf das Verfahren,

00:16:29: auch diesen nicht als erfinderisch angesehen.

00:16:33: Und umgekehrt war in Bezug auf den Hilfsantrag 1e sogar die Beschwerdekammer etwas näher bei der Patentinhaberin materiell-rechtlich.

00:16:41: Sie hat zunächst einmal die Zulässigkeit des Hilfsantrags bestätigt.

00:16:46: Die Einspruchsabteilung hat ihr Ermessen nicht fehlerhaft ausgeübt,

00:16:49: weil das einfach eine faire Reaktion auf die geänderte Einschätzung der ausreichenden Stützung gewesen sei.

00:16:55: Auch hat die Beschwerdekammer bestätigt, dass die Ansprüche des Hilfsantrags 1e in Bezug auf Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung,

00:17:04: aber auch in Bezug auf Artikel 83 in Ordnung sind und auch, dass sie gegenüber den Dokumenten D1 und D4 neu bzw. gegenüber D1 und D2 erfinderisch sind.

00:17:14: Das heißt also, wir haben eine gewährbare Fassung?

00:17:18: Wir haben eine gewährbare Fassung.

00:17:19: Also letztendlich hat diese Einschränkung auf diese Binderbestandteile,

00:17:23: also diese Reaktionsprodukte aus Zitronensäure, Ammoniak und Dextrose, gereicht,

00:17:27: um Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik herzustellen.

00:17:32: Dann müsste ja jetzt eigentlich die Beschwerdekammer beide Beschwerden zurückweisen

00:17:36: und die Sache ist erledigt.

00:17:38: Das könnte man meinen, aber es gab ja noch etwas.

00:17:43: Und zwar war ja die eine Beschwerdeführerin, also die ursprüngliche Einsprechende,

00:17:49: nicht einverstanden mit der Anpassung der Beschreibung.

00:17:52: Und das war ja auch noch ein Thema, das im Beschwerdeverfahren angezogen worden ist.

00:17:56: Hinsichtlich der Beschreibung hat die Patentinhaberin ja bis spät ins Beschwerdeverfahren die Position vertreten,

00:18:02: dass tatsächlich selbst bei einer Inkonsistenz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung

00:18:08: keine weitere Anpassung der Beschreibung erforderlich sei.

00:18:11: Das hat sie auch noch zu Beginn der mündlichen Verhandlung vertreten.

00:18:14: Und erst in der mündlichen Verhandlung hat sie einen neuen Antrag eingereicht

00:18:18: mit einer angepassten Beschreibung.

00:18:21: Und diesen Antrag hat die Beschwerdekammer nach den Artikeln 13 Absatz 1 und 2

00:18:26: der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern nicht mehr zugelassen,

00:18:30: weil dieser Beschreibungseinwand seit Beginn des Beschwerdeverfahrens bekannt war

00:18:34: und keine außergewöhnlichen Umstände vorlagen, die ein späteres Vorbringen rechtfertigten.

00:18:39: Das heißt aber, wenn die Neuvorlage einer Beschreibung, die angepasst ist,

00:18:45: jetzt wirklich notwendig ist und die Beschreibung, die jetzt neu vorgelegt wird, aber verspätet ist,

00:18:52: dann besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass das Patent vollständig widerrufen wird.

00:18:56: Das ist absurd, weil es gibt tatsächlich einen Anspruch, der an sich gewährbar ist,

00:19:00: aber es gab in der Beschreibung eben auch noch zwei Absätze, nämlich 13 und 16,

00:19:04: also zwei Absätze von 27 Absätzen, von denen ohnehin schon drei gestrichen wurden,

00:19:08: in denen ein noch breiteres Bindemittel offenbart war, das durch den neuen Anspruch aber ausgeschlossen war.

00:19:16: Aber tatsächlich hat die Beschwerdekammer das durchaus gesehen, dass das in einem Widerspruch steht.

00:19:23: Diese Inkonsistenz macht also jetzt den Ausgang des Falls von der Rechtsfrage abhängig, ob die Beschreibung zwingend angepasst werden muss oder nicht.

00:19:31: Wenn man sie anpassen muss, dann ist die vorgelegte Beschreibung verspätet und das Patent fällt.

00:19:36: Wenn man sie nicht anpassen muss, dann bleibt das Patent aufrecht, mehr oder weniger genauso, wie es auch von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten worden ist.

00:19:44: Also für den Patentrechtsdogmatiker klingt das jetzt irgendwie lustig und interessant.

00:19:50: Für die Partei, deren Patent da am Spiel steht, klingt das aber alles andere als lustig.

00:19:55: Es ist dramatisch. Es ist tatsächlich dramatisch.

00:19:58: Und eine Wendung, die man in der Form wahrscheinlich,

00:20:00: ich glaube, wenn man das in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erlebt,

00:20:05: dann kann einem schon einmal sehr heiß werden.

00:20:08: Ich meine, es ist natürlich jetzt so vom hohen Ross des Kommentators aus zu sagen,

00:20:13: na gut, dann hätten die doch einfach die Beschreibung ändern sollen.

00:20:17: Aber das klingt jetzt schon etwas hart und weit hergeholt,

00:20:19: dass man dem Patentinhaber jetzt vorwirft,

00:20:22: dass er nicht vorgreifend seine Beschreibung auf eine Art und Weise angepasst hat,

00:20:26: die im Einspruchsverfahren irgendwie einmal diskutiert wurde.

00:20:30: Also bei den Ansprüchen würde ich es noch nachvollziehen können,

00:20:32: aber bei der Beschreibung klingt mir das schon ein wenig weit hergeholt.

00:20:37: Ich finde das auch etwas merkwürdig.

00:20:40: Ja, einfach vor allem im Hintergrund, weil man ja normalerweise erwartet,

00:20:42: dass man zunächst einmal Klarheit über die Ansprüche herstellt und dann entsprechend die Beschreibung gegebenenfalls anpasst.

00:20:48: In dem Fall wurde das aber wohl in einem gesehen und ist vielleicht auch der Problematik geschuldet,

00:20:53: könnte ich mir vorstellen, dass in dem Verfahren eigentlich die gleichen Themen des Einspruchsverfahrens

00:20:57: einfach noch einmal diskutiert worden sind, was vielleicht in der Form auch ungewöhnlich ist.

00:21:03: Ja, jetzt ist die Frage: Was kann man denn als Patentinhaber noch tun oder welche Optionen stehen einem denn zur Verfügung,

00:21:11: wenn ich mal in der Situation bin?

00:21:13: Weil gut schaut es ja nicht aus.

00:21:15: Ja, gut schaut es tatsächlich nicht aus.

00:21:18: Viel kann man tatsächlich nicht machen.

00:21:20: Man kann natürlich suchen, ob der Fall so eine klare Grundlage in der Rechtsprechung hat für eine Entscheidung

00:21:27: oder ob es da widersprüchliche Rechtsprechungslinien gibt.

00:21:30: Und wenn dem so ist, kann man anregen, den Fall der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

00:21:35: Nachdem ich mir ziemlich klar darüber bin, dass es einige Entscheidungen gibt,

00:21:39: die die Anpassung der Beschreibung zumindest implizit verlangen,

00:21:42: ohne jetzt vielleicht genau auf die Rechtsgrundlage einzugehen.

00:21:45: Gibt es Entscheidungen, die das dezidiert ablehnen?

00:21:48: Ja, die gibt es tatsächlich.

00:21:49: Einige jüngere T-Entscheidungen, oder die älteste stammt eigentlich aus 2018,

00:21:53: die T 1989/18, die das erste Mal hinterfragt hat,

00:21:59: was überhaupt die Rechtsgrundlage sei, ein Patent zurückzuweisen,

00:22:03: nur im Hinblick auf einen Mangel der Änderung oder Anpassung der Beschreibung.

00:22:07: Die haben sich beschäftigt mit den Travaux préparatoires, wo unter anderem sich auch eine Passage findet, dass „statements or matter contrary to the ordre public or morality“, dass selbst das kein Zurückweisungsgrund für eine Patentanmeldung sei.

00:22:23: Also selbst wenn Dinge, die gegen die öffentliche Ordnung oder Moral verstoßen, in einer Patentanmeldung stehen, dann sei das für sich alleine kein Grund, die Patentanmeldung zurückzuweisen.

00:22:33: Und das Argument war mehr oder weniger: Na gut, wenn das in Ordnung ist, wieso ist es dann ein Problem, wenn etwas drinnen steht, was im Widerspruch zum Anspruch steht?

00:22:43: Man muss das vielleicht auch differenzierter betrachten, weil es gibt ja auch in den befürwortenden Entscheidungen Aspekte, glaube ich, die relevant sind.

00:22:51: Was heißt denn „im Widerspruch zum Anspruch“?

00:22:53: Wenn im Anspruchswortlaut ein Merkmal gefordert wird und in der Beschreibung steht ein gegenteiliges Merkmal, dann kann ich nachvollziehen, dass es da einen Widerspruch gibt.

00:23:01: Die Lesart des Patentamts und auch dieser Entscheidungen bzw. der Beschwerdekammern, die das befürworten, die Adaptierung der Beschreibung, geht aber zunehmend dahin, dass ich auch Ausführungsformen streichen muss, die nicht beansprucht sind.

00:23:13: Womit sich die Frage stellt: Muss ich denn alles beanspruchen, was in meiner Beschreibung drinnen steht?

00:23:19: Oder kann ich denn nur ein Subset davon beanspruchen? Ist das nicht in Ordnung?

00:23:24: Und aufgrund dieser Überlegungen, also das war jetzt nicht die Entscheidung aus 2018 alleine, aber daraus ergaben sich zwei, drei Folgeentscheidungen, die letztendlich aus der Überlegung heraus sagen: Naja, auf der Basis kann letztendlich weder Artikel 84 noch die zugehörigen Regeln 42, 43 und 48 eine Grundlage dafür sein, ein Patent zurückzuweisen.

00:23:42: Es bezieht sich ja der Artikel 84 eigentlich in seinem Wortlaut her auf die Patentansprüche.

00:23:49: Zumindest ist er so überschrieben mit „Patentansprüche“.

00:23:52: Inwieweit soll denn der Artikel 84 dann überhaupt Auswirkungen auf die Beschreibung haben können?

00:23:58: Es ist diese ewige leidige Diskussion, inwieweit denn die Ansprüche aus sich heraus klar sind

00:24:05: oder inwieweit sie durch die Beschreibung gestützt sein müssen und wie ich Widersprüche dazwischen auflöse.

00:24:11: Ich höre schon deine Vorliebe für die G 1/24 irgendwo ein bisschen heraus.

00:24:19: Das heißt, wir haben also wieder die Situation, dass die Beschreibung natürlich auch geeignet ist, die Auslegung der Patentansprüche mit zu beeinflussen. War das auch ein Grund, der die Kammern da bewogen hat?

00:24:29: Das ist wohl so und man muss dazu sagen, das ist nicht nur die Kammer.

00:24:32: Die Beschwerdeentscheidung zitiert auch eine jüngere Entscheidung des Unified Patent Court in Hamburg,

00:24:38: das in einer Entscheidung vom 30. April 2025 auch noch genau aus diesem Grund

00:24:43: das Nachziehen der Beschreibung an den Anspruchswortlaut gefordert hat,

00:24:47: um eben eine konsistente Auslegung sicherzustellen.

00:24:51: Da ging es um eine Nichtigkeitsklage gegen ein Einheitspatent.

00:24:54: Genau, so ist es ja.

00:24:56: Also es gibt schon gute Gründe dafür, weil letztendlich habe ich ja das Problem in der Verletzungssituation,

00:25:01: dass ich da nicht diese berühmte Angora-Katze haben will,

00:25:04: also dass ein Patent im Einspruchsverfahren schlank daherkommt

00:25:07: und dann plötzlich im Verletzungsfall breit wird.

00:25:10: Und in dem Moment, wo ich eben eine Stützung der Ansprüche in der Beschreibung habe,

00:25:14: die es mir grundsätzlich ermöglicht, eine breitere Auslegung des Anspruchs zu haben,

00:25:17: als ich es ursprünglich im Prüfungs-, Einspruchs- oder sonstigen Beschwerdeverfahren hatte,

00:25:22: ist dem grundsätzlich Tür und Tor geöffnet.

00:25:24: Vor allem dann, wenn ich im späteren Verletzungsverfahren

00:25:28: den Erteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeakt nicht mehr zur Verfügung habe.

00:25:31: Okay, ich sehe also, in der Angelegenheit gibt es durchaus zwei verschiedene Sichtweisen oder zwei unterschiedliche Ansichten,

00:25:38: die man zur Frage haben kann, ob jetzt Anpassungen der Beschreibung an die geänderten Patentansprüche notwendig sind oder nicht.

00:25:47: Das heißt, wir haben also eine Diskrepanz in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern,

00:25:50: aber auch sonst von gerichtlichen Entscheidungen des UPC.

00:25:54: Dadurch wäre also grundsätzlich eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer gerechtfertigt.

00:26:00: Wie hat sich jetzt unsere Beschwerdekammer entschieden und wie ist das Verfahren weitergegangen?

00:26:06: Sie hat sich tatsächlich auch dazu entschieden, an die Große Beschwerdekammer vorzulegen, mit drei Fragen, wie üblich, möchte ich fast sagen.

00:26:15: Die erste Frage bezieht sich darauf: Wenn die Ansprüche in einem Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren geändert werden

00:26:25: und diese Änderung eine Inkonsistenz zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung einführt,

00:26:31: ist es dann notwendig, um den Anforderungen des EPÜ zu genügen,

00:26:35: dass dann die Beschreibung entsprechend an die geänderten Ansprüche angepasst wird,

00:26:40: indem nämlich diese Inkonsistenzen entfernt werden?

00:26:43: Das ist die erste Frage.

00:26:46: Die zweite Frage ist: Wenn das der Fall ist, also wenn die erste Frage bejaht wird, welche Rechtsgrundlage ist denn dann die relevante für so eine Adaptierung, weil es ja da auch Streitigkeiten gibt? Ist denn Artikel 84 eine Grundlage, ist Artikel 69 eine Grundlage, ist Regel 42 eine Grundlage? Da gibt es also auch einen gewissen Interpretationsspielraum.

00:27:08: Und als dritte Frage noch: Wäre die Antwort auf die Fragen 1 und 2 anders, wenn die Ansprüche nicht im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren geändert werden, sondern im Prüfungs- bzw. Prüfungsbeschwerdeverfahren?

00:27:24: Also mit diesen drei Fragen wird sich die Große Beschwerdekammer jetzt zu beschäftigen haben und wir können auch sagen: Je nachdem wie die Fragen beantwortet werden, wird unser Patentinhaber sein Patent behalten können oder auch nicht.

00:27:37: Ich glaube, das ist tatsächlich, obwohl ich ja normalerweise kein großer Freund des Verfahrensrechts bin,

00:27:42: finde ich diese Entscheidung deswegen unheimlich spannend, weil der Fall eine durchaus kafkaeske Wendung genommen hat.

00:27:48: Und weil das tatsächlich, glaube ich, eine Sache ist, wo ich auch nicht wüsste, was jetzt der richtige Weg ist.

00:27:54: Ich glaube daher auch, dass es da zu einer typischen Große-Beschwerdekammer-Mischlösung kommen wird.

00:27:59: Also weder Ja noch Nein, sondern irgendwas dazwischen.

00:28:01: Und man sieht das auch schon jetzt an den Amicus-Curiae-Briefen, wo sogar noch nach Ablauf der Frist Einwendungen Dritter als zusätzliche Stellungnahmen eingebracht worden sind.

00:28:10: Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Fall mit Sprengkraft und der wird mit Sicherheit die Praxis aller Anwender des EPÜs maßgeblich beeinflussen.

00:28:20: Das Verfahren ist ja derzeit bei der Großen Beschwerdekammer anhängig.

00:28:24: Die Große Beschwerdekammer hat der Allgemeinheit im Herbst 2025 die Möglichkeit gegeben, Stellung zu nehmen.

00:28:31: Und diese Stellungnahmen sind auch schon alle eingelangt.

00:28:33: Die Frist endete da im Januar 2026.

00:28:37: Und wir nehmen jetzt im April 2026 auf.

00:28:41: Eine mündliche Verhandlung in dieser Angelegenheit wird am 8. Mai stattfinden.

00:28:46: Auf die sind wir alle schon sehr gespannt.

00:28:48: Und nachdem es diese Verhandlung gegeben hat, werden wir zeitnah eine Besprechung in größerer Runde machen,

00:28:55: wie wir die Sache sehen.

00:28:56: Wir haben uns auch mit einer Amicus-Curiae-Stellungnahme an dem Verfahren beteiligt.

00:29:01: Bis dahin, herzlichen Dank, Gerd, und bis bald.

00:29:04: Bis zum nächsten Mal.

00:29:10: Das war ein IP-Courses-Podcast.

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