UPC_CoA_898/2025 - ONWARD Medical ./. Niche Biomedical (Berufungsverfahren / Hilfsanträge Eilverfahren) [IP Guests #4.2]

00:00:02: Willkommen beim IP-Courses-Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.

00:00:09: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der letzten Folge hatte ich Thomas Adocker zu Gast,

00:00:15: mit dem gemeinsam habe ich eine Entscheidung des Einheitlichen Europäischen Patentgerichts

00:00:20: zu einem Antrag auf Anordnung einer einstweiligen Maßnahme besprochen.

00:00:24: Dem Antrag wurde nicht stattgegeben.

00:00:26: Heute werden wir uns dann die Entscheidung des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts ansehen.

00:00:33: Es freut mich, heute wieder Thomas Adocker zu Gast zu haben. Hallo Thomas.

00:00:37: Hallo.

00:00:38: Bevor wir in den eigentlichen Fall einsteigen, ich kenne dich als Rechtsanwalt,

00:00:42: mit dem zumindest unsere Kanzleien damals viel zu tun hatten.

00:00:46: Wie wird man denn Richter am einheitlichen Patentgericht?

00:00:49: Man bewirbt sich beim UPC. Es gab ein Auswahlverfahren gleich zu Beginn des UPC.

00:00:55: Also ich habe mich ursprünglich vor drei Jahren beworben.

00:00:58: Es gab dann ein Interview in München.

00:01:00: Bin dann auf der Reserveliste gelandet.

00:01:02: Hab dann drei Jahre eigentlich nichts diesbezüglich gehört.

00:01:07: Und bin dann überraschend kontaktiert worden, dass nun weitere Richter gesucht werden.

00:01:13: Und ob ich dennoch interessiert wäre.

00:01:14: Ich bin ja auf der Reserveliste.

00:01:15: Hab gesagt, ja, ich bin interessiert.

00:01:17: Dann ging das ohne weiteres Interview recht schnell.

00:01:20: Und wurde dann bestellt mit Wirkung zum 1. März 2026.

00:01:25: Okay, schauen wir jetzt wieder auf die Entscheidung des Berufungsgerichts.

00:01:28: Vielleicht noch kurz zur Zusammenfassung.

00:01:30: Im konkreten Fall ging es ja um ein System zur Neuromodulation.

00:01:34: Ja, die Erfindung betraf ein Stimulationssystem.

00:01:36: Das Stimulationssystem dient der Verbesserung der Genesung eines Patienten mit neurologischen Funktionsstörungen nach einer Rückenmarksverletzung.

00:01:44: Es besteht aus einem Stimulator, der Strom abgibt.

00:01:48: Der Stimulator wird mittels eines Stimulationskabels mit einem Elektrodenpad verbunden.

00:01:52: Und dieses Elektrodenpad wird dann am Rücken oder Nacken des Patienten angebracht.

00:01:57: Mit dem Programmiergerät können dann Stimulationsverfahren erstellt werden,

00:02:01: sowie die jeweilige Behandlung gestartet oder beendet werden.

00:02:04: Und ich glaube, das Programmiergerät war auch eines der zentralen Punkte,

00:02:08: denn um die Programmierbarkeit ging es eigentlich und das war dann auch der Hauptpunkt,

00:02:12: der dann in der Entscheidung relevant wurde.

00:02:14: Genau.

00:02:15: Das Berufungsgericht hat sich ja in dieser Entscheidung sehr ausführlich mit der Frage beschäftigt,

00:02:20: ob Patentinhaber im Eilverfahren auch geänderte oder nicht eingetragene Patentansprüche

00:02:27: als Grundlage ihres Antrags, nämlich auf Unterlassung geltend machen können.

00:02:31: Die Lokalkammer München war hier sehr restriktiv.

00:02:34: Ein zentraler Punkt der Berufungsentscheidung ist jetzt, ob das zulässig ist.

00:02:37: Wie hat das Berufungsgericht das jetzt gesehen?

00:02:39: Das Berufungsgericht hat es ganz anders gesehen als die erste Instanz und diametral anders entschieden.

00:02:45: Es hat festgehalten, dass die Geltendmachung einer nicht eingetragenen Anspruchsfassung

00:02:49: sehr wohl möglich und zulässig ist im Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen.

00:02:54: Und es hat festgehalten, dass auch Hilfsanträge im Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen

00:02:59: gebracht werden dürfen und hat dann entsprechend auch deren Zulässigkeit beurteilt.

00:03:05: Das bedeutet also jetzt, ich kann als Patentinhaber beliebig viele Hilfsanträge bringen.

00:03:10: Bläht das das Verfahren nicht unglaublich auf?

00:03:13: Man kann nicht beliebig viele Hilfsanträge bringen.

00:03:16: Tatsächlich hat der Court of Appeal festgehalten, es muss immer auf den Einzelfall geschaut werden.

00:03:21: Es darf nicht der Charakter des Eilverfahrens komplett konterkariert werden

00:03:26: und es darf auch nicht der Rechtsschutz für die andere Seite zu kurz kommen.

00:03:30: Also ich kann nicht 25 Hilfsanträge im Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen bringen.

00:03:36: Es gibt jetzt keine fixe Obergrenze. Man muss halt wirklich auf den Einzelfall schauen.

00:03:41: Aber wenn sich das in einem überschaubaren Rahmen hält, dann kann ich das grundsätzlich tun.

00:03:46: Gibt es eigentlich irgendwelche Beschränkungen,

00:03:49: also zum Beispiel hinsichtlich der Merkmale, die dann in den Patentanspruch aufgenommen werden,

00:03:55: ob die jetzt zum Beispiel aus erteilten Patentansprüchen kommen oder aus der Beschreibung,

00:03:58: oder sind die einzigen Einschränkungen dann der Artikel 123 (2) EPÜ,

00:04:03: dass ich also die Offenbarung nicht überschreiten darf und vielleicht den Schutzbereich nicht erweitern darf?

00:04:07: Also grundsätzlich sind es nur die Einschränkungen, die sich aus Artikel 123 EPÜ ergeben.

00:04:11: In welchem Umfang hat denn im vorliegenden Fall jetzt unser Patentinhaber seine Anträge geltend gemacht?

00:04:18: Der Patentinhaber hat einen der Hilfsanträge aus dem vorliegenden Verfahren zum neuen Hauptantrag im Berufungsverfahren gemacht

00:04:25: und daneben dann auch weitere Hilfsanträge geführt und das wurde vom Berufungsgericht für zulässig befunden.

00:04:32: Also, was auch für einiges Aufsehen in der Szene gesorgt hat,

00:04:37: nicht nur befunden, dass man in einem Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen

00:04:41: eine eingeschränkte Anspruchsfassung führen kann und Hilfsanträge führen kann,

00:04:44: sondern auch, dass man im Berufungsverfahren noch umstellen kann,

00:04:48: dass man Hilfsanträge aus der ersten Instanz geltend machen kann als Hauptantrag im Berufungsverfahren.

00:04:54: Das war zuvor auch nicht so klar, ist jetzt aber klargestellt durch das Berufungsgericht.

00:04:58: Aus dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und den Beschwerdekammern

00:05:01: erkennen wir relativ strenge Anordnungen betreffend verspätetes Vorbringen.

00:05:06: Das heißt, je später man neue Ansprüche vorbringt, umso weniger wahrscheinlich ist es,

00:05:10: dass diese Anträge bzw. Ansprüche zugelassen werden.

00:05:14: Ist das hier ähnlich?

00:05:15: Also das UPC hat nach den Regeln größte Freiheit, was es zulässt und was es nicht

00:05:19: und was es als verspätet befindet oder nicht.

00:05:22: Tatsächlich ist es so, nach dem bisherigen Case Law, dass man schon gut beraten ist,

00:05:27: möglichst frühzeitig alles geltend zu machen.

00:05:29: An sich ist das Verfahren als frontloaded konzipiert, aber wie gesagt, das UPC hat sehr großen Ermessensspielraum im Einzelfall.

00:05:37: Es fehlt weitestgehend, nicht nur zu diesem Punkt, an strengen Anforderungen in den Rules of Procedure.

00:05:45: Bildet sich da die Tendenz heraus, dass die Spruchkörper einfach immer strenger werden?

00:05:49: Momentan ist es eigentlich noch zu früh, um das zu sagen.

00:05:52: Tendenziell würde ich sagen, ja, es geht schon eher in eine strenge Richtung, aber es ist noch nicht so einheitlich.

00:05:58: Der Inhaber hat im Verfahren seinen (Im vorliegenden Berufungsverfahren ist der) Hauptantrag  auf eine Kombination von erteilten Patentansprüchen eingeschränkt.

00:06:05: War das Patent jetzt in dieser Weise rechtsbeständig?

00:06:09: Das Gericht hat einen eleganten Weg gewählt.

00:06:12: Es ist nämlich völlig frei darin, ob es zuerst über die Verletzungsfrage entscheidet oder über die Rechtsbeständigkeitsfrage.

00:06:17: Und im konkreten Fall hat es sich gesagt, die Voraussetzungen einer Verletzung liegen nicht vor.

00:06:22: dann brauche ich mich gar nicht mehr im Detail damit befassen,

00:06:25: ob der Anspruch in der nunmehr geltend gemachten Fassung als rechtsbeständig anzusehen ist.

00:06:30: Das heißt, die haben also die Reihenfolge umgedreht.

00:06:33: Schauen wir uns also jetzt die Verletzungsfrage an, weil die ist offenbar der Knackpunkt in dieser Entscheidung.

00:06:37: Da gab es ja in erster Instanz auch den Streit hinsichtlich der Frage,

00:06:42: ob eine mittelbare Patentverletzung vorliegt oder nicht.

00:06:46: Wie hat denn das Berufungsgericht das jetzt beurteilt?

00:06:48: Das Berufungsgericht hat gesagt, dass von einer Verletzung nicht auszugehen ist.

00:06:54: Bei dem genannten System geht es um eine Programmierung dieses Stimulationssystems.

00:06:59: Die Programmierung kann entweder schon bestehen als Vorprogrammierung oder aber die Anwender,

00:07:06: das medizinische Fachpersonal wird hingeführt durch Benutzerhandbücher oder sonstige Anweisungen.

00:07:11: Beides war aber nicht gegeben.

00:07:13: Es war weder ein vorprogrammiertes Muster in dem Stimulationssystem, sodass man es von vornherein in einer patentverletzenden Form hätte verwenden können,

00:07:21: noch gab es irgendeine Anleitung des Fachpersonals, wo man also wirklich konkret dazu hingeführt worden wäre, das patentverletzend zu programmieren.

00:07:30: Es gab da einige interessante Argumente.

00:07:34: Eines davon habe ich besonders spannend gefunden, nämlich die Patentinhaberin hat offenbar auch ein spanisches Benutzerhandbuch gefunden,

00:07:41: das wohl von der Antragsgegnerin vertrieben wurde und hat also gesagt,

00:07:47: in dem spanischen Benutzerhandbuch steht aber sehr wohl drinnen,

00:07:51: dass einzelne Schritte vorzunehmen wären und hat dann konstruiert,

00:07:54: dass das möglicherweise zu einer mittelbaren Patentverletzung führt,

00:07:57: indem man Dritte dazu anleitet, die patentierte Erfindung zu verwenden.

00:08:00: Also im konkreten Fall fand sich tatsächlich die anspruchsgemäße Programmierung

00:08:05: in dem spanischsprachigen Handbuch und das Berufungsgericht ist völlig zu Recht davon ausgegangen,

00:08:09: dass Anwender in Deutschland oder in Frankreich nicht in das spanischsprachige Benutzerhandbuch schauen,

00:08:15: sondern in das französische und in das deutschsprachige.

00:08:17: Und dort gab es eben einen solchen Hinweis nicht.

00:08:20: Es gibt bei der mittelbaren Patentverletzung auch immer so das Argument,

00:08:23: dass das Produkt ohne die konkrete Finalisierung durch den Endanwender,

00:08:29: in unserem Fall eben durch die Programmierung, völlig sinnlos ist

00:08:32: und es eben deswegen notwendigerweise eine mittelbare Patentverletzung geben muss.

00:08:36: Also sinnlos war es in dem Fall auf keinen Fall, denn man kann das sehr wohl auch anderweitig programmieren und entsprechend nutzen.

00:08:43: Da gibt es genügend andere Möglichkeiten, das in einer nicht patentverletzenden Weise zu nutzen, in dem konkreten Fall.

00:08:49: Und wenn das so ist und ich keinen weiteren Hinweis darauf habe, dass man das patentverletzend nutzen soll als Abnehmer,

00:08:57: dann liegt eben auch keine mittelbare Patentverletzung vor.

00:09:01: Das heißt insgesamt keine Patentverletzung, weder eine unmittelbare noch eine mittelbare.

00:09:07: Es war daher auch nicht mehr notwendig, die Frage der Nichtigkeit zu diskutieren.

00:09:12: Korrekt.

00:09:13: Was mich jetzt noch interessiert, das war ja nur ein Provisorialverfahren,

00:09:16: gibt es denn eigentlich ein Hauptsacheverfahren und ist das schon abgeschlossen?

00:09:20: Ja, es gibt ein Hauptsacheverfahren, das ist am 22. Dezember 2025 anhängig gemacht worden.

00:09:26: Wie erwähnt, dauert ein Hauptsachverfahren vor dem UPC üblicherweise ein Jahr.

00:09:31: Also man kann damit rechnen, dass es Ende diesen Jahres oder vielleicht Anfang 2027 eine erstinstanzliche Entscheidung diesbezüglich gibt.

00:09:39: Ich kenne das aus anderen Verfahren, dass für ein Provisorialverfahren eine Lokalkammer zuständig war

00:09:46: und nachdem man gesehen hat, dass es bei dieser Lokalkammer nicht so richtig funktioniert,

00:09:51: dann die Hauptsacheklage bei einer anderen Lokalkammer eingebracht wurde.

00:09:54: Ist denn das grundsätzlich möglich und wie war es hier?

00:09:57: Das ist eine gute Frage, denn tatsächlich sehen die Regeln vor, dass man bekannt geben soll im Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen,

00:10:03: wenn beabsichtigt ist, ein Hauptsacheverfahren nachträglich einzuleiten, vor welcher Kammer dies denn erfolgen möge.

00:10:10: Und in der Regel soll dies vor der Kammer erfolgen, vor der auch das einstweilige Verfügungsverfahren geführt wird.

00:10:16: Das ist aber nicht verpflichtend und tatsächlich gab es Fälle, wo das eben nicht so ist und das Hauptsacheverfahren dann von einer anderen Kammer abgeführt wurde.

00:10:26: Und das ist auch zulässig, also da sprechen jetzt die Regeln des UPC Agreement auch nicht dagegen.

00:10:31: Also es steht jedenfalls nicht explizit drinnen, dass es nicht zulässig ist.

00:10:34: Und in einem Fall, in dem ich noch dazu selbst als Rechtsanwalt vertreten habe,

00:10:40: im Provisorialverfahren seinerzeit, wurde das Hauptsacheverfahren dann von der anderen Kammer anhängig gemacht

00:10:46: und das wurde als unbedenklich empfunden.

00:10:49: Okay, wie lange hat denn jetzt unser Verfahren insgesamt gedauert?

00:10:53: Das konkrete Verfahren wurde eingeleitet mit dem Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen im Juli 2025.

00:11:00: Die erste instanzliche Entscheidung gab es bereits im Oktober 2025.

00:11:04: und dann die Entscheidung des Berufungsgerichts im März 2026.

00:11:08: Das ist durchaus ein üblicher Verlauf.

00:11:10: Man kann damit rechnen beim Inter Partes Verfahren,

00:11:12: dass es binnen drei Monaten eine erstinstanzliche Entscheidung im einstweiligen Verfahren gibt

00:11:18: und innerhalb eines weiteren halben Jahres eine Berufungsentscheidung.

00:11:21: Das heißt, das ist auch ein sehr enges Zeitkorsett,

00:11:23: sowohl für die Parteienvertreter wie auch für das Gericht,

00:11:26: da in so kurzer Zeit zu einer Entscheidung zu kommen.

00:11:29: Und auch das Berufungsgericht, wenn ich es jetzt recht überblicke,

00:11:31: waren es fünf Monate, also hat es relativ zügig entschieden.

00:11:35: Absolut.

00:11:36: Sehen wir uns zum Schluss die Konsequenzen der Entscheidung an.

00:11:39: Zuerst einmal, ist das Verfahren jetzt völlig verloren

00:11:43: oder welche Möglichkeiten gibt es noch?

00:11:45: Das Verfahren ist nicht völlig verloren.

00:11:47: Es gibt ja das Hauptverfahren.

00:11:49: Im Hauptverfahren ist natürlich alles möglich,

00:11:51: aber sie wird sich sicherlich überlegen müssen,

00:11:53: wie sie insbesondere zur Verletzungsfrage weiter argumentieren kann,

00:11:56: um die Sache gegenüber dem Provisorialverfahren noch zu drehen.

00:12:00: Das heißt, ich komme da wieder zur gleichen Kammer, das heißt im Wesentlichen auch zu den gleichen Leuten.

00:12:06: Ich müsste mir also dann praktisch neue Argumente oder möglicherweise auch neue Beweismittel zurechtlegen,

00:12:12: um dann diese Kammer wirklich überzeugen zu können.

00:12:15: Genau, also man ist ja dann im Hauptsacheverfahren nicht beschränkt.

00:12:18: Ich kann selbstverständlich neue Tatsachen und Beweismittel bringen.

00:12:21: Eine andere Frage betrifft jetzt das Streitpatent.

00:12:24: Nachdem der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Maßnahme nicht durchgegangen ist,

00:12:29: bedeutet es ja, dass die Beklagte oder die Antragsgegnerin bis auf Weiteres weitermachen kann.

00:12:34: Also das ist jetzt die Konsequenz, auch wenn diese Handlungen in Zukunft möglicherweise patentverletzend sind.

00:12:39: Genau. Solange es keinen Unterlassungstitel gibt, kann die Beklagte weitermachen.

00:12:43: Das Patent ist weiterhin aufrecht und das wäre es selbst dann,

00:12:47: wenn das Berufungsgericht in seiner Entscheidung davon ausgegangen wäre, dass das Patent nichtig ist.

00:12:52: Korrekt. Die Rechtsbeständigkeit wird nicht entschieden im Provisorialverfahren,

00:12:56: sondern es wird nur eine Wahrscheinlichkeitsprognose abgegeben.

00:12:59: Ja, am Ende so einer Entscheidung stehen immer die Verfahrenskosten.

00:13:02: In der Entscheidung steht ja jetzt, dass die Berufungsklägerin Kosten in der Höhe von 56.000 Euro der Beklagten zu tragen hat.

00:13:10: Wie kommt man auf diesen Betrag?

00:13:12: Ja, Die UPC-Kostenregeln sehen Deckelungen vor, die sich am Streitwert orientieren.

00:13:16: Und so kommt man im vorliegenden Fall auch zu der Berechnung.

00:13:20: Im vorliegenden Fall ist es so, es wurde ein Streitwert von einer Million Euro angesetzt.

00:13:25: Bei einer Million Euro gibt es ein Cap von 112.000 Euro.

00:13:29: Hier ist es so, bei einem Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen geht man davon aus,

00:13:34: dass die erstattungsfähigen Kosten in Höhe von 50 Prozent dieses Caps liegen,

00:13:38: was dann eben 56.000 Euro sind.

00:13:40: Eine geringere oder höhere Kostenerstattung gibt es eigentlich nur,

00:13:43: wenn eindeutige Anhaltspunkte bestehen, dass tatsächlich ein anderer Betrag gerechtfertigter wäre.

00:13:49: Das gab es aber im konkreten Fall nicht.

00:13:52: Das heißt, per Default bekommt man 50 Prozent von dem Tarif sozusagen?

00:13:58: Ja, von der Obergrenze des Tarifs.

00:14:00: In nahezu allen Fällen liegen die wahren Kosten ohnedies höher,

00:14:05: sodass es wenig wahrscheinlich ist, dass ein Fall eintritt,

00:14:08: wo die tatsächlichen Kosten unter dem Cap liegen.

00:14:12: Aber wenn das denn so wäre, wäre auf die tatsächlichen standardmäßigen Kosten abzustellen.

00:14:16: Gut, dann sind wir damit am Ende unseres Verfahrens.

00:14:20: dann darf ich dich noch ersuchen, die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Verfahren für uns zusammenzufassen.

00:14:27: Ja, die wichtigste Erkenntnis ist definitiv, dass das Berufungsgericht gesagt hat,

00:14:31: auch im Verfahren auf Verlass einstweiliger Maßnahmen kann ich eine gegenüber dem erteilten Patent eingeschränkte Anspruchsfassung geltend machen

00:14:39: und auch, dass ich in einem solchen Verfahren Hilfsanträge stellen kann.

00:14:43: Das Ganze ist zwar immer abhängig von den konkreten Umständen des Einzelfalls,

00:14:47: Also ich kann jetzt nicht mit dutzenden Hilfsanträgen daherkommen, das geht nicht.

00:14:52: Aber grundsätzlich ist das möglich, was vorher keineswegs klar war,

00:14:56: das eröffnet Antragstellern im Eilverfahren sehr große Freiheiten und Möglichkeiten,

00:15:02: diese Verfahren zu führen.

00:15:04: Ja, damit herzlichen Dank, lieber Thomas, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast.

00:15:09: Und bis zum nächsten Mal.

00:15:10: Danke sehr.

00:15:15: Das war der IP-Courses-Podcast.

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