G 1/26 | T 873/24 - Coated Steel Strips / "Titan zu Stickstoff Verhältnis" (Vorlageverfahren)

00:00:03: Willkommen beim IP-Kurses-Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.

00:00:12: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich Gerd Hübscher zu Gast.

00:00:18: Der hat uns einen Fall aus der Automobilindustrie mitgebracht, der unter dem Aktenzeichen T 873/24

00:00:26: bekannt geworden ist.

00:00:29: Es wird wieder um Neuheit, erfinderische Tätigkeit,

00:00:32: aber auch um die Überschreitung der Offenbarung gehen.

00:00:36: Und ganz am Ende werden wir sehen, dass in dieser Entscheidung

00:00:39: wieder ein kleiner Aspekt verborgen ist,

00:00:42: der im europäischen Patentrecht bisher noch nie so vorgekommen ist,

00:00:46: zumindest nicht in einer Weise, dass eine Kammer,

00:00:49: das der großen Beschwerdekammer hätte vorlegen wollen.

00:00:52: Das heißt, wir werden uns am Ende mit der Vorlage im Verfahren G 1/26 vor der Großen Beschwerdekammer befassen.

00:01:00: Hallo Gerd.

00:01:01: Hallo Michael.

00:01:02: Ja, tatsächlich ist diese kleine Frage, nämlich nichts Geringeres als wie Patentansprüche eigentlich auszulegen,

00:01:09: sind scheinbar noch immer nicht restlos geklärt.

00:01:12: Wird es vielleicht nie werden, aber heute nähern wir uns wieder einer Klärung ein Stück weit an.

00:01:17: Ja, wir haben hier zwar schon sehr viel darüber gesprochen,

00:01:20: aber scheinbar gibt es immer noch keine Einigkeit bei den Instanzen des Europäischen Patentamts.

00:01:25: Daher schauen wir uns jetzt den Fall an.

00:01:28: Aber bevor wir das im Detail tun, um welche Erfindung ist es denn eigentlich gegangen?

00:01:32: Bei der Erfindung geht es um vorbeschichtete, vorbehandelte Stahlbänder für die Automobilindustrie,

00:01:37: insbesondere für das Warmumformen oder das sogenannte Hot Stamping.

00:01:42: Solche Stahlbänder werden zunächst mit Aluminium oder mit einer Aluminiumlegierung vorbeschichtet

00:01:47: und danach werden sie zugeschnitten, erhitzt und in einer Presse warm umgeformt und dann rasch abgekühlt,

00:01:53: sodass also hochfeste Bauteile entstehen.

00:01:55: Diese Bauteile baue ich dann in ein Fahrzeug ein?

00:01:58: So ist es genau.

00:01:59: Das Problem liegt nicht nur an der Festigkeit des Bauteils, sondern eben auch am Ofenprozess,

00:02:04: weil diese Platinen, heißt das eben beim Erwärmen, durch Rollenöfen fahren.

00:02:08: Wenn diese Aluminiumvorbeschichtung an einzelnen Stellen zu dick ist,

00:02:11: kann es sein, dass es während der Wärmebehandlung zu einer unvollständigen Legierung kommt

00:02:16: und zu einem teilweise Aufschmelzen.

00:02:18: Und dadurch können sich metallische Ablagerungen auf den Rollen bilden,

00:02:22: was zu einem Wartungsbedarf an einem Produktivitätsverlust führt.

00:02:25: Wie hat denn jetzt unser Patentanspruch ausgesehen, um den letztlich gestritten wurde?

00:02:29: Der Patentanspruch geht zunächst einmal von einer konkreten Stahlzusammensetzung aus

00:02:35: und bezieht sich dann im Wesentlichen auf eine Aluminiumslegierungsvorbeschichtung

00:02:39: mit einer konkreten Dicke auf zumindest einer Seite.

00:02:43: Er fordert auch einen Stahlstreifen industrieller Abmessungen,

00:02:47: das heißt also mit mindestens 100 Meter Länge und mindestens 600 Millimeter Breite.

00:02:52: 100 Meter Länge?

00:02:53: 100 Meter Länge mindestens, ja.

00:02:55: Also ein gewaltiges Teil, das da daherkommt und das geht dann in der Form durch den Ofen durch, nehme ich an.

00:03:01: So ist es, genau.

00:03:02: Ja, und dann geht es letztendlich um eine bestimmte Zusammensetzung dieses Stahls mit bestimmten Legierungselementen,

00:03:08: wobei besonders wichtig ein niedriger Schwefelgehalt war, aber auch ein bestimmtes Verhältnis von Titan zu Stickstoff.

00:03:14: Solche Zusammensetzungspatente gibt es ja jede Menge.

00:03:19: Die besondere Neuheit liegt also jetzt in der Kombination einerseits der Zusammensetzung

00:03:23: und andererseits aber auch der Möglichkeit, das dann weiter zu behandeln.

00:03:28: Ist das jetzt ein Verfahrenspatent oder ein Stoff- oder Vorrichtungspatent?

00:03:32: Das ist ein Vorrichtungspatent oder ein Stoffpatent.

00:03:34: Wie ist denn das Prüfungsverfahren gelaufen?

00:03:36: Das Prüfungsverfahren war an sich unspektakulär, mit der Ausnahme, dass es eben schon ein sehr langes Prüfungsverfahren insofern war,

00:03:42: als dass es eben die Teilanmeldung einer Teilanmeldung war.

00:03:45: Also es war nicht die erste Anmeldung auf dieses Stahlband.

00:03:50: Und was sich erst später herausgestellt hat, ist, dass die Anspruchsformulierung ein Merkmal eigentlich weggelassen hat.

00:03:57: Der erteilte Anspruch hat sich auf ein Stahlband bezogen, das eine industrielle Länge und Breite hat,

00:04:04: nämlich mindestens 100 Meter lang ist und das aus einem Grundstahl besteht,

00:04:08: das bestimmte Mengenverhältnisse in Gewichtsprozent hat von Kohlenstoff,

00:04:13: Mangan, Silizium, Chrom, Titan, Aluminium, Phosphor, Schwefel und Bor.

00:04:18: Und das eine, wie gesagt, Aluminiumbeschichtung hat auf einer Seite,

00:04:22: die eine Dicke von 20 bis 33 Mikrometer hat.

00:04:26: Später hat sich dann herausgestellt, dass es vor allem um ein weiteres Merkmal ging,

00:04:31: nämlich um ein Verhältnis von Titan zu Stickstoff,

00:04:34: das eben größer als 3,42 sein soll und das in der ursprünglichen Offenbarung als Gewichtsprozent angegeben war.

00:04:42: In der erteilten Anspruchsfassung ist diese Einschränkung auf Gewichtsprozent

00:04:46: und da war tatsächlich noch ein Bezug auf das Stahlband drinnen,

00:04:50: aber sowohl der Bezug auf das Stahlband als auch die Gewichtsprozent sind weggefallen

00:04:53: und es ist dann einfach im Anspruch nur mehr übrig geblieben,

00:04:57: dass das Verhältnis von Titan zu Stickstoff größer als 3,42 sein soll.

00:05:00: In der Fassung wurde das Patent dann auch erteilt.

00:05:04: So ist es genau. Das hat sich erst später dann herausgestellt, dass das noch problematisch ist.

00:05:09: Gut, nachdem das Anmeldeverfahren jetzt relativ unproblematisch durchgegangen ist, wird es wohl einen Einspruch gegeben haben.

00:05:16: So ist es, ja. Es gab einen Einspruch.

00:05:19: Also welche Einspruchsgründe waren es?

00:05:21: Also tatsächlich waren es alle Einspruchsgründe, also Art 100a bis 100c EPÜ.

00:05:26: Zunächst hat die Einsprechende moniert, dass es nicht ausführbar wäre in vollem Umfang.

00:05:31: Und zwar deswegen, weil diese Legierung, diese einzelnen Stoffangaben eben auch bestimmte Kombinationen zugelassen haben, die widersprüchlich sein sollten.

00:05:41: Also da waren so Prozentangaben zwischen 0 und x Prozent zum Beispiel, wo sich dann die Frage gestellt hat an den Randbereichen, also bei wirklich 0 Prozent geht das dann noch oder funktioniert das.

00:05:51: Das war also ein Angriff. Der zweite Angriff war in Bezug auf Art 100c und dann noch natürlich Art 100a auf Basis aus 30 Entgegenhaltungen,

00:06:04: wobei insofern ganz interessant war, dass es auch ein paar offenkundige Vorbenutzungen gab, konkret gebauter Fahrzeuge,

00:06:10: wo dann tatsächlich auch mit Notar entsprechend Proben entnommen worden sind, um festzustellen, ob dieser verwendete Stahl diesen Kriterien entspricht.

00:06:18: Wir haben ja schon mal über ein Fahrzeug gesprochen, das beim EPA vorgefahren wurde tatsächlich.

00:06:24: Das hat man dann hier nicht versucht.

00:06:26: Wie hat man dieses Beweismittel so vorlegen können, dass das Europäische Patentamt damit auch operieren musste?

00:06:31: In dem Fall sind tatsächlich nur die Dokumente vorgelegt worden.

00:06:34: Also ein Fahrzeug hat es tatsächlich nicht geschafft.

00:06:36: Es ging auch um zwei unterschiedliche Fahrzeugtypen, also das wäre zu aufwendig gewesen.

00:06:40: Interessant an der ganzen Sache ist, dass diese Stahlteile tatsächlich sehr, sehr viele Merkmale gezeigt haben,

00:06:47: bis auf, glaube ich, die Schwefelkonzentration war nicht in dem Umfang und auch die Schichtdicke, eben diese Aluminiumlegierung.

00:06:54: Entscheidend war aber hauptsächlich dann das Unterscheidungsmerkmal dieser Industriegröße des Stahlbandes mit 100 Meter Länge,

00:07:01: weil das natürlich in einem Fahrzeug in der Form nicht unmittelbar und eindeutig geoffenbart war und somit die Frage war,

00:07:06: ist es jetzt implizit für die Fachperson, dass eben so ein Fahrzeug als so einem langen Stahlband gefertigt wird oder nicht.

00:07:12: Und es gab wohl auch Entgegenhaltungen, die solche Stahlbänder gezeigt haben, aber es war dann eben nicht nachvollziehbar, ob jetzt das konkrete Fahrzeug aus so einem Stahlband gebaut worden ist, nämlich genau konkret dieser Dimensionen oder nicht.

00:07:24: Wir haben also zwei unterschiedliche Stände der Technik. Wir haben einmal die Endprodukte, von denen klar war, dass sie an dem Fahrzeug dran waren und im Übrigen auch sämtliche Merkmale bis eben auf die Länge des Stahlbandes in sich getragen haben.

00:07:38: und auf der anderen Seite wissen wir aus dem Stand der Technik auch,

00:07:41: dass es so lange Stahlbänder gibt.

00:07:43: Aber von diesen Stahlbändern, die bekannt sind,

00:07:45: wussten wir nicht, wie die Zusammensetzung oder der Aufbau ist.

00:07:48: Ja, genau. Oder nicht in dem Umfang zumindest.

00:07:51: Das klingt eigentlich wie eine Diskussion nach erfinderischer Tätigkeit.

00:07:55: Hat man das versucht?

00:07:56: Ja, das ist auch tatsächlich diskutiert worden und zwar durchaus ausführlich.

00:08:01: Also es gab sehr, sehr viele Hilfsanträge im Einspruchsverfahren,

00:08:04: die dann im Beschwerdeverfahren noch viel mehr geworden sind.

00:08:06: Also durchaus im hohen zwei- bis dreistelligen Bereich.

00:08:09: Und hat da im Einspruchsverfahren diese Zwischenverallgemeinerung aus dem erstinstanzlichen Verfahren

00:08:14: irgendeine Rolle gespielt, die sich auf die Endentscheidung auswirkt oder war das da egal?

00:08:19: Ja, also im Einspruchsverfahren ist das dem Einsprechenden auch schon aufgefallen,

00:08:24: dass eben ursprünglich diese Formulierung, dass dieses Titan- und Stickstoffverhältnis

00:08:29: im Stahlband in Gewichtsprozent sein soll.

00:08:32: Und er hat auch damals schon moniert, dass das ein Problem sei,

00:08:34: tatsächlich auch mit einem Rückbezug auf dieses Großvaterpatent auf das Ursprungliche,

00:08:38: weil es ja dort letztendlich dann relevant war.

00:08:40: Das hat aber letzten Endes die Einspruchsabteilung zumindest kalt gelassen.

00:08:44: Warum?

00:08:45: Warum? Weil argumentiert wurde es vom Patentinhaber,

00:08:48: dass der Umstand, dass es Gewichtsprozent sein sollen, sich aus verschiedenen Aspekten gibt.

00:08:53: Erstens einmal ist die Angabe in Gewichtsprozent üblich.

00:08:56: Zweitens beziehen sich alle anderen Anteilsverhältnisse im Anspruch 1 auf Gewichtsprozent.

00:09:00: Also das steht tatsächlich auch so drinnen.

00:09:02: Und die Frage war, ob das eine Merkmal der Legierungszusammensetzungen von dem Grundstahl

00:09:09: und das andere Merkmal des Verhältnisses zwischen Titan und Stickstoff,

00:09:13: dass die insofern zusammenhängen, dass man eben nur mit der Meinung sein kann,

00:09:16: dass diese 3,42, dieses Verhältnis auch im Gewichtsprozent zu sehen ist,

00:09:20: so wie alle anderen Angaben.

00:09:21: Also die Frage war, ob diese beiden Merkmale eigentlich zusammenhängen oder nicht.

00:09:25: Und dazu kam auch noch, dass es in der Beschreibung eine Passage gab,

00:09:29: genauer gesagt zwei Absätze, wobei der erste Absatz explizit die Gewichtsprozent

00:09:34: auch in Bezug auf dieses Verhältnis 3,42 genannt hat

00:09:36: und der zweite Absatz dann noch einmal nur mehr auf das Verhältnis 3,42 Bezug genommen hat.

00:09:41: Das war wohl auch die Offenbarungsquelle, auf die sich die Anspruchsänderung dann gestützt hat.

00:09:45: Dort war aber aus dem Zusammenhang der beiden Absätze klar,

00:09:48: dass es sich da nur um Gewichtsprozent handeln kann.

00:09:51: Und man sieht schon ein bisschen, wohin da die Reise gehen wird.

00:09:54: Ja, also irgendwie scheint aus der ganzen Anmeldung hervorzugehen,

00:09:57: dass wann immer man Prozente angibt, immer das Gewichtsprozentverhältnis und nichts anderes gemeint sein kann.

00:10:04: Zumindest kann ich mir vorstellen, dass das im Rahmen der Auslegung durchaus relevant sein könnte.

00:10:09: Genau. Also viel interessanter im Einspruchsverfahren als diese Art 100c Thematik war letztendlich Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

00:10:17: Insbesondere ist es dann eben auf Basis von Mangel der erfinderischen Tätigkeit beschränkt worden, das Patent.

00:10:22: Kam es bei der Auslegung des Patents und bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit jetzt auch schon darauf an,

00:10:28: ob man hier dieses Titan-zu-Stickstoff-Verhältnis in Gewichtsprozent misst oder nicht?

00:10:33: Darauf kam es nicht an, weil man einfach bei der Anspruchsauslegung davon ausgegangen ist,

00:10:38: dass damit Gewichtsprozent gemeint sind.

00:10:41: Also für die Einspruchsabteilung war das überhaupt kein Problem.

00:10:43: Die haben das fachkundig interpretiert und sind einfach davon ausgegangen, was muss Gewichtsprozent bedeuten.

00:10:49: So ist es.

00:10:50: Ich gehe mal davon aus, unser Einsprechender wird sie dagegen beschwert haben

00:10:54: und da vielleicht noch einmal den Finger in die Wunde gelegt haben.

00:10:58: Tatsächlich haben sich beide beschwert, also sowohl die Einsprechende als auch die Patentinhaberin

00:11:03: und hat auch da nochmal den Finger in die Wunde gelegt, natürlich.

00:11:08: Interessant ist jetzt die Frage, sich zumindest auch die Beschwerdekammer gestellt hat,

00:11:12: inwieweit denn jetzt die Frage dieser Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung relevant ist für die Entscheidung oder nicht.

00:11:19: Das ist ja praktisch ein verbundenes Problem.

00:11:21: Dieses Titan-Stickstoff-Verhältnis würde sich einerseits darauf auswirken,

00:11:25: ob die Offenbarung überschritten würde,

00:11:27: andererseits aber auch auf die Auslegung des Anspruchsmerkmals

00:11:29: bei der erfinderischen Tätigkeit bei Überteilung.

00:11:31: So kann man es sehen.

00:11:32: Es gab aber eben, wie gesagt, sehr, sehr viele Hilfsanträge,

00:11:35: dann im Beschwerdeverfahren tatsächlich über 100,

00:11:37: ich glaube 107, wenn ich es richtig im Kopf habe.

00:11:39: Und damit wäre einfach allein durch die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung

00:11:42: sehr, sehr viele dieser Hilfsanträge weggefallen.

00:11:45: Für den Patentinhaber wäre es doch ein leichtes,

00:11:48: dieses Problem zu beseitigen, denn die ursprüngliche Offenbarung,

00:11:50: dass das Gewichtsprozent sind, steht ja bereits im Patent drinnen.

00:11:54: Das heißt, der könnte doch ohne weiteres Hilfsanträge darauf richten,

00:11:57: dass das Verhältnis von Titan zu Stickstoff einfach in Gewichtsprozent gemessen wird

00:12:01: oder in Gewichtsanteilen gemessen wird und damit wäre die Sache doch eigentlich erledigt

00:12:05: oder will er den Schutzbereich da so verbreitern,

00:12:08: dass er auch noch Volumsprozentangaben oder Ähnliches mit dabei haben möchte.

00:12:13: Da bin ich mir zunächst einmal gar nicht so sicher.

00:12:16: Also die Frage ist ja, würde das den Schutzbereich erweitern?

00:12:18: Also haben wir da nicht ein Art 123 Abs 3 Problem?

00:12:21: Weil, und das rechnet zumindest die Beschwerdekammer auch vor,

00:12:25: welche Anteile sich eigentlich ergeben würden, wenn das Mohlverhältnis wäre.

00:12:28: Und dann kommt man eben tatsächlich auf ein Verhältnis von 11, irgendwas,

00:12:31: wenn man ein Mohlverhältnis umrechnet in Gewichtsprozent.

00:12:36: Also es ist nicht so ganz klar, damit man nicht in eine Art 123 Abs 2, 3-Thematik hineinkommt.

00:12:44: Ah ja, das wird ja auch heißen, die offene Formulierung des Verhältnisses Titan zu Stickstoff

00:12:50: ist dann nicht sozusagen der Überbegriff über alles,

00:12:54: sondern das ist dann entweder das molare Verhältnis oder das Gewichtsverhältnis dieser beiden Stoffe.

00:13:02: Genau, also tatsächlich rechnet da die Beschwerdekammer auch vor und sagt,

00:13:07: Indeed for the purposes of assessing the requirements of added subject matter,

00:13:10: considering only a weight ratio could in itself constitute a restriction of the claimed subject matter.

00:13:15: Notably in the case enhanced, there would be no restrictions under Art 54 and 56,

00:13:21: because in view of the wording more than the molar ratio of more than 3.42,

00:13:26: corresponding to a weight ratio of more than 11.70.

00:13:30: Es ist schon nicht ganz klar, ob da nicht nur eine Überschreitung der Sprüche und Offenbarung,

00:13:35: sondern dann in weiterer Konsequenz, wenn ich es wieder beschränke,

00:13:38: auch eine Verbreitung des Schutzbereichs da wäre.

00:13:41: Na sehr schön. Also wir bewegen uns am Rande des Abgrunds der unentrinnbaren Falle. Und ja, die Frage ist jetzt, zu welchem Schluss kommt die Beschwerdekammer jetzt?

00:13:51: Die Beschwerdekammer setzt sich einmal sehr intensiv damit auseinander und zwar wirklich sehr detailliert und in meiner Weise sehr fundiert mit den verschiedenen Rechtsprechungslinien noch einmal oder schon wieder, wir haben ja schon mehrfach in dem Podcast darüber gesprochen, wie denn jetzt die Ansprüche auszulegen sind, in welcher Reihenfolge und inwieweit da die Beschreibung eine Rolle spielt.

00:14:13: Konkret identifiziert sie drei Rechtsprechungslinien oder vier, nämlich die wenigen, die überhaupt die Beschreibung nicht berücksichtigen.

00:14:23: Dann die, die die Beschreibung nur heranziehen, um die Fachperson zu charakterisieren.

00:14:29: Die, die die Beschreibung heranziehen, aber nicht dabei eine Verbreiterung oder Veränderung des Schutzbereichs durch die Ansprüche zulassen.

00:14:37: Und letztendlich die Kategorie von Rechtsprechung, die auch eine Veränderung des Schutzbereichs bei der Berücksichtigung der Beschreibung zulassen.

00:14:45: Jetzt kennen wir ja die Entscheidung G 1/24 und nach meinem naiven Verständnis hätte ich mir doch eigentlich gedacht,

00:14:51: dass G1 aus 24 gerade die Möglichkeit eröffnet, durch die Beschreibung auch den Schutzbereich mit zu verändern.

00:14:57: Damit stellt sich für ihn die Frage, ist das nicht eigentlich schon geklärt?

00:15:01: Ja, das stimmt grundsätzlich. Allerdings ging es bei der G 1/24 ja nicht um die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung.

00:15:08: sondern es ging eigentlich um die Beurteilung von Neuen und erfinderischer Tätigkeit.

00:15:11: Und wie wir wissen, ist ja gerade bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

00:15:14: immer mehr Fachpersonenwissen und dergleichen zu berücksichtigen,

00:15:18: als das jetzt rein bei einer digitalen Neuheit,

00:15:21: aber auch zwischen Zwischenverallgemeinungs-Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung Entscheidung,

00:15:25: dass das der Fall wäre.

00:15:26: Und auch historisch betrachtet ist das EPA ja gerade bei Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung

00:15:31: auf einem sehr, sehr digitalen Weg und auch einem sehr, sehr strengen Weg,

00:15:36: wo sich schon, glaube ich, die Frage stellt, ob jetzt die G1/24 das Potenzial hat, das alles aufzumachen

00:15:42: oder eben nur in Bezug auf die Beurteilung von Neuheit und die erfinderische Tätigkeit.

00:15:46: Nein, aber letztendlich hat uns die G 1/24 doch gesagt, man muss immer auslegen,

00:15:51: wenn es um die Beurteilung eines Patentanspruchs geht.

00:15:55: Und dass ich jetzt einen Unterschied mache, nicht in der Bewertung des Anspruchsgegenstands, des Subject Matter,

00:16:02: sondern in der Auslegung, das wäre mir doch etwas neu.

00:16:05: Also wenn ich einen Anspruch auslege, um seine Patentierbarkeit zu beurteilen,

00:16:09: dann darf das doch eigentlich keinen Unterschied machen, ob ich den Anspruch auslege,

00:16:13: um erfinderische Tätigkeit zu beurteilen oder um die Überschreitung der Offenbarung

00:16:16: oder meinetwegen eine Schutzbereichserweiterung zu beurteilen.

00:16:19: Ich sehe das ja auch so, aber anscheinend war die G 1/24 dabei für die Anwendung nicht so klar,

00:16:27: wie sich manche Beschwerdekammern erhofft hätten.

00:16:30: Kannst du uns da vielleicht nochmal den genauen Zusammenhang mit der G 1/24 näher darstellen?

00:16:35: Die G 1/24 lasst ja noch immer diesen Punkt offen.

00:16:38: Da war ja auch diese Frage, dass der Anspruch der Ausgangspunkt ist

00:16:42: und die Beschreibung dann zur Auslegung herangezogen wird.

00:16:44: Also es war schon noch dieser Two-Step-Approach, zumindest in der Reminiszenz vorhanden.

00:16:49: Und ich glaube, das hat auch die G 1/24 nicht wirklich geklärt,

00:16:52: vor allem in so Randfällen wie, wie gehe ich mit Widersprüchen um oder solchen Dingen.

00:16:56: Also wie löse ich letztendlich ein Merkmal auf,

00:16:59: das, so wie es halt früher war, aus dem Anspruch völlig klar ist

00:17:02: und die Beschreibung gibt dann dann eine völlig andere Bedeutung.

00:17:06: Also es verschiebt nicht nur ein bisschen die Bedeutung,

00:17:08: sondern es gibt ihm halt eine völlig andere Bedeutung.

00:17:10: Mein klassischer Fall war immer, wenn eine Beschreibung rund steht

00:17:13: und in der Beschreibung steht rund heißt eckig, geht es dann wirklich so weit?

00:17:17: Und ich glaube, letztendlich dreht sich alles in dieser Frage darum,

00:17:20: wie breit und wie konsequent ist denn die G 1/24 jetzt wirklich anzuwenden.

00:17:25: Und ein sehr schöner Lackmustest ist tatsächlich bei einem der Kernthemen des EPAs,

00:17:30: also wo man pingeliger fast nicht sein kann,

00:17:32: nämlich der Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung,

00:17:35: was in weiterer Folge ja gleich zu beurteilen ist wie die Neuheitsfrage.

00:17:38: Aber wie gehen wir jetzt damit um, wenn tatsächlich durch die Bedeutung der Beschreibung

00:17:44: es um die Frage von Added Subject Matter geht?

00:17:47: Prüfe ich Added Subject Matter isoliert im Anspruch

00:17:50: oder erst nach der Auslegung des Anspruchs anhand der Beschreibung?

00:17:53: Und wenn ja, wie funktioniert das dann?

00:17:55: Also wir haben also die Situation, dass abgängig von der Dogmatik, die ich anwende,

00:18:00: möglicherweise Unterschiedliches rauskommt.

00:18:02: Wie hat sich die Kammer jetzt letztendlich entschieden?

00:18:05: Die Kammer hat sich dazu entschieden, nicht zu entscheiden, sondern vorzulegen an die große Beschwerdekammer.

00:18:11: Angesichts der G 1/24 wird man sich doch denken, die Sache ist eigentlich gelöst.

00:18:18: Und damit habe ich natürlich das Problem, dass so eine Vorlage eigentlich unzulässig ist.

00:18:23: Wie ist die Kammer damit umgegangen?

00:18:25: Naja, die Kammer hat sich mit den Voraussetzungen des Art 112 Abs 1 auseinandergesetzt.

00:18:30: Und zwar sehr, sehr intensiv und zwar so intensiv, dass die erste Vorlagefrage nämlich auch die Frage nach der eigenen Zulässigkeit ist, was schon bemerkenswert ist für eine G-Entscheidung.

00:18:42: Und letztendlich, also sie führt das sehr, sehr lang und breit aus, aber letztendlich ist die Frage, eine Vorlage nach Art 112 Abs 1 lit a EPU ist ja nur dann zulässig, wenn diese Vorlage notwendig ist, um die Entscheidung zu treffen.

00:18:55: Und die Frage ist auch da, ist diese Entscheidung notwendig, nämlich würde das Patent nicht schon allein aus den Einspruchsgründen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit oder der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit fallen, ist denn die Beurteilung der Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung überhaupt notwendig.

00:19:12: Und scheinbar gab es da auch Rechtsprechungen, die dieses Kriterium sehr, sehr eng ausgelegt hat, also insbesondere eine T-Entscheidung aus 2018, die dem gesagt hat, wenn ein Patent ohnehin fällt, dann muss nicht vor die große Beschwerdekammer vorgelegt werden, nur weil ich irgendeinen anderen Nichtigkeitsgrund noch prüfen will, muss, weil das einfach nicht notwendig ist.

00:19:34: Das ist an sich ein verfahrensökonomischer Zugang. Ich brauche die Rechtsfragen nicht klären, die eigentlich nicht verfahrenswesentlich sind.

00:19:42: Genau. In dem Fall ist es aber so, dass das auch von der verfahrensökonomischen Perspektive durchaus Sinn macht.

00:19:48: Wie gesagt, es gibt um die 100, 107 Hilfsanträge, von denen die meisten wohl fallen würden,

00:19:53: wenn es zu einer Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung kommt.

00:19:56: Also offensichtlich gab es da auch einen großen Anreiz für die Beschwerdekammer,

00:20:00: das nicht alles im Detail prüfen zu müssen.

00:20:02: Auf der anderen Seite argumentiert sie auch, dass das so eine grundlegende Frage ist,

00:20:07: nämlich, und das ist auch durchaus nachvollziehbar und in gewisser Weise aus meiner Sicht sogar ein bisschen,

00:20:12: dramatisch sogar, wenn man sich vorstellt,

00:20:13: dass nach so vielen Jahren EPÜ noch immer nicht

00:20:16: klar ist, wie Ansprüche auszulegen

00:20:17: sind. Also ich kann der Frage

00:20:19: oder dieser Begründung durchaus abgewinnen,

00:20:21: dass die Beschwerdekammer sagt, jetzt haben wir die G 1/24.

00:20:23: Wir wissen, allein

00:20:25: aufgrund der Formulierung der G 1/24 noch

00:20:27: immer nicht, in welcher Konsequenz und Breite die tatsächlich

00:20:29: anzuwenden ist. Und das ist von so

00:20:31: fundamentaler Bedeutung, auch im Lichte

00:20:33: des UPCs übrigens verweist die Beschwerdekammer,

00:20:36: dass hier so eine einheitliche

00:20:37: Auslegung und Klärung wünschenswert ist,

00:20:39: zumal sie auch nach der G 1/24 T-Entscheidungen identifiziert,

00:20:43: die das jetzt unterschiedlich anwenden und auslegen.

00:20:46: Interessant habe ich nur den Punkt gefunden, dass die Beschwerdekammer in der Vorlage sagt,

00:20:50: ja, die Vorlage mag möglicherweise nicht für diesen konkreten Antrag,

00:20:56: also diese konkrete Anspruchsfassung relevant sein.

00:20:59: Aber ich will die Frage dennoch geklärt haben,

00:21:01: weil für irgendeinen der folgenden Hilfsanträge wird es wahrscheinlich schon interessant sein.

00:21:07: Und wenn ich immer nur dann vorlege, wenn es gerade von Relevanz ist,

00:21:09: dann ist das verfahrensökonomisch vielleicht auch nicht die schlaueste Idee.

00:21:13: Dem könnte ich doch eventuell was abgewinnen.

00:21:16: Ich finde das auch.

00:21:17: Also ich finde das tatsächlich in einer Weise erfrischend,

00:21:21: die gerade jetzt nach der G 1/24, glaube ich, angenehm ist,

00:21:24: um wirklich, ja, wir haben eben nach der G 1/24 darüber diskutiert

00:21:28: und ich habe schon so das Gefühl, und wir sehen es auch schon in manchen Tierentscheidungen,

00:21:32: dass da ein gewisser Vorbehalt besteht,

00:21:34: obwohl die G 1/24, also auch für mich, und wir haben es ja diskutiert,

00:21:37: ziemlich klar ist in ihrer Aussage, aber doch sehr von der derzeitigen EPA-Praxis abweicht.

00:21:42: Das noch einmal klarzustellen und zu sagen, ja, das gilt wirklich und es gilt wirklich immer

00:21:46: und es gilt nicht nur bei Art 54 und 56 EPÜ, sondern eben auch bei Art 123 Abs 2-Fragen,

00:21:52: das würde vielleicht die Sache noch einmal klarer machen.

00:21:55: Und selbst wenn jetzt die Große Beschwerdekammer noch einmal sagen würde,

00:21:58: ja, es ist tatsächlich so, wie wir bereits in der G 1/24 gesagt haben,

00:22:01: dann würde das der Anwendung dieser Prinzipien doch noch einmal mehr Gewicht verleihen.

00:22:06: Soviel einmal zur Frage, ob die Große Beschwerdekammer überhaupt über diese Rechtsfrage entscheiden muss oder sollte.

00:22:15: Was waren denn jetzt die eigentlichen Vorlagefragen, um die es im Endeffekt dann gegangen ist?

00:22:20: Ja, es gibt drei Vorlagefragen.

00:22:22: Die erste, wie gesagt, ist zunächst einmal die eigene Frage nach der Zulässigkeit, ganz interessanterweise.

00:22:27: Also konkret, ob eben eine Entscheidung auch dann als notwendig im Sinne des Art 112 Abs 1 EPÜ gesehen werden kann,

00:22:35: wenn die vorliegende Beschwerdekammer zeigt, dass das also eine wichtige Rechtsfrage ist,

00:22:40: die sich aus dem Kontext des Falls ergibt und es für die Beschwerdekammer sinnvoll ist,

00:22:46: diese Frage zuerst zu klären, bevor man darüber entscheidet.

00:22:50: Okay, das war die Frage zur Zulässigkeit und zur Verfahrensökonomie, unter welchen Voraussetzungen was zulässig ist.

00:22:56: Und was waren jetzt die Fragen inhaltlicher Natur?

00:22:58: Die zweite Frage gliedert sich in zwei Teilfragen, nämlich zunächst einmal ausgehend von der G 1/24,

00:23:05: ob der Umstand, dass die Ansprüche Ausgangspunkt und Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit eine Erfindung sind,

00:23:12: ob dieser Umstand ausschließt, dass ein Merkmal, das nur in der Beschreibung oder in der Zeichnung geoffenbart ist,

00:23:19: in die Bedeutung eines erteilten Anspruchs hineingelesen wird,

00:23:22: Insbesondere dann, wenn das zu einer einschränkenden Auslegung des im Anspruch verwendeten Begriffs führt.

00:23:28: Also mehr oder weniger die G 1/24 noch einmal.

00:23:33: Aber jetzt in einem sehr allgemeinen Kontext, nämlich bei jeglicher Beurteilung der Patentierbarkeit.

00:23:39: Und dann Frage 2b, falls Frage 2a verneint wird, ist die Anspruchsauslegung das Ergebnis eines einheitlichen Vorgangs,

00:23:47: der sowohl das Lesen der Ansprüche als auch die Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen umfasst

00:23:52: und schließt der Grundsatz, dass der Anspruch Ausgangspunkt und Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit ist,

00:23:57: nur solche Auslegungen aus, die zwar aus dem Patent als Ganzes abgeleitet werden können,

00:24:02: aber dem allgemeinen technischen Verständnis dem Anspruch verwendeten Begriffe eindeutig widersprechen würden.

00:24:06: Das ist also jetzt quasi die Gegenprüfung der G 1/24 im Kern,

00:24:11: das sich darauf bezieht, dass eben die bisherigen Entscheidungen nicht recht wussten

00:24:16: oder auch die jetzige Rechtsprechung der Beschwerdekammern in diese Richtung gehen,

00:24:21: dass man sagt, es ist noch immer ein zweistufiger Prozess

00:24:23: oder die Formulierung der G 1/24,

00:24:26: dass eben der Ausgangspunkt ist, die Ansprüche,

00:24:28: rechtfertigt noch immer einen zweistufigen Auslegungsprozess,

00:24:31: dass ich zunächst einmal die Ansprüche lese,

00:24:33: sie aus sich heraus verstehe

00:24:35: und dann die Beschreibung heranzieht

00:24:37: zur weiteren Auslegung in dem Sinn.

00:24:39: Oder ist auch diesem zweistufigen Prozess

00:24:42: insgesamt eine Absage zu erteilen,

00:24:44: womit dann aber relativ klar wird,

00:24:46: dass die Ansprüche aus sich heraus

00:24:48: überhaupt keine Bedeutung mehr haben würden,

00:24:50: sondern nur noch gemeinsam mit der Beschreibung.

00:24:53: Was aus meiner Sicht sehr, sehr viel dafür spricht,

00:24:57: weil ich ja die Beschreibung ohne Heranziehen des Fachwissens

00:25:00: gar nicht interpretieren kann.

00:25:01: Also ich brauche ja Wissen über die Bedeutung der technischen Begriffe.

00:25:05: Und wenn ich aber das Fachwissen der Fachperson heranziehen kann,

00:25:07: warum soll ich dann nicht die Beschreibung auch heranziehen können und auch müssen?

00:25:10: Im Ergebnis ist also die Frage 2,

00:25:13: einfach nur mal die Rückversicherung bei der großen Beschwerdekammer.

00:25:16: Meint ihr das mit G 1/24 wirklich ernst?

00:25:20: soll man das wirklich so machen? Und seid ihr euch der Konsequenzen bewusst, die das mit sich bringt,

00:25:26: nämlich insbesondere die, die in der Zusatzfrage gestellt werden?

00:25:30: So würde ich das sehen, beziehungsweise glaube ich, hat ja die große Beschwerdekammer sich in der G 1/24 mit dieser

00:25:37: Formulierung, ja ja, die Ansprüche sind der Ausgangspunkt, doch immer ein Hintertürchen offen gehalten.

00:25:41: Und genau dieses Hintertürchen will man da jetzt auch geklärt sehen.

00:25:45: Gut, die dritte Frage beschäftigt sich dann aber doch etwas detaillierter mit dem eigentlichen Einspruchs- oder Widerrufsgrund, nämlich der Überschreitung der Offenbarung, dem Art 123 Abs 2 EPÜ.

00:25:59: Was sind da die Punkte, die die Beschwerdekammer von der Großen Beschwerdekammer wissen will?

00:26:05: Bei der dritten Frage geht es darum, dass ein Begriff in den Ansprüchen ja mehrere Auslegungen haben kann.

00:26:15: Und jetzt ist es wahrscheinlich leichter, im Lichte einer Gesamtoffenbarung einen Begriff eine Auslegung zu geben, nämlich die wahrscheinlichste.

00:26:23: Fraglich ist aber, ob dann noch immer die anderen möglichen Auslegungen relevant sind, auch in Bezug auf die Prüfung, insbesondere auf eine Überschreitung der Sprüche Offenbarung Art 123 Abs 2.

00:26:34: Und genau das ist auch der erste Teil der Frage 3, nämlich muss bei der Beurteilung der Übereinstimmung mit Art 123 Abs 2

00:26:41: einen in einem Anspruch verwendeter Begriff anhand sämtlicher Auslegungen geprüft werden,

00:26:44: die für den fachkundigen Leser auf Grundlage des Anspruchs allein technisch sinnvoll sind.

00:26:50: Das würde also in unserem Fall jetzt genau auf das Titan-Stickstoff-Verhältnis wieder zurückführen,

00:26:55: nämlich da gibt es die Möglichkeit der Auslegung in Gewichtsprozent, aber eben auch die anderen.

00:27:00: Und wenn ich dann die Überschreitung der Offenbarung prüfe, dann müsste ich auch schauen, ob wirklich auch alle anderen, die sinnvollerweise mit dabei sein können, dann eben auch mit offenbart und beansprucht sind und dass ich nicht einen weggebe oder einen hinzufüge.

00:27:17: Genau, also ganz konkret, wenn die Beschreibung eine Auslegung bedingen würde, dass das tatsächlich sich um Gewichtsprozent handelt, im Anspruch aber die Gewichtsprozent nicht drinnen stehen, grundsätzlich ein Verhältnis in Mol zum Beispiel auch technisch sinnvoll ist, ist das dann auch zu prüfen und ist das dann auch eine mögliche Auslegung in Bezug auf Art 123 Abs 2 EPÜ, die dann letztendlich zu einer Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung führen könnte.

00:27:43: Gut, was war dann der zweite Teil der Frage?

00:27:45: Der zweite Teil ist dann wieder die Kontrollfrage, nämlich wenn der erste Teil der dritten Frage verneint wird, reicht es aus, dass nur diejenigen Auslegungen des Gegenstands des Anspruchs, die vor dem Hintergrund der Patentschrift als Ganzes festgestellt werden, unmittelbar und eindeutig aus den Anmeldeunterlagen in der ursprünglich eingerichteten Fassung ableitbar sind?

00:28:03: Das ist dann noch einmal die Frage, meint sie es wirklich so.

00:28:07: Also für mich liest sich das so, als hätte die Beschwerdekammer tatsächlich Schwierigkeiten, das zu glauben, dass die Ansprüche wirklich so auszulegen sind, wie es in der Beschreibung steht.

00:28:18: Letztlich läuft man da schon auf eine sehr große Schwierigkeit zu, wann immer man unterschiedliche Auslegungen zugrunde legt.

00:28:27: Man muss natürlich über die gesamte Schrift einheitlich auslegen, aber das wäre schon ein sehr schmaler Grad, auf dem du dich bewegst, wenn du Änderungen machst.

00:28:36: dass sozusagen eine Eindeutigkeit der möglichen Auslegungen immer gegeben sein muss.

00:28:43: Das ist schon relativ hart.

00:28:45: Ich glaube nicht, dass es diese Eindeutigkeit geben muss.

00:28:49: Ich glaube, die Beschreibung kann schon mehrere Auslegungen zulassen.

00:28:53: Die Frage 3 zielt darauf ab, muss ich auch die Auslegungen berücksichtigen,

00:28:58: die sich nur aus dem Anspruch ergeben in Bezug auf Art 123 Abs 2 EPÜ

00:29:02: oder reicht es dann nur die zu prüfen, die sich eben in der Gesamtheit mit der Beschreibung ergeben?

00:29:08: Und als Kontrollfrage genügt es denn dann, dass sich die Auslegungen,

00:29:14: die sich eben in Kombination mit der Beschreibung ergeben,

00:29:17: dass die unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung hervorgehen?

00:29:21: Und da hätte man in unserem Fall aber möglicherweise ein Problem,

00:29:24: weil die Auslegung hier bei uns ja durch die Beschreibung eine Einengung erfährt,

00:29:28: der Anspruch hingegen offen für beides wäre.

00:29:31: So ist es, genau. Das heißt also, wenn ich den Anspruch nur für sich nehme, dann wäre der offen für beides.

00:29:36: Sobald ich aber die Beschreibung für die Auslegung des Anspruchs heranziehe, wird aus dem Breiteren wieder das Engere.

00:29:43: Und für den vorliegenden Fall jetzt, das Engere war ursprünglich geoffenbart, das Breitere nicht.

00:29:48: Dann hätten wir im Ergebnis eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung.

00:29:52: Dann hätten wir eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung gehabt oder auch nicht.

00:29:59: Weil sich die Frage stellt, wenn der Anspruch immer so auszulegen war, dann ändert sich der Schutzbereich tatsächlich nicht.

00:30:05: Und dann war es auch keine Zwischenfallgemeinerung.

00:30:08: Die Frage, sind dann Zwischenfallgemeinerungen überhaupt noch möglich?

00:30:11: Ja, das ist ja der nächste Punkt, weil dann lege ich das ja einfach immer so aus.

00:30:16: Dann könnte ich auch auf die Idee verfallen, dass es ja ohnehin aufgrund der Auslegung immer einschränkend auszulegen ist.

00:30:26: Genau, also das ist aus meiner Sicht die logische Konsequenz daraus.

00:30:28: Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Beschwerdekammer dieser Konzern ganz bewusst ist, aber ich habe so den dringenden Verdacht, dass die Beschwerdekammern nicht ganz glauben können, dass die G 1/24 in ihrer ganzen Tragweite so gemeint ist.

00:30:40: Zum Abschluss der Folge würde mich noch interessieren, Gerd, wie würdest du den Fall entscheiden?

00:30:44: Ich würde mir wünschen, dass es ausgeht, dass die große Beschwerdekammer sagt, ja, das ist zwar grundsätzlich zulässig in Bezug auf die Frage 1, weil das würde dazu beitragen, dass wir, glaube ich, viel mehr Fragen geklärt kriegen, die wirklich von Bedeutung sind in der Praxis.

00:30:58: Auf der anderen Seite würde ich befürchten, dass in Bezug auf die Fragen 2 und 3 die große Beschwerdekammer sagt, ja es ist wirklich so, wie wir in der G1 aus 24 gesagt haben, weil aus meiner persönlichen Sicht die einzige wirklich konsistente Schutzbereichsbestimmung und Anspruchsauslegung, die ist anhand der Beschreibung und zwar immer und in jedem Fall.

00:31:16: Und wie gesagt, wenn man das, wie ich es gerne tue, semiotisch betrachtet, dann ist eine Auslegung des Anspruchs gar nicht möglich ohne Beschreibung und auch ohne Fachwissen.

00:31:27: Und da zwischen diesen beiden Dingen zu differenzieren, halte ich für konstruiert.

00:31:31: Das heißt, ja, mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, würde ich erwarten, dass die G 1/24 in der vollen Tragweite bestätigt wird.

00:31:39: Was eben auch bedeutet, dass so formale Dinge, auf denen sich das EPA heute aufhängt, wie eben Zwischenverallgemeinerung, dass man sich die Frage stellen muss, ob das künftig überhaupt noch Raum hat.

00:31:52: Auch ob es diese Art 123 Abs 2, 3-Thematik überhaupt noch geben wird.

00:31:56: Also allein im Vorlagefall zeigt sich ja, wenn das immer einschränkend auszulegen war, dann hat sich der Schutzbereich nie verändert, selbst wenn ich Worte hinzufüge oder weglasse vom Anspruch.

00:32:05: was auch durchaus eine bereinigende Wirkung haben könnte auf das Thema der Anspruchsklarheit.

00:32:12: Weil ja dann ein Anspruch, wenn ich ihn immer anhand der Beschreibung auslege,

00:32:16: viel klarer ist, als wenn ich nur den Anspruch lese und alles andere weglasse.

00:32:20: Und es wird mir persönlich als Patentanwalt in gewisser Weise auch die Genugtuung geben,

00:32:24: dass ich die Beschreibung nicht umsonst schreibe.

00:32:26: Dann herzlichen Dank, lieber Gerd.

00:32:28: Wir werden Sie natürlich über den weiteren Fortgang des Falls hier im Podcast auf dem Laufenden halten und bis zum nächsten Mal.

00:32:40: Bis zum nächsten Mal.

00:32:45: Das war ein IP-Courses-Podcast.

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