T 1931/14 - Verfahren zur Sauerstofferzeugung (Eignungsangaben in Verfahrensansprüchen)

00:00:00: Willkommen beim IP Courses-Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.

00:00:09: Willkommen zur Analyse der Entscheidung zur Auslegung der Begrifflichkeit "Verfahren zur

00:00:15: Durchführung" und zur Bedeutung eines kleines Wortes mit großer Wirkung ZUR. Hallo Fabian,

00:00:22: schön dich zur heutigen IP Courses-Podcastfolge begrüßen zu dürfen.

00:00:26: Hallo Gerd, wie immer vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ja, dass das bereits einleitend

00:00:31: geradezu inflationär erwähnt, heute habe ich die Entscheidung T 1931/14. Es ist eine

00:00:39: Entscheidung der Beschwerdekammer vom 21.02.2018 mitgebracht und genau darin geht es um das

00:00:46: unscheinbare Wörtchen "zur" in Patentansprüchen und vor allem um dessen Eignung den Anspruchswort

00:00:51: vom Stand der Technik abzugrenzen. Was hat es denn jetzt mit diesem kleinen Wort zur auf sich?

00:00:57: Ja grundsätzlich, das lernt man ja bereits relativ früh als Anwärter, ist "zur" oder auch "zum"

00:01:04: beziehungsweise die Abwandlungen, die man da erkennt, als "geeignet für" zu verstehen. Wenn also

00:01:11: eine entgegengehaltene Vorrichtung zum gleichen Zweck geeignet ist, obwohl das nicht explizit

00:01:16: angegeben ist, so wirkt das "zur" nicht als Abgrenzung gegenüber der entgegengehaltenen

00:01:23: Vorrichtung. Man stelle sich jetzt also beispielsweise eine Vorrichtung zum Halten von

00:01:28: Rindern vor und der entgegengehaltene Stand der Technik ist beispielsweise eine Vorrichtung zum

00:01:35: Halten von Pferden. So wird es wohl nicht recht überzeugend sein, dass diese Zweckwidmung zur

00:01:41: Abgrenzung dient, einfach weil wohl davon auszugehen ist, dass eine Vorrichtung, die eben

00:01:46: ein Pferd halten kann, auch dazu geeignet ist ein Rind zu halten. Es ist also in aller Regel so,

00:01:53: dass das "zur" eben eine Zweckwidmung ist, die in den seltensten Fällen als Einschränkung wirkt.

00:02:00: Es gibt die seltenen Fälle aber auch, also ich denke an dieses berühmte Beispiel mit dieser

00:02:06: Eiswürfelform und wo die Frage ist, ist die neuheitsschädlich für eine Form zum Schmelzen

00:02:12: von Metall. Jetzt wissen wir, dass Eiswürfelformen normalerweise für einen anderen Temperaturbereich

00:02:18: ausgelegt sind als Metallschmelzeformen und daher ist genau dort diese Zweckeignung nicht gegeben,

00:02:26: das wäre also in diesem Fall eine zulässige Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik,

00:02:30: zumindest steht so in den Richtlinien. Genau, also im Prinzip aus meiner Sicht durchwegs,

00:02:36: konsequent, weil eben implizit bei einer geforderten Eignung für eine Umschmelze,

00:02:41: sind implizit gewisse Materialeigenschaften, wie du bereits gesagt hast, gefordert und die sind

00:02:47: dann eben bei einer solchen Zweckwidmung durchaus einschränkend. Es ist also so, dass es bei

00:02:53: Vorrichtungen relativ einfach nachzuvollziehen ist, ob denn so ein "Zur" im Sinne einer Zweckwidmung

00:03:00: einschränkend wirkt oder eben nicht. Bei der Entscheidung war es aber anders. Da war

00:03:05: es ja keine Vorrichtung, sondern ein Verfahren. Was gibt es da für besondere Aspekte? Das kleine

00:03:12: Wörtchen zur so unscheinbarer als auch sein mag hat tatsächlich je nachdem, welcher Anspruchsart es

00:03:19: vorkommt, durchaus unterschiedliche Bedeutungen und genau das wollen wir uns heute anschauen.

00:03:24: Was ist denn der Fall, von dem wir heute ausgehen? Tatsächlich handelt die Erfindung heute von einem

00:03:30: Verfahren zur Sauerstofferzeugung und worauf man jetzt achten muss, ist, dass das Verfahren zum

00:03:38: Herstellen von Sauerstoff zur Versorgung einer Gasturbine eingesetzt wird. Dann bleiben wir mal

00:03:46: beim Konzept der Erfindung. Du hast gesagt, es geht um das Herstellen von Sauerstoff zu euch

00:03:55: Ja, eben mit dem Sauerstoff soll aus einer Kohle ein Synthese-Gas erzeugt werden und

00:04:02: dieses Synthese-Gas wird dann in weiterer Folge zum Betreiben einer Gasturbine eingesetzt. Auf

00:04:09: diese Weise kann Energie erzeugt werden. Jetzt braucht ja jeder Verbrennungsvorgang irgendwie

00:04:14: Sauerstoff, wo liegt da das Problem? Das Problem ist, in der Sauerstoffversorgung selbst, gemäß der

00:04:22: Erfindung, wird dieser Sauerstoff nämlich aus einer Luftzerlegungseinheit gewonnen. Das heißt,

00:04:27: aus der Luft wird der reine Sauerstoff extrahiert. Also ich erhöhe einfach den relativem Anteil von

00:04:37: Sauerstoff als, dass ich einfach nur Verbrennungsluft nehme. Genau, es funktioniert im Wesentlichen so,

00:04:41: dass ich die Luft unter hohem Druck, unter tiefe Temperaturen setze und dann im Rahmen von einem

00:04:47: Destillationsverfahren den Sauerstoff von dem Stickstoff trenne. Wenn ich damit jetzt eine

00:04:53: Gasturbine betreibe, wie du gesagt hast, gibt es da Schwierigkeiten, die dabei auftreten?

00:04:57: Ja, das ist genau die Schwierigkeiten, mit dem sich die Erfindung befasst. Die Gasturbine muss

00:05:01: nämlich üblicherweise in Abhängigkeit vom Energiebedarf betrieben werden. Das Problem ist jetzt aber,

00:05:07: dass die Luftzerlegungseinheit in einem sehr engen Betriebsbereich optimal eingesetzt werden kann.

00:05:14: Sprich, ob jetzt auf der einen Seite das Verlangen, dass ich die Gasturbine sehr variabel

00:05:18: betreiben kann und auf der anderen Seite möchte er aber die Sauerstofferzeugung auf einem sehr

00:05:24: konstanten, im Betriebsoptimum befindlichen Niveau betreiben. Und da setzt die Erfindung ein.

00:05:30: Okay, gut, also das klingt nach seinem klassischen Problem, wo ich unterschiedlich erzeugt, als ich

00:05:34: verbrauche. Also gerade in der Softwaretechnik, wo ich zu Hause bin, kommt sowas häufig vor. Wie

00:05:38: kann man es denn da lösen, verfahrenstechnisch? Jetzt würde es mich interessieren, wie wird

00:05:41: es in der Softwaretechnik gelöst? Man nimmt einfach einen Puffer, der das zwischenspeichert.

00:05:46: Ja, ganz genau so funktioniert es auch in der Chemie. Es ist ein Pufferspeicher, der

00:05:51: zwischengeschaltet wird. Wenn zu viel Sauerstoff erzeugt wird, wird der dort gespeichert. Wenn

00:05:55: der Sauerstoff benötigt wird, wird der im richtigen Verhältnis wieder verdampft und abgezogen und

00:06:01: dann zur Zeugung des Synthesegases eingesetzt. Klingt zu weit, so naheliegend. Das Prüfungsverfahren

00:06:09: hat sich jetzt ziemlich lange hingezogen, elf Jahre, wenn ich das sehe. Was hat denn da so lange

00:06:14: gedauert? War das strittig, ob es eine Erfindung ist? Elf Jahre schreit noch an gewissen Streitpotenzial.

00:06:22: Also ich möchte jetzt nicht zu genau darauf eingehen, weil es wirklich, man könnte glaube ich

00:06:26: eigene Folge damit füllen. Es ging nämlich allein aus dem Prüfungsverfahren eine eigene

00:06:32: Beschwerdekammer Entscheidung. Aber grundsätzlich sehr so viel gesagt, es war eine US-Erstanmeldung,

00:06:39: das USPTO hat recherchiert, hat die Anmeldung für neu und erfinderisch gehalten, das Europäische

00:06:45: Patentamt hat nach recherchiert, hat ein neues Dokument gefunden und das war zumindest gemäß

00:06:51: der Meinung vom Europäischen Patentamt neuheitsschädlich. Daraufhin klassischerweise gibt es

00:06:57: neue Ansprüche. Die neuen Ansprüche haben Ar 123 (2) Thematiken hervorgerufen. Das bedeutet,

00:07:04: sie überschreiten die ursprüngliche Offenbarung. Ja, genau. Dann gibt es einen zweiten Bescheid,

00:07:08: einen dritten Bescheid. Und im Endeffekt hat man sich dann darauf geeinigt, dass im Rahmen einer

00:07:14: mündlichen Verhandlung die Neuheit und erfinderische Tätigkeit des zuletzt vorgelegten

00:07:20: Anspruchssatzes diskutiert wird. Die Patentinhaberin hat dann aber nicht an der mündlichen Verhandlung

00:07:27: teilgenommen, woraufhin es einen Zurückweisungsbeschluss gab. Damit kann es noch nicht zu Ende gewesen

00:07:33: sein. Wir müssen ja noch zu unserer Beschwerdekammerentscheidung. Ja, genau. Tatsächlich kam es

00:07:38: dann auch zu einer Beschwerde, aber das ist eben nicht die Beschwerde, die uns heute interessiert,

00:07:42: sondern eine gesonderte Entscheidung. Und kurz zum Ergebnis, die Beschwerdekammer hat entschieden,

00:07:50: dass der Anspruch doch neu sei, hat zurück verwiesen an die Prüfungsabteilung und die hat dann

00:07:57: fast ein bisschen aufgegeben und gesagt, es ist neu, es ist auch erfinderisch, bitte,

00:08:02: elf Jahre sind genug. Der Markt wird sich aber nicht so einfach zufrieden gegeben haben,

00:08:09: wie die Prüfungsabteilung, nehme ich an. Genau so ist es. Der Markt ist dann mit einer neuen

00:08:15: Druckschrift hergekommen. In dem Fall war das die D6. Und diese D6, die hat jetzt ein Verfahren

00:08:21: zum Herstellen von Sauerstoff gezeigt, hat aber eben nicht explizit diese Gasturbine erwähnt.

00:08:29: Das heißt, wir haben als potenzielles Unterscheidungsmerkmal dieses "Zur Versorgung eines

00:08:35: Gasturbinenkraftwerks" drinnen. Genau um das geht es in der Entscheidung. So ist es. Wie waren da die

00:08:42: Positionen der Einsprechenden und der Patentinhaberin? Die Einsprechende ist sehr mechanisch an die

00:08:48: Sache herangegangen, hat das gelöst wie bei einer Vorrichtung. Wir haben ja vorher schon

00:08:51: eingangs besprochen, dass das Zur bei Vorrichtungen nur eine Zweckwidmung ist und daher nicht

00:08:58: einschränkend zu interpretieren ist. Und genau dieser Meinung ist auch die Einsprechende gefolgt.

00:09:06: Sie hat gemeint, na bitte, wir haben da Verfahren zum Herstellen von Sauerstoff. Es umfasst alle

00:09:12: Merkmale, also umfasst den Puffer etc. Und die Eignung zur Versorgung einer Gasturbine, die ist

00:09:18: auch gegeben. Die Leitungen etc. sind nämlich vorhanden. Das heißt, der Stand der Technik,

00:09:23: die D6, zeigt ein Verfahren, das im Endergebnis ebenso Sauerstoff produziert und das würde

00:09:29: sich genauso eignen für den Einsatz mit einem Gasturbinenkraftwerk. Genau, das war relativ

00:09:37: unstrittig. Die Einsprechende hat dann auch noch auf eine Rechtsprechung referenziert,

00:09:43: nämlich auf die T 304/08. Das war damals ein Verfahren zur Geruchsminderung und dort ist

00:09:50: die Beschwerdekammer genauso gesehen. Die hat eben das Wörtchen Geruchsminderung nicht als

00:09:56: einschränkend empfunden und deswegen war damals ein Stand der Technik, der alle Verfahrensschritte

00:10:03: zeigt, nicht aber explizit gezeigt hat, dass das zur Geruchsminderung eingesetzt wird,

00:10:08: neuheitsschädlich. Wie hat sich die Patentinhaberin jetzt dagegen verteidigt? Die Patentinhaberin hat

00:10:14: jetzt gesagt, na bitte das ZUR als reine Eignung, so geht es natürlich nicht. Wir benötigen ganz

00:10:23: zwingend diese Gasturbine. Das heißt, die Gasturbine ist ein Merkmal, die den Anspruchswort

00:10:32: laut einerseits einschränkt und somit ist es auch notwendig, dass ein potenzieller,

00:10:39: neuheitsschädlicher Stand der Technik eben diese Verwendung in Kombination mit der Gasturbine zeigt.

00:10:44: Das heißt, das ZUR ist in dem Fall oder nach Sicht der Patentinhaberin nicht

00:10:49: als ein "geeignet für" zu verstehen, sondern als ein "zwingend verwendet mit".

00:10:55: So kann man es sagen, in Wahrheit, dass es ein Merkmal ist, mitzulesen ist, kann jetzt in dem

00:11:01: Fall sogar ein funktionales Merkmal gesehen sein, beispielsweise, also ganz allgemein gesagt,

00:11:07: es wird verwendet mit der Gasturbine, deshalb muss es auch Verbindungsstücke zur Gasturbine,

00:11:15: etc. geben. Wie hat das die Beschwerdekammer aufgelöst? Die Beschwerdekammer ist relativ

00:11:22: differenziert an die Sache herangegangen, so leicht wie bei Vorrichtungen kann das leider

00:11:26: nicht gelöst werden. Man muss eine Fallunterscheidung machen. Wenn die Merkmale nach dem ZUR die Anwendung

00:11:35: oder die Verwendung des Verfahrens weiter definieren, so wie es im vorliegenden Fall tatsächlich ja ist,

00:11:43: dann sind die Merkmale durchaus als einschränkend mitzulesen. Wenn jedoch die Merkmale nur den

00:11:53: Zweck oder die technische Wirkung angeben, die sich ohnehin auf Basis der Abfolge der Merkmale

00:12:01: ergibt, so wie es bei der Geruchsminderung der Fall war, dann ist dieses Merkmal eben nicht

00:12:07: als einschränkend zu sehen. Die Beschwerdekammer hat es also gesagt, der Einsatz der Gasturbine

00:12:14: da gibt es tatsächlich auch eine Wechselwirkung, nämlich der Puffer wird ja in Abhängigkeit des

00:12:21: Energiebedarfs entweder stärker oder weniger stark verwendet. Da gibt es eine Wechselwirkung,

00:12:28: das ist ein Merkmal, das interagiert mit dieser Gasturbine und deswegen ist es eben auf keinen

00:12:38: Fall ein Merkmal, das nur die technische Wirkung angebt, sondern es ist ein funktionales Merkmal,

00:12:45: es steht im Zusammenhang, im funktionellen Zusammenhang mit der Sauerstofferzeugung und

00:12:51: daher ist es als einschränkend zu sehen. Die Frage bei den funktionellen Merkmalen ist ja immer

00:12:56: die, ich habe ein Merkmal, das ich nicht klarer konstruktiv normalerweise kennzeichnen kann. Also

00:13:03: ich sage jetzt einfach, wenn wir bei der Vorrichtung bleiben, eine Form zum Schmelzen von Metall und

00:13:08: das impliziert mir, dass das eine gewisse Temperaturbeständigkeit haben muss und das kann

00:13:12: kein Grundstoff sein, also das ist oder der klassische Lehrbuchfall von einem funktionellen

00:13:16: Merkmal. Wenn ich das jetzt auf dieses Verfahren anwende, dann stellt sich ja da eigentlich die Frage,

00:13:22: ist diese Zweckwidmung, also diese Anwendung des Verfahrens für den Betrieb des Gasturbinen-

00:13:28: Kraftwerks, impliziert es irgendwelche zwingenden Merkmale oder nicht? Das würde ich auch so sehen

00:13:36: und im vorliegenden Fall ist es ja tatsächlich so, nämlich es steht dann auch tatsächlich im

00:13:41: Anspruchswortlaut so drinnen, dass die Speisung des Puffers oder eben das Herausziehen vom gepufferten

00:13:50: Sauerstoff und im weiter Folge dann die Verdampfung vom Sauerstoff in Abhängigkeit des Bedarfs von dieser

00:13:58: Gasturbine erfolgt. Und das ist glaube ich so ein bisschen der funktionale Zusammenhang, der uns,

00:14:06: der diesem Merkmal im Anspruch, die Seele gibt und auch eben die zwingende Bedeutung.

00:14:15: Dann sehe ich aber jetzt gar nicht so sehr den Unterschied zur Vorrichtung. Also bei der

00:14:20: Vorrichtung habe ich beim funktionellen Merkmal ja auch die Frage, impliziert mir dieses Merkmal

00:14:25: irgendwelche zusätzlichen Dinge, die ich damit hineingelesen muss dann. Also wenn ich eben,

00:14:30: weil bei dem, wenn ich die Vorrichtung habe zum Umschmelzen von Metall oder wie auch immer,

00:14:33: dann geht mit dem Metall zwingend eine gewisse Temperaturbeständigkeit einher, die aber nicht

00:14:38: explizit drinnen steht, die aber trotzdem dann einschränkend wirkt durch die Zweckwidmung.

00:14:42: Genauso ist es dann in dem Verfahren auch. Umgekehrt, wenn mir diese Angabe eigentlich überhaupt keine

00:14:47: Einschränkung bringt, auch in der Vorrichtung, weil ohnehin alle Merkmale schon dastehen und

00:14:52: dass darüber hinaus nichts Zusätzliches mit sich bringt, dann habe ich beim Verfahren genau

00:14:57: den gleichen Effekt. Wenn man es so aufsetzt, dann gibt wieder recht zumindest fallt mir jetzt

00:15:04: nichts ein, was dagegen sprechen würde. Wie ist dann das Beschwerdeverfahren ausgegangen?

00:15:09: Also die Beschwerdekammer hat gesagt, D6 ist nicht neuheitsschädlich. Die erfinderische Tätigkeit

00:15:14: vermag sie nicht zu beurteilen, sie möchte nämlich der Anmelderin die Chance der doppelten

00:15:19: Instanz geben und hat dann an die Einspruchsabteilung zurück verwiesen. Und die Einspruchsabteilung

00:15:25: hat dann fast den Klassiker gemacht und gesagt, das ist neu. Und aus diesem nächstliegenden

00:15:32: Stand der Technik geht nicht hervor, dass eben diese Luftzerlegungseinheit mit einem Gas-Turbine

00:15:41: kombiniert wird. Somit ist es nicht nahegelegt und dann hat die Einspruchsabteilung beurteilt,

00:15:48: dass der Anspruchswort auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

00:15:52: Das heißt, wir lernen daraus, dass das Wörtchen "zur" mit Vorsicht zu genießen ist,

00:15:56: vor allem im Kontext von Verfahren, weil die Zweckwidmung dort und das funktionelle Merkmal

00:16:01: im Verfahren doch ist so mein Eindruck, denn die Tendenz hat einschränkender zu wirken

00:16:07: als in der Vorrichtung. Genau aufpassen beim Wörtchen "zur".

00:16:12: Damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge vom IP Courses Podcast.

00:16:17: Vielen Dank für die Einladung Gerd und bis zum nächsten Mal.

00:16:21: Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org,

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