G 1/24 | T 439/22 - Gathered Sheet (Ausgang des Vorlageverfahrens / Schutzbereichserweiterung)

00:00:03: Willkommen beim IP-Courses-Podcast,

00:00:06: dem Podcast für europäisches Patentrecht.

00:00:12: Liebe Zuhörer, wir haben uns ja schon öfters mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/24 beschäftigt.

00:00:19: Heute wollen wir uns ansehen,

00:00:21: wie die Geschichte ausgegangen ist.

00:00:23: Und dazu habe ich wieder Gerd Hübscher bei mir,

00:00:25: der für uns im Podcast schon mehrfach über diese Entscheidung berichtet hat.

00:00:29: Hallo Gerd.

00:00:30: Hallo Michael.

00:00:31: Es wird zunehmend zu meiner Lieblingsentscheidung.

00:00:33: Das ist schön. Auch wenn wir jetzt schon mehrfach darüber gesprochen haben,

00:00:36: vielleicht noch ganz kurz,

00:00:37: was war denn die Erfindung,

00:00:39: um die es bei der G 1/24 gegangen ist?

00:00:42: Es ging um einen aerosolerzeugenden Artikel,

00:00:46: bei dem ein aerosolbildendes Material letztendlich erhitzt wird.

00:00:50: Also so ein Tabakblatt zum Beispiel?

00:00:52: Zum Beispiel,

00:00:52: ganz genau.

00:00:53: Also, für die Erfindung wurde ein Patent erteilt und es gab dann einen Einspruch basierend auf einem Stand der Technik.

00:01:01: Wie hat dieser Stand der Technik ausgesehen und vor allem, wie hat der Einsprechende argumentiert,

00:01:06: dass das jetzt neuheitsschädlich sein soll?

00:01:08: Es gab eine Reihe von umliegenden Stand-der-Technik-Dokumenten.

00:01:11: Wirklich relevant war aber das Dokument D1,

00:01:14: das tatsächlich alle Merkmale des Anspruchs 1 gezeigt hat,

00:01:18: bis auf ein Merkmal, das eben strittig war,

00:01:21: nämlich das "gathered sheet of aerosol-forming material".

00:01:26: Strittig war dabei konkret,

00:01:28: was unter dem Begriff "gathered" zu verstehen ist.

00:01:31: Aus sich heraus und wohl auch anhand des umliegenden Standes der Technik

00:01:35: bedeutet "gathered" in irgendeiner Form gerafft oder gefaltet,

00:01:39: um eine dreidimensionale Struktur zu erhalten.

00:01:42: Im Absatz 35 der Anmeldung bzw.

00:01:45: des erteilten Patents war aber eine weitere Definition,

00:01:49: nämlich konkret,

00:01:51: dass "gathered" bedeutet,

00:01:52: dass die Tabakfolie in irgendeiner Form convoluted, folded

00:01:54: oder otherwise compressed oder constricted ist,

00:01:57: was grundsätzlich erlaubt,

00:02:00: dass eben beliebigere Formen dieser Faltung oder eben Komprimierung des Tabakblatts möglich werden.

00:02:06: Und der Stand der Technik zeigt jetzt genau so eine andere Variante.

00:02:10: Richtig, also in der D1 war es nicht gefaltet in der strengen,

00:02:14: wortsinngemäßen Auslegung,

00:02:15: sondern es war zu einem Zylinder gerollt.

00:02:18: Und dieses "convoluted" umfasst damit eben auch zu einem Zylinder gerollt.

00:02:24: Und dementsprechend wäre also, wenn man die Auslegung des Absatzes 35 heranzieht,

00:02:28: die D1 neuheitsschädlich gegenüber dem Anspruch 1.

00:02:32: Und das war mehr oder weniger auch die Position des Einsprechenden oder der Einsprechenden.

00:02:37: Die Patentinhaberin hat demgegenüber gesagt,

00:02:39: ja,

00:02:39: es gibt ausreichend Rechtsprechung, die sagt, die Ansprüche gehen vor,

00:02:42: die Beschreibung ist nur heranzuziehen, wenn es eben zu Widersprüchen kommt und dergleichen.

00:02:46: Und dementsprechend ist der Anspruch neu.

00:02:49: Wie hat es jetzt die Einspruchsabteilung gesehen?

00:02:50: Die Einspruchsabteilung ist der einen Rechtsprechungslinie gefolgt und hat gesagt, ja, es ist tatsächlich neu,

00:02:56: weil der Anspruch aus sich heraus klar ist.

00:02:58: Das heißt, es besteht keine Notwendigkeit,

00:03:00: dass ich die Beschreibung konsultiere.

00:03:02: Und daraufhin ist das Patent unverändert aufrechterhalten worden.

00:03:06: Das heißt, wir haben also einen Einsprechenden,

00:03:07: der in Beschwerde geht

00:03:10: und seine Ansicht von der Beschwerdekammer jetzt bestätigt wissen will.

00:03:14: Genau,

00:03:14: so ist es.

00:03:16: Letztendlich geht es jetzt im Beschwerdeverfahren ausschließlich um diese Grundsatzfrage,

00:03:20: wie ist denn jetzt die Beschreibung heranzuziehen oder nicht heranzuziehen

00:03:24: zur Auslegung dieses Begriffs "gathered"?

00:03:27: Die Einspruchsabteilung hat die Beschreibung schlicht ignoriert

00:03:31: und der Beschwerdeführer hat gesagt,

00:03:33: die Definition des Absatzes 35 ist Teil des Patents,

00:03:36: sie muss berücksichtigt werden.

00:03:38: Die Definition ist auch technisch sinnvoll, sie widerspricht keinem Fachverständnis,

00:03:41: also es gibt jetzt keinen Widerspruch, den ich zugunsten der Ansprüche auflösen müsste.

00:03:45: Es ist auch ausdrücklich formuliert und umfasst damit eindeutig auch so spiralförmig gewickelte Strukturen,

00:03:51: wie es in der D1 ist, und damit ist es neuheitsschädlich.

00:03:54: Die Patentinhaberin hat letztendlich das wiederholt und hat gesagt,

00:03:57: also es gibt eben den Vorrang der Ansprüche, die "primacy of claims",

00:04:01: und nur wenn der Begriff unklar oder mehrdeutig ist,

00:04:03: dann darf die Beschreibung herangezogen werden, das sei dann nicht der Fall.

00:04:07: Und damit ist "gathered sheet" für den Fachmann eindeutig und der Absatz 35 ist nicht maßgeblich.

00:04:12: Damit ist man aber dann offensichtlich zu einer Frage gekommen, die bisher in der Geschichte des Europäischen Patentamts unterschiedlich beurteilt wurde, wo es scheinbar unterschiedliche Rechtsprechungslinien gab.

00:04:24: Und das wurde der Großen Beschwerdekammer vorgelegt.

00:04:26: So ist es. Letztendlich hat die Kammer festgestellt,

00:04:29: dass die Rechtsprechung in Bezug auf die Berücksichtigung der Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche nicht einheitlich ist und hat daher der Großen Beschwerdekammer vorgelegt.

00:04:39: Kurz gefasst mit der Frage, ist denn die Beschreibung heranzuziehen? Es gab da noch ein paar Nebenfragen,

00:04:45: nämlich was die Rechtsgrundlage dafür ist, aber damit haben wir uns ausführlich schon an anderer Stelle beschäftigt.

00:04:51: Ja, da dürfen wir verweisen auf unsere zweite Staffel. Da haben wir uns das in drei Folgen näher angeschaut. Das waren Folgen 11, 12 und 25.

00:05:00: Vielleicht kannst du uns nur mal kurz zusammenfassen: Wie hat die Große Beschwerdekammer die Frage beantwortet, bevor wir uns dann den weiteren Verlauf des Falls anschauen können?

00:05:09: Ich fasse das wirklich sehr kurz zusammen,

00:05:11: nämlich die Beschreibung und die Zeichnung sind immer heranzuziehen.

00:05:14: Das heißt,

00:05:14: nachdem das geklärt ist,

00:05:16: wird der Fall wieder an die Beschwerdekammer zurückgehen

00:05:20: und die muss jetzt darüber entscheiden,

00:05:22: wie mit dem konkreten Einzelfall umzugehen ist.

00:05:25: Wie hat denn jetzt der Patentinhaber reagiert?

00:05:28: Der Patentinhaber hat in dem Fall jetzt natürlich ein gewisses Problem gehabt,

00:05:32: weil die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ein massiver Erfolg für die Argumentation der Beschwerdeführerin war.

00:05:37: Er hat es versucht,

00:05:39: die G 1/24 möglichst eng zu interpretieren,

00:05:42: weil es eben in der G 1/24 konkret heißt, dass die Ansprüche weiterhin den Ausgangspunkt bilden für die Interpretation.

00:05:49: Und es ist auch ein neuer Begriff eingeführt worden in der G 1/24,

00:05:54: nämlich das "consulten" der Beschreibung und der Zeichnung,

00:05:58: wo nicht ganz klar war, meint das jetzt das Gleiche,

00:06:00: was sonst immer gemeint war, vor allem auch im Lichte des Artikels 69,

00:06:04: oder was bedeutet "consulted", ist es zwingend oder nicht?

00:06:07: Und daran hat sich die Patentinhaberin aufgehängt und hat auch mehr oder weniger ein zweistufiges Modell entwickelt und hat gesagt,

00:06:14: na gut,

00:06:14: zunächst liest der Fachmann den Anspruch isoliert und erst im zweiten Schritt schaut er ergänzend in die Beschreibung zur Auslegung.

00:06:23: Und wenn er das macht,

00:06:24: erkennt er, dass die Definition in diesem Absatz 35 eigentlich nicht zum Rest des Patents passt.

00:06:30: Das heißt, er hat das durchaus dann holistischer gesehen und hat gesagt, ja, es gibt eigentlich auch Ausführungsbeispiele,

00:06:35: und die einzige Stelle in dem Patent, wo eben dieser Begriff "gathered sheet" weiter ist, ist dieser eine Absatz.

00:06:41: Und dementsprechend kann die Gesamtoffenbarung jetzt nicht so ausgelegt werden.

00:06:45: Ich gehe mal davon aus, der Einsprechende wird es sicher anders gesehen haben.

00:06:48: Und die G 1/24 wird ihm da sicher Rückenwind verschafft haben.

00:06:52: Ja, der hat sich natürlich argumentativ in einer sehr komfortablen Situation befunden.

00:06:57: Die G 1/24 lässt schlicht keinen Raum dafür, die Definition im Absatz 35 zu ignorieren.

00:07:03: Die Beschreibung muss tatsächlich zur Auslegung auch verwendet werden.

00:07:06: Und er hat auch ganz bewusst diese Zwei-Stufen-Theorie der Patentinhaberin angegriffen,

00:07:11: weil die Auslegung ein einheitlicher Vorgang sei.

00:07:13: Und das Entscheidende war eben, dass auch dieser Absatz 35 keinen Widerspruch zur restlichen Offenbarung einführt.

00:07:19: Ich glaube, das waren jetzt die wesentlichen Positionen, die es in diesem Beschwerdeverfahren gegeben hat.

00:07:24: Wie hat es die Kammer jetzt gesehen?

00:07:26: Die Kammer hat sich zunächst einmal bemüßigt gefühlt, diesen Begriff "consulting" einzuordnen

00:07:31: und hat da erfreulicherweise,

00:07:33: selbst wenn es nur in einer T-Entscheidung war, aber doch erfreulicherweise aufgeräumt und hat gesagt,

00:07:38: also mit "consulting" ist nichts anderes gemeint als mit den Begriffen, die ohnehin schon in der Rechtsprechung verwendet wurden

00:07:43: und auch in Artikel 69 verwendet werden.

00:07:45: Das heißt also, "consulting" ist gleichzusetzen mit "referring to", "using" oder "taking into account".

00:07:51: Das sind funktionale Synonyme,

00:07:53: die alle bedeuten, dass die Beschreibung verwendet wird, um die Bedeutung der Anspruchsbegriffe zu bestimmen.

00:07:59: Auch dieser Zwei-Stufen-Theorie,

00:08:01: die an sich auf durchaus schlaue Weise da eingeführt worden ist von der Patentinhaberin,

00:08:06: dem hat die Kammer eine klare Absage erteilt, auch gestützt auf die G 1/24,

00:08:12: weil diese Ansprüche, Beschreibung und Zeichnung gesammelt,

00:08:15: gelesen werden

00:08:16: und die Auslegung des Anspruchs ja erst anhand der Beschreibung möglich sei.

00:08:21: Das würde also bedeuten, ich kann eigentlich ein Patent und einen Patentanspruch eigentlich nur dann sinnvoll auslegen,

00:08:28: wenn ich auch gleichzeitig die Beschreibung mit dabei habe.

00:08:30: So sieht es die Kammer, genau.

00:08:33: Zu welchem Ergebnis kommt man denn jetzt, wenn man so auslegt?

00:08:36: Na ja,

00:08:37: die Kammer musste sich dann noch ein bisschen damit auseinandersetzen,

00:08:40: was bedeutet jetzt diese holistische Auslegung dahingehend,

00:08:44: dass ja die Patentinhaberin argumentiert hat, dass es Ausführungsbeispiele gibt,

00:08:47: die eben gerade nicht eine zylindrische Wicklung dieses "gathered sheet" bedeuten.

00:08:52: Da hat sich die Kammer insofern damit auseinandergesetzt, dass sie gesagt hat,

00:08:55: na ja,

00:08:55: diese Ausführungsbeispiele sind eben Ausführungsbeispiele,

00:08:58: also es sind nur mögliche Varianten der Erfindung,

00:09:01: es steht aber nirgends drin,

00:09:03: dass das einschränkend zu verstehen wäre.

00:09:05: Also es ist durchaus denkbar, dass es halt noch andere Ausführungsformen gibt,

00:09:08: die halt nicht offenbart sind, aber es hat schlicht keinen Widerspruch erzeugt.

00:09:13: Und vor dem Hintergrund war es der Kammer auch möglich,

00:09:16: dem Einsprechenden vollinhaltlich zu folgen und eben zu sagen,

00:09:20: "gathered" umfasst nach dieser Definition im Absatz 35 "folded",

00:09:25: "convoluted" oder "otherwise compressed or constricted".

00:09:28: Und dementsprechend ist das genau die Struktur, die auch in der D1 offenbart ist.

00:09:33: Dementsprechend fehlt es an der Neuheit und dementsprechend fällt der Hauptantrag.

00:09:38: Wenn du jetzt sagst Hauptantrag, dann gab es wohl auch noch einen Hilfsantrag.

00:09:42: Es gab einen Hilfsantrag und zwar hat Philip Morris tatsächlich einen sehr schlauen Schachzug gemacht.

00:09:50: Und zwar hat der Hilfsantrag die Ansprüche unverändert gelassen und einfach nur den Absatz 35 gestrichen.

00:09:57: Was natürlich im Lichte der G 1/25 sehr interessant ist, aber darum geht es heute ja noch nicht.

00:10:01: Diesen Fall,

00:10:02: zumindest den Beginn, haben wir im Podcast ja schon an einer anderen Stelle besprochen.

00:10:06: Aber jetzt konkret zurück.

00:10:08: Wie hat sich die Kammer zum Hilfsantrag gestellt?

00:10:11: Zunächst stellt sich mal die Frage, wie reagiert die Einsprechende auf diesen Hilfsantrag?

00:10:16: Und natürlich so, wie Einsprechende immer reagieren, nämlich: es ist verspätet.

00:10:18: Verspätet, ganz klar.

00:10:19: Der Hilfsantrag ist auch als Reaktion auf die G 1/24 eingereicht worden.

00:10:23: Das war also nach der Ladung zur ersten mündlichen Verhandlung, die ja bereits vor der Vorlage an die Große Beschwerdekammer erfolgt ist.

00:10:31: Und damit hat die Kammer das Problem gehabt,

00:10:33: dass sie jetzt in ihrer eigenen "discretion" entscheiden musste,

00:10:36: liegen da jetzt außergewöhnliche Umstände vor?

00:10:39: Sie hat gemeint, ja, die Vorlage an die Große Beschwerdekammer sind außergewöhnliche Umstände.

00:10:45: Dementsprechend wird der Hilfsantrag zugelassen,

00:10:48: zumal er auch ausreichend vor der mündlichen Verhandlung,

00:10:51: nämlich der zweiten mündlichen Verhandlung, eingebracht wurde.

00:10:54: Das heißt, man kann also sagen,

00:10:55: wenn eine Große-Beschwerdekammer-Entscheidung mitten in diesem Beschwerdeverfahren stattfindet,

00:11:01: dann sind die Wahrscheinlichkeiten größer,

00:11:03: dass man auch danach eventuell noch Stellung nehmen kann.

00:11:06: Das klingt eigentlich sehr freundlich von der Beschwerdekammer.

00:11:08: Ich würde mich nicht darauf verlassen.

00:11:10: Sowieso nicht, ja.

00:11:13: Es scheint so, ja.

00:11:15: Vielleicht war das auch im Wissen der Kammer, wie es dann weitergeht.

00:11:18: Also ich sehe da schon immer wieder die Tendenz der Beschwerdekammern,

00:11:21: dass sie, wenn sie schon wissen, dass es ohnehin nichts bringt,

00:11:24: dann eher Anträge zulassen, um sich die Diskussion zu ersparen.

00:11:28: Ja, das bringt uns ja damit unmittelbar zum Ergebnis dieses Verfahrens,

00:11:31: nämlich was den Hilfsantrag betrifft.

00:11:34: Ja, was glaubst du denn?

00:11:35: Also, was bedeutet denn jetzt in dem Licht das Streichen des Absatzes 35?

00:11:40: Vermutlich wird die Offenbarung überschritten sein.

00:11:42: Das wäre zumindest mein erster Ansatz.

00:11:44: Habe ich auch gedacht, und ich habe mir gedacht,

00:11:46: unheimlich spannend.

00:11:47: Vor allem, was bedeutet das jetzt, wenn ich die Bedeutung drehen kann,

00:11:50: auch im Licht der G 1/25 und jetzt plötzlich mein Patent etwas ganz anderes bedeutet,

00:11:54: als es ursprünglich beim Einreichungszeitpunkt war.

00:11:57: Aber nein,

00:11:58: diese Spannung kann ich nicht bieten.

00:12:00: Der Einsprechende hat dann auch 123(3) angezogen.

00:12:03: Auf den ersten Blick verblüffend, aber dieser Absatz 35 hat ja zwei Elemente gehabt.

00:12:09: Das eine Element,

00:12:11: dass es eben den Begriff "gathered sheet" erweitert im Hinblick auf gerollte,

00:12:16: es war aber auch eine Einschränkung in Bezug auf,

00:12:19: wie die Struktur generell ist von diesem "gathered sheet".

00:12:23: Also es ging auch darum, dass das irgendwie "cylindrical" und was weiß ich was immer ist.

00:12:26: Dementsprechend, wenn man das also aufteilt und sagt, also gut, es gibt ein Element,

00:12:29: das engt vielleicht den Schutzbereich ein, es gibt ein anderes Element, das erweitert ihn umgekehrt,

00:12:34: dann hat man nicht nur eine 123(2)-Thematik, die ist nämlich überhaupt nicht diskutiert worden an der Stelle,

00:12:39: interessanterweise, sondern insbesondere eine 123(3)-Thematik.

00:12:42: Da könnte man noch einen Hilfsantrag versuchen und dann diese zweite Erweiterung einfach nicht vornehmen.

00:12:47: Das wäre spannend gewesen, wäre dann wahrscheinlich tatsächlich eine Überschreitung der ursprünglichen

00:12:51: Offenbarung gewesen, und hätte ich mir tatsächlich gewünscht,

00:12:53: dass es alles nicht mehr passiert.

00:12:55: Es ist auch sehr wahrscheinlich,

00:12:56: dass da so ein Herumgeplänkel in so einem späten Verfahrensstadium

00:13:01: dann auch tatsächlich nicht mehr zugelassen worden wäre.

00:13:04: Gut, das bedeutet also,

00:13:05: sämtliche Hilfsanträge haben sich als unzulässig erwiesen.

00:13:09: Eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer stand auch keine mehr im Raum.

00:13:12: Das heißt,

00:13:13: damit musste das Patent letztendlich widerrufen werden.

00:13:16: Genau.

00:13:17: Es gab dann noch einen Streit um die Kosten.

00:13:20: Also der Einsprechende hat sich einen Kostenersatz wegen der zweiten mündlichen Verhandlung gewünscht.

00:13:25: Der Patentinhaber hat ihn notwendig gehalten, eben aufgrund der Vorlage an die Große Beschwerdekammer.

00:13:30: Da ist die Kammer dann aber mehr oder weniger zum Ausgleich der Patentinhaberin gefolgt

00:13:35: und hat gemeint, die zweite Verhandlung war sachlich gerechtfertigt und daher kein Kostenersatz.

00:13:39: Hätte ich mir jetzt zwar auf Anhieb auch gedacht.

00:13:41: Ja,

00:13:42: also es ist nicht wirklich spannend.

00:13:43: Das wäre vorher viel spannender gewesen.

00:13:46: Gerd,

00:13:47: nachdem du jetzt so viel Zeit mit dieser Entscheidung verbracht hast und mit allen Aspekten,

00:13:51: was ist denn dein persönliches Fazit jetzt,

00:13:54: wo die ganze G 1/24-Saga endgültig abgeschlossen ist?

00:13:58: Ich befürchte, sie ist nicht abgeschlossen.

00:14:00: Ich befürchte, wir werden dann noch unser blaues Wunder erleben im Rahmen der G 1/25.

00:14:05: Aber ich finde jetzt die G 1/24 für sich auch in der Anwendung der T-Entscheidung,

00:14:09: auch wie sie gechallenged wurde durch die Patentinhaberin,

00:14:12: durchaus schlüssig.

00:14:13: Also ich finde die Argumentation sehr sorgfältig, dahingehend zu schauen,

00:14:18: was ist denn tatsächlich der Offenbarungsgehalt der Beschreibung.

00:14:21: Ich finde es auch sehr vernünftig, dass man sagt, man kann den Ansprüchen,

00:14:25: wenn man die G 1/24 korrekt anwendet,

00:14:28: keine Bedeutung beimessen,

00:14:29: ohne die Beschreibung zu lesen.

00:14:31: Das finde ich auch erkenntnistheoretisch sehr vernünftig.

00:14:34: Ich weiß, es gibt Gegenstimmen dazu, die überzeugen mich persönlich aber nicht.

00:14:38: Gut, dann freut es mich,

00:14:40: dass du, lieber Gerd, mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer

00:14:44: und dem, was dann danach herausgekommen ist, zufrieden bist, und bis zum nächsten Mal.

00:14:48: Bis zum nächsten Mal.

00:14:53: Das war ein IP-Courses-Podcast.

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